商标权侵权行为的认定

商标权侵权行为的认定

文 / 胡波

一、确定商标权的权属

商标权在《商标法》中叫做注册商标专用权。在对商标侵权行为进行认定时，首先需要判断举报人或受害人是否拥有注册商标专用权，那么要怎么判断举报人或受害人是否拥有注册商标专用权呢？

（一）商标注册证书

是否拥有商标权的判断相较于著作权较为简单，最直接的依据就是看主张权利的人是否有商标注册证书，以判断这个商标是否经过注册，国家商标局是否授予注册商标专用权。因此举报人需要提供商标证以便执法人员核验相关情况，执法人员还可通过商标局官网查看商标的权利状态，相关程序的进度，以及商标是否有效等。注册商标获得授权后，有效期为10年，期满可以续展。此时执法人员需要特别注意的是商标授权日期是否将要满10年，或者已经满10年，有没有续展，或者是否在续展程序中。那么在续展和延展期内的商标权益怎么认定呢？在该类案件中认定商标权益则更为复杂一些。此外，由于商标权存续期间不需要交年费，不会像专利一样存在因为没有交年费而导致失效的情况，因此确定商标权的权属较为简单，在有商标证的情况下，到商标局官网查询核实一下便可确认商标权的权属问题。

（二）处于无效程序中的商标

商标授权后可能被提出无效，自商标注册五年内，在先权利人或是利害关系人认为不应该授予商标权的，可以向商评委申请宣告该注册商标无效。一旦商标被宣告无效，那么该注册商标专用权视为自始不存在。市场监管部门常常面临的一个问题是，如果一个商标有商标注册证书，但却处在无效程序中，还未最终宣布结果，这种情况下应该如何处理呢？能否认定为商标侵权呢？能否下达处罚决定呢？笔者认为无效程序不应该影响商标侵权的认定，市场监管部门也不需要中止行政执法程序，在作出行政处罚决定前，无效决定尚未形成，那么就依然可以下达处罚决定。当然在现实中，有些执法人员担心如果最终商标无效决定作出，处罚决定也会相应的无效，导致办错案。但是严格来说，在无效程序中无需等待，可以直接做出处罚决定。因为按照现实的权利状况，还未生效的无效决定应视为商标权依然有效，那么应该依照商标权有效作出相应的裁判和认定，多数法院也是持相同的看法，很少有因无效程序而中止商标侵权案件的审理。尽管如此，执法人员还是可以查看一下被投诉人提出无效申请的请求书，如果无效理由很有力，很可能作出无效决定，为了减少工作麻烦，可以等待无效决定作出。当然，现在的办案期限也有要求，执法人员也可以考虑与国家商标局沟通，看能否请求加快该案的审理进程。若执法人员认为对方提出的无效申请理由难以成立，便可以直接做出处罚决定。

（三）处于“撤三”程序中的商标

《商标法》第49条第2款规定“注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该商标”（这是《商标法》中的“商标撤三制度”，以下简称“撤三”）。若一个案件处于“撤三”程序中，我们能否做出行政处罚决定呢？笔者认为道理与无效程序相同，处理方式也应该一样。而且“撤三”几乎是无需等待或考虑其结果的，因为无效决定作出，商标权利自始不存在，但“撤三”不具有溯及力，虽然之后商标可能被撤销，但是在这之前发生的侵权行为依然可以构成商标侵权行为。但是在“撤三”之后，再发生的所谓侵权行为便不再成立，因为“撤三”决定已经作出并生效，商标本身应视为不存在。

综上，对于商标权属的确定，通常应根据商标证的内容来判断，但需注意两种特殊情况：处于无效程序中的商标权和处于“撤三”程序中的商标权。

二、是否有侵权行为

在进行审查时，第一步就是确认商标权的权属。在确定存在合法有效的商标权及其权属后，就可以进入第二步的程序。第二步程序中需要考虑的问题是：是否存在侵权行为。判断是否有侵权行为分成两步：首先是确认是否存在作为商标使用的行为，其次是判断被使用的标识是否与注册为商标的标识相同或者近似。

（一）是否有作为商标使用的行为

商标侵权行为指的是《商标法》规定的作为商标使用的使用行为。这里所说的使用并非一般意义上的使用，必须是作为商标意义上的使用，只有这样的使用才有可能构成侵权。什么是商标的使用？当某人制造产品，并在产品上使用他人享有商标权的 LOGO标识时，这被视为使用，这是制造当中的使用。然后，某人将带有该标识的产品出售，这是销售他人享有注册商标专用权的商品，这属于销售中的使用。这些使用行为都构成侵权。为何我们强调作为商标使用？因为有些使用我们不认为是作为商标的使用。举例来说，笔者曾代理的一个案子，涉及到甘肃地区一个商标，由“神州兴陇”几个汉字组成，某人抢注了这个商标。随后，甘肃银行发行了一张银行卡，卡名是“神州兴陇卡”，与该商标的汉字完全相同。于是，这个人起诉甘肃银行侵犯其注册商标专用权。经过一审、二审和再审，最高院裁定不构成侵权，理由是什么？其中采纳的一个理由是，这不是作为商标使用，而是作为卡的名称使用，类似于商品名称。因此在认定商标侵权的行为过程中，不仅要判断是否有使用行为，更要进一步判断是不是商标性使用。

（二）是否相同或近似

判断是否有侵权行为，首先要有作为商标使用的使用行为。接着，需要考虑的是，被使用的标识是否与注册为商标的标识相同或者近似？相同的情况不用多说，自然构成侵权无可辩驳。但在实际情况中，许多情况是不相同，需要进一步判断是否近似。如果近似，就构成侵权，如果不近似，就不构成侵权，这必须进行仔细的考量。

判断是否近似也可以分为两个步骤：第一步是观察被投诉人使用的标识与注册商标的标识，包括图案和文字，从直观上看是否相似？如果完全不相似，那么就可以认定为不构成侵权。如果难以判断是否相似，就需要考虑第二步。第二步是考虑商品的普通消费者在看到这两种标识时是否会产生混淆，只有相似加上混淆，才构成近似。《商标法》是这样规定的，所以需要考虑是否存在混淆。其实判断是否构成商标侵权，最核心的就是考虑被投诉的标识与其注册商标是否容易使普通消费者产生混淆，或者容易联想到该商品是某企业所生产。如果有混淆或联想，就构成近似，是侵权行为，否则就不构成侵权。这与著作权的实质相似一样，都涉及到一定程度的主观判断，在许多案件中，也会出现极大争议。比如，笔者所代理的一个案子，在涉及到商标是否近似的判断时，法官在判决书中详细地说明了双方商标使用历史、具体情况和相关问题。因此，近似与否不能脱离于实际情况单纯从两个图案放在一起对比的角度来判断，而是要结合商标使用的历史来综合考量。在鳄鱼案中，鳄鱼商标本身涉及两个鳄鱼，一个朝左的鳄鱼商标，一个朝右的鳄鱼商标。最高院再审认为，考虑到这两个鳄鱼的使用历史，认为它们可以共存，朝左的鳄鱼没有侵犯朝右鳄鱼的商标权，不构成近似。所以近似与否的判断不仅仅是机械的、纸面上的比较，必须考虑复杂的历史纠葛。

三、是否有抗辩理由

在确定商标权的权属以及是否有商标侵权行为后，第三步要考虑是否存在《商标法》上规定的合法抗辩理由。

（一）描述性使用的抗辩

《商标法》第五十九条第一款对描述性使用进行了规定。举个例子，某汽车修理店的广告牌上写有“修理宝马、奔驰等各类高档汽车”，显然使用了宝马、奔驰的商标，但是这并不构成商标侵权，店家本身没有将宝马、奔驰的字体放大突出，与其他文字字号大小相同，很明显店家使用宝马、奔驰的商标是为了说明其服务对象，服务范围，属于描述性使用，不构成侵权。

（二）在先使用的抗辩

《商标法》第五十九条第三款规定了另一个合法的抗辩理由：在先使用，即在商标申请前已经广泛使用，并且产生一定影响。虽然商标已被抢注，但在该情况下不构成商标侵权，在先使用人依然可以继续使用该商标。

（三）合法来源的抗辩

《商标法》第六十四条第二款对合法来源的抗辩理由进行规定，比如某商店销售的产品是正规渠道进货，有发票、合同等，价格也与正常产品相符，此时销售者也无法识别商品是否为假冒。在这种情况下，销售者属于善意，其售卖产品有合法来源，根据法律规定销售者不能再销售，但无需承担赔偿责任，这在民事案件中是也是常用的抗辩理由。

（四）本身持有合法商标的抗辩

依照《商标法》第四十二条规定转让商标或四十三条的规定许可商标使用。在现实情况中，不时有这样的案件发生，比如某个企业规模太大，不同部门之间不了解互相的商标权许可使用情况，因此发生争议。

总 结

综上，商标侵权案件中侵权行为的处理包括以下三个步骤：第一，需确认商标权的权属，主要依据投诉人是否拥有商标证，从而判断其是否拥有合法有效的商标权；第二，判断是否有侵权行为，需要查明是否存在《商标法》意义上的使用行为，是否相同或近似；第三，要考虑是否涉及描述性使用以及其他合法的抗辩理由。

作者简介

胡 波

法学博士，暨南大学教授，北京中银（珠海）律师事务所律师，高级合伙人。现任广东知识产权保护协会专家库专家、珠海市中级人民法院司法智库专家委员、珠海市第十届人民代表大会常务委员会立法顾问、广东省律师协会涉外知识产权中心成员等职务。著有《专利法的伦理基础》《知识产权法哲学新论》等著作。主持国家社科基金、教育部基金项目。曾代理数十件有重大影响的知识产权诉讼案件，为十余家世界五百强、上市公司、头部企业提供法律服务。

联系方式：qgrhb@126.com