驰名商标的保护

驰名商标的保护

文 / 胡波

一、驰名商标的认定原则

认定驰名商标的第一个基本原则就是个案认定。很久以前，驰名商标的认定方式是主动认定，行政主管机关可以评定驰名商标/著名商标，这是一种普遍性的全国范围内的评选。现行法下，驰名商标采取个案认定的方式。根据个案认定原则，驰名商标的认定必须在具体的商标案件中进行，并且认定的结果只对该案件有效。在不同的案件中，同一商标可能需要重新认定其是否为驰名商标。

认定驰名商标的第二个基本原则是被动认定。驰名商标的认定是在商标权利人提出请求，并在相关案件处理中，根据需要进行的。知识产权局商标局、商标评审委员会以及人民法院不会主动进行驰名商标的认定，只有在权利人提出保护请求，且认定将影响案件结果时才会进行认定。

认定驰名商标的第三个基本原则是非必要不认定原则。在一般的商标侵权案件中，如在相同或类似的商品或服务上使用相同或近似商标的，直接依据现行商标法的规定就可以认定构成商标侵权，驰名商标与否并不影响案件侵权认定，这种情况就不满足必要性的条件。只有当案件处理确实需要认定一个商标是否驰名时，才会进行认定。如果普通商标的保护措施已经足够，那么就没有必要进行驰名商标的认定。最常见的有必要认定驰名商标的情况是跨类，在后文详述。

二、驰名商标认定的途径

现行法下，驰名商标认定的途径就两个：一个是行政认定，一个是司法认定。

行政认定由国家知识产权局商标局作出认定，可能存在于商标异议程序，还有授权确权程序当中，另外市场监管局在商标执法中，也可能做出驰名的认定。例如在商标无效宣告案件中，如果想要无效一个在其他类别上的在先商标，只能通过要求国家知识产权局对引证商标的驰名作出认定。市场监管局、国家知识产权局在商标争议行政处罚案件中，或者在商标异议案件中，或者在商标授权确权案件中，对于商标是否驰名作出认定，此为行政认定程序。这里需要强调的是，任何人或者单位不能无缘无故向相关机构申请认定驰名商标，现在已经没有这种一般性的认定了。

司法认定就是向法院提起一个具体的商标侵权案件或者不正当竞争案件，在案件中法院根据需要认定驰名商标。以涉及企业名称的案件，即使用与他人驰名商标相同或近似的文字作为字号举例：按照现行商标法规则，突出使用他人商标有可能构成商标侵权，如果双方处于不同行业，以商标侵权就必然需要主张驰名商标的认定；如果对方没有突出使用，就极有可能构成不正当竞争，此时，如果对方的经营范围跟引证商标指定的商品类别不是相同或类似的商品的时候，也需要认定驰名商标。在司法认定中，法院在判决书中会根据当事人提供的相应证据作出驰名或者不驰名的认定。

三、企业申请驰名商标的举证方法

我们在申请驰名商标认定的时候，无论是走行政途径还是司法途径，办案人员不会仅仅因为自己对某商标感觉上非常熟悉就认定其为驰名商标，重点在于提供的证据，法院和行政机关是根据当事人提供的证据来做出评判。因此，举证方法是申请驰名商标的重要环节，企业也可以围绕举证思路去积累品牌建设方面的资料。

按照现行商标法的规定，认定驰名商标应该考虑以下几项因素：

一是相关公众对该商标的知晓程度，熟悉程度。需要注意的是，这里“相关公众”的含义需要结合具体情况进行分析。对于日常消费品来说，普通人的感知就几乎可以等同为是相关公众或者消费者的感知；但是对于一些非日常消费品的专业性商品，并不要求所有公众都知晓、熟悉，而是只需要在相关行业内进行调研即可。比如挖掘机的商标，即使在行业内再有名，普通的社会人士可能也根本没听过，只有在挖掘机行业的生产者、销售者、使用者等人群认定知晓程度、熟悉程度才是合理的认定。

二是该商标使用的持续时间，使用时间过短将会成为认定驰名商标的一个障碍。假如一个商标本身才注册使用一两年，很难说服法官。

三是该商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围。品牌投放广告是宣传的一个重要环节，广告的层次越高，投入量越大，持续时间越长，越容易被认定为驰名。

四是该商标作为驰名商标受保护的记录。现行法下驰名商标的认定原则为个案认定，但是以前是否曾被认定为驰名商标是一个考虑因素。需要注意的是，这并不意味着曾经被认定过为驰名商标，以后就一定都会被认定为驰名商标。我曾经也代理过某些案子，某商标以前被商标局认定为驰名商标，在后面的案件中又被法院否定驰名。法官所持的观点是，商标驰名与否也是有动态变化的，可能某商标曾经一度享有很高的知名度，但其声誉、影响力也可能逐渐下降。

法院和行政机关在认定商标是否驰名的时候，主要考虑以上四项因素，当事人也可以补充其他证明商标驰名的证据予以支持与佐证。具体的举证思路如下：

第一，享有商标权利的证据。当事人必须证明他是商标的所有者，这当然是最基本的要素。对于大多数商标来说，只有注册商标才更有可能被认定为驰名商标。需要注意，未注册的商标也有可能被认定驰名，比如酸酸乳，但是这种认定是极为罕见的。

第二，商标使用的证据。提交商标使用的证据，主要是为了证明使用商标的持续时间很长，是持续使用的，而且使用的方式是涵盖我们商标法规定的商标使用。作为商标使用的几种主要方式的。包括销售，在商品上使用、在广告上使用、在合同上使用。这些使用方式都应该提供相应的证据。特别要注意，这种使用应该是在指定的商品和服务上的使用，在非指定的商品和服务上的使用，反而特别在商标局这个层面，反而更容易被认为是一种不规范的使用，可能有负面的这样一种减分的这样一种效果。

第三，知名度的证据。我们在诉讼中有时会提供市场调研报告、消费者调查报告、年度报告等，来证明商标知名度，同时也有助于对商标、商品是否近似的判断。此类报告可以比较直观、客观地证明商标知名度、影响力的事实，但是费用普遍较高。媒体报道也是一种重要的证据，成本相较于前述报告低很多。媒体报告经常在诉讼案件中被用以证明商标知名度，媒体对企业、对商标品牌的美誉度报道，一般会在驰名商标的认定过程中，起到很好的加分作用。

第四，宣传的证据。宣传证据中非常重要的一类证据就是广告。如果一个品牌一个广告也没做，就比较难被认定驰名。在现代商业社会，广告的快速传播效应是无可替代的。当事人可以提供合同、发票以及广告的播放记录，若能证明当事人一直在持续地投放广告，且在传播度比较高的媒体中投放，就会更好。

第五，商标受保护记录的证据。商标受保护记录的证据就是指在其他案件中曾经被认定为驰名商标的记录。这个记录也包括在废止著名商标认定制度之前，曾被认定为著名商标的证据，也有一定的作用。

第六，商标市场影响力的证据，这个也是很重要的一类证据。商标市场影响力主要从市场份额、销售量、销售区域是否涵盖国内一些主要的区域、利税等情况进行分析。

第七，持续使用的证据。现行法并没有规定持续使用时间的标准，从经验上来讲，这个持续使用的时间至少为三年以上，五年是一个普遍比较认可的时间。在提交持续使用的证据时，不仅要证明曾经使用过，还需要证明在这么长的时间里，持续使用相应的商标。这也提示企业在平常的品牌建设中，需要注意留存这方面的一些资料。我们曾经有个商标案子，需要找当年投放广告的证据，恨不得上天入海，好在非常幸运，最后在国家图书馆找到一份报纸。所以，既然企业都已经花钱做了广告，有品牌方面的宣传，就一定要注意随时留存相关证据。

四、驰名商标的特殊保护

为什么这么重视驰名商标的认定？从法律上来说，法律给了驰名商标比一般的普通注册商标更宽、更广、更大的一个权利。所以我们要了解一下我国法律对于驰名商标究竟有一些什么特殊的保护。

第一，驰名商标可以实现跨类保护。一般的注册商标，权利人只能在指定的商品类别里面才享有专用权。只有他人未经允许在指定的商品类别上使用，才构成侵权；在不相同的商品或服务上使用，是不侵权的。所以代理机构在企业注册商标时鼓励企业全类注册，甚至在全世界各国都注册，这样成本就会非常高。而且现在讲究诚信申请，打击非诚信的申请行为，注册防御性商标反而都有问题了。即使全类注册了商标，后续不使用又面临着撤三的问题。然而，驰名商标就可以实现跨类保护。不仅是在指定的商品类别上，在其他的非指定的商品类别上，他人使用也可能构成侵权，但不是绝对。而且，一旦被认定驰名商标，还可以无效掉他人在其他类别上抢注的相同或近似的商标。所以对于驰名商标来说，它的保护范围就跨出了指定的商品类别。这是驰名商标的一个非常重大的意义。

第二，未注册驰名商标的保护。一个未注册的商标，如果被认定为驰名商标，可能将获得类似于注册商标的保护。商标的基本规则还是先申请，谁先申请商标，谁就取得这个注册商标的专用权。如果主张商标在先使用，则商标还须要有一定影响，才仅仅可以继续使用，没办法无效掉他人已经注册的商标。然而，驰名商标在相同或类似的商品上就取得了与注册商标相等同的权利。当然，未注册商标认定驰名的例子只有几例，非常非常少。

第三，驰名商标将受到更严厉的保护。一旦认定对驰名商标构成侵权，在相同侵权情节的情况下，驰名商标的判赔数额将高于普通的注册商标。

最后，驰名商标有一套防止淡化的制度。在2009年《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》中，第九条第二款（现第）对商标法第十三条第二款（现商标法第三款）进行解释，从而引入了商标淡化的理论而加强了对注册驰名商标的保护。其对“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”进行了解释，强调了驰名商标与其他商标的联系，并说明商标淡化包括减弱显著性的弱化情形、贬损声誉的丑化情形以及不正当利用声誉的其他情形。此后，该条款既用于规制商标跨类的混淆行为，也被运用到各种商标跨类淡化的情形中，如沃尔玛商标案、伊利商标案、微信商标淡化案等。

作者简介

胡 波

法学博士，暨南大学教授，北京中银（珠海）律师事务所律师。现任广东知识产权保护协会专家库专家、珠海市中级人民法院司法智库专家委员、珠海市第十届人民代表大会常务委员会立法顾问、广东省律师协会涉外知识产权中心成员等职务。著有《专利法的伦理基础》《知识产权法哲学新论》等著作。主持国家社科基金、教育部基金项目。曾代理数十件有重大影响的知识产权诉讼案件，为十余家世界五百强、上市公司、头部企业提供法律服务。

联系方式：qgrhb@126.com