在先使用商标继续使用抗辩一般要求“双先善意使用”
黄璞琳
《中华人民共和国商标法》2013年修订时，其第五十九条第三款，对商标侵权案件中在先使用抗辩作出规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”
这里的在先使用如何界定？是仅指先于商标注册人申请商标注册日使用，还是必须同时先于商标注册人实际使用日使用？
本人刊于《中华商标》2014年第11期的《商标侵权案件中在先使用抗辩的构成要件》曾提出，在先商标继续使用抗辩的前提之一是“双先使用”：据以抗辩的在先使用商标，是在他人相同类似商品上相同近似注册商标的申请日之前，已先于该商标注册人在中国内地使用。即，两个时间点，一是注册商标的申请日，二是商标注册人的使用日。据以抗辩的在先商标的使用人，必须在这两个日期之前使用其商标。欲图抗辩的未注册商标在中国内地开始使用的时间，虽然早于他人在相同类似商品上相同近似注册商标的申请日，但晚于该商标注册人在中国内地的最初使用日的（即，商标注册人在申请注册前已在中国内地在先使用其商标），该未注册商标使用人就不能适用《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款进行抗辩。
国家知识产权局《关于<商标法>第五十九条第三款法律适用问题的批复》也认为，适用该款规定，在先使用人须同时满足以下五个要件：一是在商标注册人申请商标注册前已经使用；二是先于商标注册人使用；三是在商标注册人申请商标注册前的使用达到“有一定影响”的程度；四是不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围；五是商标注册人要求其附加适当区别标识的，在先使用人应当附加区别标识。
《江苏省高级人民法院侵犯商标权纠纷案件审理指南》（2011年发布、2020年修改）第6.2条也认为，先用权抗辩的适用要件主要包括：1.他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；2.该在先使用行为原则上应当早于商标注册人对商标的使用行为，且为善意；3.该在先使用的商标应具有一定影响。使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用；4.被控侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。即，先用权抗辩一般应当是“双先使用”且为善意。
最高人民法院2013年在银川彪马商贸有限公司与达州市凯达商务酒店侵害注册商标专用权纠纷再审审查一案中（（2012)民申字第1543号民事裁定）也指出，本案凯达酒店在部分服务用品上使用“凯达”字样，相当于对未注册商标的使用，该使用方式超出了法律规定的企业名称权的权利行使范围。但因凯达公司对“凯达”字号的使用，早于彪马公司注册商标的申请日，且彪马公司不能证明凯达公司具有主观恶意，故，凯达酒店在部分服务用品上使用“凯达”字样的行为属于善意在先使用，因而不构成对“凯达”注册商标专用权的侵害。不过，该案仅查明被控侵权人使用相同的未注册商标，早于他人相同类似商品上相同注册商标的申请日，即基于其属于善意在先使用而认定未侵害在后注册商标专用权。本案并未查明被控侵权人相关商标使用日期，是否早于商标注册人商标使用日期。
2024年9月20日，最高人民法院就再审申请人老百姓大药房连锁股份有限公司与被申请人荆门市老百姓大药堂连锁有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案，作出(2024)最高法民再218号再审民事判决认为：
商标法第五十九条第三款给予已经使用的未注册商标一定程度的保护，赋予了商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权。但此种抗辩权不能完全突破商标法的注册原则，在适用中需要平衡好商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益。对于在先善意地在同一种或类似商品上使用与他人注册商标相同或近似并有一定影响的商标的，在先使用人有权在原有范围内继续使用；如果在先使用虽早于商标申请日，但晚于商标注册人的使用时间，且有证据证明在先使用人存在明知或应知等情形的，不宜认定在先使用抗辩成立。
（本案原告方老百姓股份公司）第3579889号“老百姓”商标申请注册时间为2003年6月4日。（本案被告方）荆门老百姓公司于2002年5月21日成立并开始使用“老百姓”标识，早于原告方的第3579889号“老百姓”注册商标申请日。但是，老百姓股份公司（原告方）对“老百姓”字号和标识的使用时间可以追溯到长沙老百姓大药房的成立时间2001年10月25日。该时间比荆门老百姓公司（被告方）成立并开始使用“老百姓”标识的时间2002年5月21日早半年左右，且自2001年起（原告方）“老百姓”标识被众多媒体宣传报道。即，在荆门老百姓公司（被告方）2002年5月21日成立之前，老百姓股份公司（原告方）的前身已经使用“老百姓”字号和标识，相关媒体已经进行了宣传报道，具有一定影响力。荆门老百姓公司作为同行业经营者，对此理应知晓，仍将“老百姓”标识使用在和老百姓股份公司完全相同的药品服务上。据此，荆门老百姓公司（被告方）的在先使用抗辩不能成立。
所以，《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定的在先使用商标继续使用抗辩，要求“双先使用”且属善意使用。如果被控侵权人的相关商标使用，仅是早于他人注册商标申请日，但晚于商标注册人使用时间，且有证据证明被控侵权人是明知或应知他人在先未注册商标已在先使用等情形的，不宜适用《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款予以在先使用抗辩。
不过，如果被控侵权人在中国内地开始使用相关商标的时间，早于他人在相同类似商品上相同近似注册商标的申请日，晚于该商标注册人在中国内地的最初使用日，但在争议发生前，二者分别在中国内地不同的地域连续使用，且无证据证明被控侵权人是恶意模仿他人注册商标（或者说被控侵权人有证据证明其是善意使用）的，被控侵权人能否主张自己的商标使用行为不构成商标侵权，被控侵权人能否主张在原使用范围内继续使用其商标？此问题，有待商标立法、执法与司法实践进一步厘清。
