最高院:司法解释并未将等同侵权原则作为禁止反悔原则的适用前提

科技   2024-12-15 23:59   北京  

作者:黄莺



案情摘要:本案涉及APP软件涉嫌侵犯专利所引发的是否侵权的争议。该专利在确权过程中,权利人应专利局三次审查意见通知书,三次修改了权利要求1,且对权利要求1的技术特征进行了限缩说明。于是被告认为权利人此举“两头得利”,为获得授权,修改并缩小了涉案专利权的保护范围,在起诉时又扩大保护范围,因此不应获得支持。然而权利人认为争议的技术特征中的“包括”是开放式描述,一审判决认为根据禁止反悔原则,专利权人不应将在意见陈述书中已经排除的技术方案纳入其专利权的保护范围内有误,并提出禁止反悔原则是等同原则的例外情形,其在本案主张相同侵权,而非等同侵权,所以禁止反悔原则没有适用空间。最高院认为,禁止反悔原则究其实质,系以诚实信用原则为基础,其目的在于阻止专利权人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释,防止专利权人通过对权利要求或说明书的限缩以便获得授权,但在侵权诉讼中又试图通过将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围的“两头得利”行为。前述司法解释相关规定并未将等同侵权原则作为禁止反悔原则的适用前提,至于等同侵权的主张只是专利权人将已被限缩的内容重新纳入专利权保护范围的一种手段,并不排除专利权人用其他手段将已被限制的内容重新纳入专利权保护范围


2024年11月8日,裁判文书网公布了一份《深圳某某技术有限公司、深圳市两步某某信息技术有限公司侵害发明专利权纠纷民事二审民事判决书》,(2024)最高法知民终245号。

两家深圳公司围绕一件名为“一种共享电子地图的线路的方法及共享端、接收端”的发明专利ZL201410149545.9,从专利无效一直到是否侵权的民事二审。

这件专利在今年共经历过三次无效口审,总计被提出四次无效挑战,做出了两份无效决定。在2020年的第一份无效决定中,专利权人深圳如果技术有限公司(简称“如果技术”)的这件专利遭到一家成都公司的挑战,最终是部分无效,如果技术获得了专利权的继续有效。

2024年6月6日,本案当事人之一的深圳市两步路信息技术有限公司(简称“两步路”)挑战该专利,结果是维持有效。目前,两步路重新对该专利又提出的新的无效。

二审中,双方争议的焦点主要是被告两步路公司在华为、小米、AppStore、豌豆荚、应用宝、百度、360、VIVO、OPPO手机中的两步路户外助手APP软件,是否侵犯涉案专利。

而其中引人关注的则是,涉案专利在确权过程中,应专利局审查员的三次通知书要求,都进行了修改,而是否构成限缩,以及在维权时有扩大保护范围,成为争议焦点。

实际上,在答复意见通知书时,均强调为了减少传送数据量,仅选取该线路中转角点的坐标点、起点坐标点和终点坐标点三种类型的关键坐标点进行传送。

例如第一次答复中,“并且为了减小共享端和接收端之间传送的数据量,仅选取该线路中的关键坐标点的坐标信息向接收端发送,再由接收端根据关键坐标点的坐标信息还原线路”,第三次答复中,“修改后的权利要求1中所述线路所经过的坐标点仅仅包括转角点的坐标点、起点坐标点和终点坐标点,该技术方案能够减少记录坐标点的数量,尤其是在线路较长时,能够大大减小共享端和接收端之间传送的数据量,有利于提高共享端的处理速度,这具显著的进步”。

这一点其实是代理环节应该极度敏感的一个地方,就是如何确保权利人的合法利益,不仅是为了获得授权,更是要为了将来维权作充足的考虑。

虽然权利人在申诉中极力提到,“使用‘仅选’、‘仅包括’等用语的本意是进一步强化论证涉案专利相对于对比文件的技术优势,而非对涉案专利的技术特征进行限定,更不是限定所述线路所经过的坐标点仅包括转角点、起点和终点三种坐标点。”、“涉案专利的发明目的是实现线路分享和还原,同时通过坐标点的选取、编号简化其实现技术,方便、高效地实现线路共享。仅获得三种坐标点即可还原路线是一种优选的技术方案,但是并不能排除其他技术方案也能够在不同程度上实现上述效果。”

但是这一点显然并未被一审和二审法院所接受。

二审中,最高人民法院更是对此类情况做出了清晰的认定:

“国家知识产权局接受了某1公司(如果技术)在意见陈述中对相关技术方案的放弃,现某1公司主张涉案专利并非因上述修改而获得专利授权,因此不能适用禁止反悔原则,缺乏事实依据和法律依据,本院不予支持。禁止反悔原则究其实质,系以诚实信用原则为基础,其目的在于阻止专利权人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释,防止专利权人通过对权利要求或说明书的限缩以便获得授权,但在侵权诉讼中又试图通过将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围的“两头得利”行为。前述司法解释相关规定并未将等同侵权原则作为禁止反悔原则的适用前提,至于等同侵权的主张只是专利权人将已被限缩的内容重新纳入专利权保护范围的一种手段,并不排除专利权人用其他手段将已被限制的内容重新纳入专利权保护范围。具体到本案,某1公司根据案件的具体情况,主张某2公司(两步路)构成相同侵权,实质上仍是将其专利权保护范围恢复到其无效审查之前原专利权的保护范围,也是有违诉讼诚实信用原则的行为,故本案仍应适用禁止反悔原则。据此,某1公司主张本案不应适用禁止反悔原则的上诉理由不能成立,本院不予支持。

这个案例也引出了最高人民法院有关“禁止反悔”原则的适用,尤其是“禁止反悔”与“等同侵权”之间地位和关系的讨论话题。

对于这一话题的深入研究,推荐柳沈律师事务所刘志杰、黎琦等在今年9月发表的《知海拾贝 | 关于最高院适用“禁止反悔原则”的司法裁判标准研究》。这篇文章非常全面的检索和研究了最高院31份涉及“禁止反悔”原则的案例,其中15份是认为应当适用“禁止反悔原则”,另外16份是不应当适用“禁止反悔原则”。

文章还对“禁止反悔”与“等同侵权”之间一直引发业界讨论的问题进行了研究,认为目前存在两种观点,一是“禁止反悔原则”从属于“等同侵权原则”,即“禁止反悔原则”仅作为“等同侵权原则”的抗辩理由提出,由此造成的后果是,一旦某种产品或方法被认定构成相通侵权,就无法适用“禁止反悔原则”。二是“禁止反悔原则”具有独立性,与“等同侵权原则”一样具有判断专利保护范围的功能,两者的区别仅在于,“禁止反悔原则”是通过限缩行为判断不属于权利保护范围的技术方案,而“等同侵权原则”则用来判断能否通过扩大解释将技术方案纳入到权利要求保护范围之内。

更多有关该话题的讨论,建议阅读上述文章原文。

本案的二审判决书原文,点此链接获取或关注以下公众号获取更多判决书:


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