浅谈审查指南(2023)修改中关于技术问题的相关实务

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在第29088号无效决定（201420251809.7）涉及的案件中，涉案专利保护的是一种储绒装置，证据1公开了一种充绒机。

涉案专利的权利要求1与证据1相比，区别特征在于，进一步限定了羽绒输出箱的底面积小于羽绒输入箱的底面积。

请求人指出涉案专利实际解决的问题是“通过减少羽绒输出箱的底面积而减少羽绒输出箱内的积绒量”。

合议组在决定要点中认为，根据审查指南规定，应当“根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，确定技术问题，是以技术手段达到的技术效果为基础，而不是以技术手段本身为基础，换言之，所确定的技术问题，要体现的是技术效果，而不是技术手段，在确定专利实际解决的技术问题时，不应带有本专利为解决该技术问题而提出的技术手段，或对该技术手段的指引，否则所确定的技术问题由于已经指引了解决该技术问题的技术手段，而使得后续“显而易见”的判断陷入“事后诸葛亮”的误区。

涉案专利背景技术部分明确记载了所要解决的技术问题是，羽绒输出箱由于要将羽绒水平输出，故而羽绒出口设置在侧面。由于羽绒输出箱内的搅拌轴的搅拌范围小，所以羽绒输出箱内容易积绒。因此基于区别特征，涉案专利实际解决的技术问题应是克服“羽绒输出箱内容易有积绒”的缺陷，而非请求人指出的“通过减少羽绒输出箱的底面积而减少羽绒输出箱内的积绒量”，后者实际上已经包含了涉案专利为解决所述技术问题提出的技术手段。

在第103025号复审决定（200910080121.0）涉及的案件中，涉案申请要求保护一种用于互联网搜索引擎的信息发布系统，其与最接近的现有技术均涉及的是信息发布的方法，区别特征包括：

信息发布控制系统对每个关键字分别生成一个显示信息的存储位置号的队列，所述队列中各显示信息的存储位置号所占据的比例根据该显示信息所对应的权重参数确定，从而在固定的时间段或者单位检索次数内，各显示信息出现在搜索结果页面特定位置的概率与所述权重参数相关联；在互联网搜索引擎每次提供基于所述关键字的搜索结果时，所述信息发布控制系统在所述队列中随机排列各显示信息的存储位置号，所述搜索结果页面发布系统在搜索结果页面上随机排列各显示信息。

在涉案申请说明书背景技术部分记载了，现有技术中，搜索引擎发布信息的方式有按点击次数计费的竞价显示方式，和按照单位时间竞价金额乘以信息在搜索结果页面的竞价排名区出现的时间来计费的竞价显示方式，但前者存在“恶意点击”的问题，后者虽然解决了“恶意点击”的问题，但又带来了新的问题，会挫伤客户参与竞价显示的积极性。

因此，涉案申请实际解决的问题应是“避免恶意点击并且不挫伤企业积极性”，如果将区别特征解决的技术问题确定为“使得在固定的时间段或者搜索次数内，客户的显示信息出现的概率由某一权重参数决定，同时实现在每一次搜索时客户的显示信息的出现随机”，则是在技术问题中包含了区别特征本身，这将会形成对引入上述区别技术特征形成发明技术方案的指引，从而导致在技术启示的判断步骤中不再考虑到采用上述技术手段区解决“避免恶意点击而不挫伤竞价显示的积极性”的技术问题对于本领域技术人员是否容易。

涉案申请保护一种滑动组件，包括第一滑动件、第二滑动件，操作部以及第一锁定部、第二锁定部，锁定部用于锁定第一滑动件、第二滑动件之间的相对位移，操作部能够解除锁定部的锁定。最接近现有技术也公开了具有操作件、第一锁定部、第二锁定部的滑动组件，区别特征包括：

操作件可操作地连接第一锁定部以及第二锁定部。

而最接近现有技术中对应的特征为：

第一锁定部对应连接有第一操作件、第二操作件，而关于第二锁定部仅略过地记载了第二锁定部与第一锁定部类似。

审查意见认为上述区别特征实际解决的技术问题为“如何设计操作件便于两个锁定机构的解锁”。

笔者在答复时，引用了上述典型案例，说明涉案申请实际解决的技术问题应当是“便于两个锁定机构的解锁”，并指出“如何设计操作件便于两个锁定机构的解锁”实际上已经包含了涉案专利为解决所述技术问题提出的技术手段。

审查意见在认定了“包含了涉案专利为解决所述技术问题提出的技术手段”之后，在“三步法”的第三步的技术启示的评述中，通常会引用另一篇对比文件，或者认定区别特征为公知常识，从而认为现有技术存在技术启示。其本质原因还是在于认定的技术问题“包含了为解决所述技术问题提出的技术手段”，在通知书后续的技术启示的评述中，评述的重点就从“解决技术问题”转移成了“技术手段”，只要是认为现有技术存在该区别特征就会被认定为具有技术启示，而不是判断是否有动机区别特征应用区别特征，从而低估了申请的创造性。

在案例A中，通知书对于技术启示的评述，即是认定区别特征为公知常识，具体而言，在最接近现有技术已经公开了操作件与锁定部的对应关系的基础上，认为区别特征仅是简单的对应数量的区别。对此，笔者在答复中除了指出审查意见的技术问题的认定错误之外，在技术启示的陈述部分进一步指出最接近现有技术或者公知常识没有给出实现“便于两个锁定机构的解锁”的技术启示。

因此笔者建议，意见陈述中在提出 “技术问题不应包含对区别特征的指引或者暗示”的观点以及理由后，第三步的技术启示的陈述部分可以呼应第二步关于技术问题的陈述内容，强调现有技术很难给出解决“技术问题”的启示，从而更为彻底地将审查焦点从“技术手段”转移至“技术问题”，以加强关于创造性答复的说服力。

案例B涉及一种数据处理方法，最接近现有技术也是一种数据处理方法，区别特征包括：

数据集对应的起点范围区间的上边界或下边界为标准差。

而最接近现有技术中对应的特征为：

第一范围区间的边界值为相邻两数据点的数值差。

审查意见认为上述区别特征实际解决的技术问题为“如何确定起点范围区间的边界”。

然而，案例B说明书的背景技术中记载，现有技术采用人工数据处理，得到的数据可靠性差，不同的数据处理人员可能得到不同的结果，同一数据处理人员在不同时间也可能会得到不同的结果，很难利用不同批次的数据进行对比。

笔者在答复时，引用了上述典型案例，指出审查意见对于技术问题的认定“如何确定起点范围区间的边界”，其实质上是区别特征本身，而不是区别特征所达到的技术效果，区别特征在发明中所达到的效果应该是“提高得到的数据的可靠性”。

在实际答复中，笔者为了增强意见陈述的说服力，也进行了更为深入的解释。在案例B的答复中，笔者分析审查意见错误认定技术问题的原因，认为很可能是审查中认为最接近现有技术并非案例B背景技术中提到的“人工处理”，所以误认为最接近现有技术的效果与涉案申请的效果是类似的，故而认定涉案申请的技术问题是区别特征本身。因此在案例B中，笔者进一步解释了最接近现有技术的方案，由于是采用“相邻两数据点的数值差”，那么在数据集中选取哪一组数据作为“相邻两点”，具有很大的不确定性，同样存在背景技术部分记载的数据处理结果可靠性差的缺点。

因此笔者建议，在关于“技术问题不能被确定为区别特征本身”的意见陈述中，可以进一步分析最接近现有技术无法达到涉案申请效果的原因，最好可以将审查意见中的最接近现有技术存在的技术问题，与申请文件中背景技术提到的技术问题相对应，以增强意见陈述关于创造性的说服力。

此次审查指南关于创造性审查的重新确定技术问题部分的修改其本质是为提高“创造性”审查质量，因此在实践中在指出重新确定的技术问题不符合新指南规定的同时，仍需要结合背景技术、区别技术特征的技术效果、现有技术不存在启示等方面加强对本发明非易而见性的说理。笔者希望能够本文能够抛砖引玉，吸引更多同仁对通过技术问题的认定进行创造性答复进行关注与探讨。

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