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背景
2021年1月13日,美国专利商标局(USPTO)发布题为“中国的商标和专利:非市场因素对申请趋势和知识产权制度的影响”(Trademark and patents in China: The impact of non-market factors on filing trends and IP systems)报告,针对来自中国申请人在USPTO申请注册的商标数量越来越多的情况,USPTO进行调研。在结论中,USPTO认为,在中国,非市场因素,包括补贴、政府指令、恶意商标申请以及由此产生的应对措施,在很大程度上影响了商标和专利申请活动。在此之后,近年来USPTO对中国申请人的不正当商标申请的审查已日趋严格。
近年处罚
2021年12月,深圳某公司因非法执业、提供虚假地址、未经许可录入他人签名以及滥用USPTO账户,其代理的15000多件美国商标被强制终止,并且申请人及其员工以及代理机构被禁止向USPTO递交有关商标事宜的文件材料。
(见https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Sanctions-Order-Yusha-Zhang.pdf)
2022年8月,Yanhua Chen 和 Huang Yuchen在他人未知晓且未同意的情况下使用他人姓名和律师执照信息、录入他人签名,提供虚假信息,非法执业,其代理的350多件商标被强制终止,申请人被禁止向USPTO递交有关商标事宜的文件材料,之前已递交的材料被不予理会,所有与申请人有关的联系信息都将被从USPTO申请/注册数据库中删除。
(见https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-order-for-sanctions-Yanhua-Chen-Huang-Yuchen.pdf)
最新情况
四家深圳公司因非法执业、提供虚假信息、规避USPTO相关规定,2022年9月7日USPTO第一次向这几家公司发出示因令(Show Cause Order)。USPTO审查其答复内容后,于2023年11月27日再次向这些公司发出了补充示因令,认为这些公司此前对首次示因令中违规行为的解释不具有说服力,仍继续进行新的违规行为,故要求其于12月11日之前提供合理解释,否则将发布处罚令。
(补充示因令见https://developer.uspto.gov/tm-decisions-api/download/c22abfa3-79f3-3b5b-8411-bc11fa9bf92f)
可能的处罚结果
四家深圳公司将被永久禁止递交商标有关文件,对之前已递交的商标材料将被不予理会,其联系信息将被删除,其在USPTO的账户和使用信用卡的金融交易将被封禁。除此之外,还包括对这些公司代理的大量商标的处理:申请中商标,将被勒令终止。已注册商标,虽不会被立即注销,但此后不被允许通过电子提交注册后文件,即难以办理续展或提交使用声明,商标注册满6年/10年后将失效。据统计,此次波及的商标数量预估在5.3万件,申请日从2010年跨越至2023年1月,其中大部分为申请日在2017-2022年的商标。
SPTL Suggestion
在USPTO的监控和制裁力度不断加大的背景之下,此后被发现和处罚的案件只会越来越多。对于国内申请人,特别是受此次事件波及的申请人,建议尽快委托有合法资质的美国律师递交美国商标新申请。
在国内代理机构的选择上,建议选择有合法资质、参加商标行业协会接受行业自律管理、信誉良好,且与正规的海外代理机构有着长期合作的机构。
如果您的商标不幸被此次事件累及,由于此次示因令是针对律师提出,申请人的答复将无助于成功解除中止令。如果您仍然希望在美国获得相关商标的保护,尽快重新提交申请将是个不错的选择。如果您在海外保护过程中遇到其它问题,上海专利商标事务所有限公司也愿意和您一起积极应对和处理。
上海专利商标事务所有限公司成立于1984年,至今已有近40年的历史。公司自1990年起开始承办涉外商标代理业务,为全国最早获得商标局批准的五家涉外商标代理机构之一。公司与世界上100多个国家和地区的合作伙伴建立持久稳定的合作关系,在需要当地律师介入时能够推荐可靠的当地律师资源,为国内企业商标在海外保驾护航。
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