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期末放弃与PTA、PTE对专利保护期的影响
在上一篇推文中,我们介绍了中美禁止重复授权制度比较、期末放弃(TD)的定义和应用,并解释了期末放弃权利声明是对专利保护期限作出了限制。 因此,在计算美国专利保护期时,例如,在进行侵权分析(Freedom to Operate,FTO)时,我们也需要注意是否存在期末放弃的情况,以鉴别当前专利是否有效。在美国专利扉页的著录项目信息中可以查阅该专利是否受制于期末放弃。例如:
在医药领域,美国专利保护期的计算则更为复杂,药品专利的保护期可能受到PTA(专利保护期调整,Patent Term Adjustment)、PTE(专利期限延长,Patent Term Extension)和TD(期末放弃,Terminal disclaimer)的共同影响。
当这三者同时存在时,如何理解它们之间的相互关系呢?
根据美国专利法的规定,PTA调整后的专利权期限会受制于期末放弃,而PTE则不受其影响。
换言之,如果一件专利既受制于期末放弃,又获得了PTA、PTE的延长,则该专利由于PTA延长的到期日不得超出期末放弃限制的到期日;而在期末放弃调整后的到期时间的基础上,PTE可以再进行累加。
期末放弃在侵权抗辩中的适用
在上一篇推文中,我们介绍了如何在专利申请阶段利用期末放弃。那么,只能在专利申请阶段递交期末放弃权利声明吗?期末放弃权利声明只在审查阶段有用吗?其实不然。
根据AIA(America Invents Act)的规定,也可以针对已授权的专利提交期末放弃权利声明。
而在美国专利法实践中,对已授权专利的期末放弃可能是诉讼中的关键。
例如,专利侵权诉讼中,如果涉案专利存在重复授权风险,被告可以提交显而易见型重复授权抗辩。法院可能会判断涉案专利属于重复授权,认定涉案专利无效,导致专利权人无法获得赔偿。在这种情况下,有可能通过递交授权后期末放弃以试图解决问题。
泰科医疗
(Tyco Healthcare Group LP)
诉
巴德公司
(C.R. Bard, Inc. and Davol, Inc.)
案
该案涉及外科手术紧固件及其施用器。原告于2009年4月21日起诉,指控被告侵犯了其美国专利号6,562,051(后文称“051专利”)的专利权。
在本侵权案诉讼启动之后,被告提出了不侵权、无效、显而易见型重复授权等抗辩。
为了回应被告在诉讼中提出的显而易见型重复授权辩护,原告于2010年8月5日提交了期末放弃权利声明,以消除针对在先专利和051专利的重复授权问题。
对此,被告认为原告的期末放弃权利声明仅前瞻性(prospectively)有效,因而坚持051专利应当由于重复授权问题在2010年8月5日之前无效,试图阻止原告在“无效期间”就任何所谓的侵权问题追讨损害赔偿。
对此,联邦巡回法院(Federal Circuit)认为,禁止显而易见型重复授权的根本目的(即防止延长法定垄断超过其指定期限)已经通过原告提交的期末放弃权利声明实现,因而支持原告关于消除重复授权问题的请求。
勃林格殷格翰
(Boehringer Ingelheim International GmbH)
诉
巴尔实验室公司
(Barr Laboratories, Inc.)
案
在案例1中,原告通过期末放弃保住了专利权。但是,需要补充说明的是,对于已经到期的专利,并不能通过期末放弃克服重复授权问题。在本案中,联邦巡回法院指出:“由于未能在较早的相关专利到期前进行期末放弃,专利权人享受了不合理的优势。专利权人不能通过追溯性地放弃在后专利的期限以撤销这种不合理的期限延长,因为其已经享受了其试图放弃的权利。”
通过上述案例,我们能够更深刻地理解禁止重复授权规定和期末放弃制度的内涵。在诉讼过程中,可以根据实际情况采取期末放弃,期末放弃权利声明可能取代(supplant)重复授权导致无效的裁决,扭转战局。
参考资料:
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s804.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1490.html
https://casetext.com/case/tyco-healthcare-grp-lp-v-cr-bard-inc
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