落子无悔——趣谈美国专利的Quayle Action

文摘   2024-11-08 09:00   上海  

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创新主体在美国专利申请过程中,除了常见的RR(单一性和限制要求,详见我司公众号小文《美国专利申请的单一性和限制要求》)、非最终驳回通知(Non-Final Office Action)、最终驳回通知(Final Office Action)、授权通知等常见官方通知外,有时候还会收到Quayle Action。这是怎样的一份通知书呢?今天小专就带大家来看看


Quayle Action的全称是Ex Parte Quayle Action,本质上是一种形式缺陷通知书,起源于1935年一位名为Quayle的申请人的相关案件。


大意是这样的,这位名为Quayle的申请人提交了一件美国专利申请,有22项权利要求。USPTO审查员在第一次审查意见时基于现有技术和形式问题驳回了其中的20项权利要求,另外2项权利要求被认为是可授权(allowable)的,并且指出了附图中的一些细微形式问题希望申请人能一起修改。


在法定答复期限的最后一天,申请人提交了答复,修改了被驳回的20项权利要求中的12项并且要求在不修改的情况下考虑对于其他被驳回的8项权利要求也进行授权,此外还新增了5项权利要求。对于审查员要求修改的附图中的形式问题,申请人表示“将很快按照审查员的意思进行修改”。


审查员基于申请人答复和新的权利要求继续审查后做出了允许申请人的这27项权利要求的通知书并且再次请申请人对于附图中的形式问题进行修改。


又是在答复期限的最后一天,申请人提交了答复,修改了之前已经被允许授权的权利要求中的13项,还新增了32个权利要求!

 

这就有意思了——审查员觉得双方已经在走残局准备下班,结果申请人你还准备育新局从头再来?审查员估计都有掀翻棋桌的心了,所以审查员果断不同意,认为一旦所有权利要求被允许授权,申请人就不能再提出新的修改,除非这些修改是关于形式上的要求。


申请人对此不服,因此Quayle提出了申诉(petition),USPTO审查后针对此申诉作出了决定,主要内容如下:


原始说明书和权利要求是精心且周到地准备的,针对第一次审查意见时的修改也可以认为是如此——申请人修改了很多权利要求并且还新增了5项新权利要求。可以认为申请人判断在答复第一次审查意见时新增的新权利要求是可专利的,否则申请人就不应该提出。


在第一次审查意见之后,审查员并没有引用新的现有技术或新的驳回理由。也就是说,USPTO认为申请人已经认真使用了针对审查意见进行修改的机会,且在此后并没有出现新的审查情况,因此,申请人坚持认为审查过程还不应该结束并引入新的修改和权利要求的做法不被得到支持。


最终,USPTO决定维持审查员的拒绝决定,并驳回了申请人的申诉。



由此可见

Quayle Action其实是权利要求被允许后的形式修改通知书,也就是说,如果申请人收到这样一份通知书,那么恭喜你,授权证书正在等待你,但是同时权利要求也已经基本被锁定、不能重大修改。



综上所述


1935年的Ex Parte Quayle一案确立了这样一个原则——即在专利审查过程中,一旦审查员基于现有申请文件允许了所有权利要求,后续的重大修改一般将不再被接受,除非有特殊规定或合理理由表明有必要这样做。以围棋术语来说,这可被称为“落子无悔”。

以上是小专分享的关于美国专利Quayle Action的相关内容。有其他任何问题都可随时联系小专哦


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