浅谈重复授权与期末放弃:I. 中美禁止重复授权制度比较

文摘   2024-11-11 11:17   上海  

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相同的发明创造只能被授予一次专利,防止申请人利用重复授权的专利不合理地延长原专利的寿命。在中美专利制度中,均存在禁止重复授权的规定,但又有所不同。

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中国专利法中关于重复授权的规定

中国专利法第九条明确规定:“同样的发明创造只能授予一项专利权。”


另外,专利法第九条还规定了一种特殊情况,即常说的“一案两请”:“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。”


在审查实践中,通常只有当两项权利要求的保护范围完全相同时,才会适用以上法九条所述的“重复授权”。此时,申请人可以修改在审的权利要求,使其与已授权的对照权利要求在保护范围上有所不同。在“一案两请”的情形下,申请人还可以采用放弃已授权实用新型专利的方式来解决。


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美国专利法中关于重复授权的规定

在美国专利制度中,有两种重复授权(double patenting):

法定重复授权(statutory double patenting)”和

非法定重复授权(nonstatutory double patenting,NSDP)”,

其中,非法定重复授权也称为“显而易见型重复授权(obviousness-type double patenting,ODP)”。

 

“法定重复授权”与中国专利法中的重复授权类似,意指两项专利具有完全相同的权利要求。在这种情况下,申请人需要争辩或适当地修改或删除所涉及的权利要求,以使其保护范围并不完全相同。


“显而易见型重复授权(ODP)”的判断标准则与中国专利法中的重复授权明显不同。“显而易见型重复授权”针对的情况是:


由同一创新实体或具有共同的发明人、共同的申请人和/或共同的所有人/受让人的不同创新实体提交的两个专利申请已授权专利和专利申请,或根据35 U.S.C. 102(c)或pre-AIA 35 U.S.C. 103(c)(2)和(3)所定义的落在联合研究协议范围内的活动产生的发明;


符合上述情况的专利或专利申请之间,如果审查员认为要求保护的发明是对比专利权利要求的明显变体,或在其基础上可以预期的,即,至少有一项权利要求与对比专利的权利要求没有专利性差异时,可能收到显而易见型重复授权(ODP)的驳回意见。

 

如上所述,中美两国对于重复授权的对比文件的法律状态规定也有所不同。根据美国专利法的规定,重复授权的问题可能出现在专利申请之间、专利与专利申请之间、被复审的专利与专利申请和/或专利之间。而我国重复授权的对比专利必须是已授权尚健在的专利。


此外,还应注意区分重复授权驳回意见和现有技术驳回意见的比较范围不同,重复授权驳回涉及权利要求与权利要求的比较,而现有技术驳回涉及权利要求与现有技术公开内容的比较。

 

在实践中,显而易见型重复授权(ODP)意见的典型情形之一是:


此时,申请人可以进行争辩或修改权利要求。更常见地,申请人会通过递交“期末放弃权利声明(Term Disclaimer, TD)”来规避这一问题。


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什么是期末放弃权利声明?

根据美国专利审查指南(Manual of Patent Examining Procedure,MPEP)第1400章第1490节,“期末放弃权利声明(Terminal Disclaimer)”是专利权人或申请人提交的一项对专利保护期限进行限制的声明,言明放弃或向公众贡献专利或待授权的专利整个期限或一部分期限


例如,在专利申请阶段中,申请人通过提交期末放弃,言明放弃在后申请超出申请人拥有的另一项在先专利的保护期限,以克服显而易见型重复授权驳回。

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期末放弃意味着什么?

(1)期末放弃权利声明意味着在先的第一项专利届满时,当前申请(在后的第二项专利)申请会同时到期。


(2)期末放弃使得在先专利和在后专利被联系在一起,专利权人只有在同时拥有在先专利和在后专利的情况下才能行权(enforce)。


这就意味着,如果专利权人出售在先的第一项专利,其就不能实施在后的第二项专利。因此,在实践中,期末放弃的在后专利通常与在先专利共同转让

 

尽管期末放弃可能会对专利运营带来不便,但是通过提交期末放弃来克服显而易见型重复授权驳回成功率高,又不需要过多修改权利要求。在急需授权的情况下,期末放弃可以让申请人简单快速地解决重复授权问题,尽快获得授权。

参考资料:

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s804.html

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1490.html


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