小细节导致驳回，如何在复审阶段逆风翻盘？

文摘 2024-12-04 17:03 北京

世界上并不存在完美无瑕的专利，任何一篇专利文本只要耐心查阅总会找出各类细节问题，而小细节也可能会导致专利驳回，让人追悔莫及。面对此类问题，捶胸顿足地想要穿越回到过去撰写时刻，显然力有不逮，如何在复审阶段解决问题，进而逆风翻盘、挽回损失成为关键。

案例说明

笔者以近期处理的一件复审案件为例，进行具体说明：

涉案专利原文本记载如下：

基于该涉案专利，驳回意见指出以下2点：

“其一，本申请说明书第[0080]-[0088]段记载了胃内占容水凝胶颗粒溶胀测试的方法、结果数据，其中关于水凝胶颗粒在37℃的人工胃液中放置时间的记载共两处，一处是第[0083]段“加入200ml人工胃液中，37℃下放置30min，过5目筛，滤水”，另一处是第[0087]段“由上表9可知，本发明的胃内占容水凝胶颗粒在37℃的人工胃液中放置60min，溶胀度在2870.2-8312.9％”。根据上述内容，本领域技术人员不能确定本申请水凝胶颗粒在37℃的人工胃液中的放置时间，即本申请的测试条件不能被毫无疑义地确定。

其二，在本申请测试条件记载不清楚的情况下，申请人声称使用本申请说明书记载的测试条件进行本申请与对比文件1水凝胶的测试对比，这样得到的实验结果是难以认定的，因而无法得到认可。”

通常在专利文本中，若测试方法没有公开，将往往导致说明书公开不充分。显然，涉案专利的情况并未上升到说明书未充分公开这一严重问题，但仅仅是简单的笔误导致的前后矛盾，进而不被认可测试方法以及实验结果，再被驳回，也未免过于可惜。

从《审查指南》的记载来看，由于笔误导致的各类问题并非不能克服，例如，《审查指南》就规定了对于说明书中的一些错误，可以给与修改机会：“修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。”

可见修改的前提是具有“唯一性”，如果不能毫无疑义地确定，强行修改则可能会导致修改超范围。具体到涉案专利，关于表9结论处的记载却存在2种可能性，即30min、60min，因此，直接将后文的60min修改为30min显然并不可行。

面对此类驳回意见，对权利要求或说明书的修改并无意义，让审查员心中形成确信，进而认可测试方法与测试结果的对应性，认可实验结果必然是如测试方法所记载的30min放置时间所带来的，更为重要。那么，究竟如何解决呢？

首先，站位于本领域技术人员的角度。

“本领域技术人员在重复本申请技术方案时，尤其在重复测试方法时，必然遵循的是本申请第【0083】段的具体测试方法，而结论部分只会作为一种参考，并不会影响实际测试时试验的进行。正如《审查指南》实用性部分所记载的再现性，也即“所属技术领域的技术人员，根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术方案。这种重复实施不得依赖任何随机的因素，并且实施结果应该是相同的。”而本申请亦是满足“再现”这一原则。且该项笔误与技术方案并无直接关联，即使删除第【0087】段“60min”的相关记载，本领域技术人员仍能再现本申请的技术方案，进而得到相应的实施结果。

且即使基于第【0087】段60min的记载，站位于本领域技术人员的角度而言，也只会认为是结论推定错误，也即，从第【0083】的测试方法以及表9中的实验结果，本领域技术人员可以知晓具体测试方法如何进行以及具体方案对应将产生怎样的效果，进而即已经能得出“本发明的胃内占容水凝胶颗粒在37℃的人工胃液中放置30min时即能够得到溶胀度较高的产品”，至于60min时是否能实现相应的技术效果则需要进行进一步的实验得出结论。”

其次，站位于撰写人的角度以及撰写的逻辑性层面。

“没有一篇专利是完美无瑕的，尤其基于专利前后文分析可知，第【0087】段“60min”的记载是由于前文第【0083】段段的记载所造成的影响，并非是凭空出现的，这也是较为容易出现的一类错误，从先撰写测试方法——得出结果——进而分析结论的逻辑性层面出现此类错误也是自洽的、明显的。”

最后，站位于《专利法》以及申请人、第三方、社会公众的角度。

“专利法设立的目的在于保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用……本申请的笔误记载不会影响到任何第三方以及社会公众的利益，公众在具体实施相关方案时，也不会因为第【0087】段的60min造成误解。同时，仅仅因为撰写结论时简单的笔误，而不认可相关测试方法以及对应结果，进而影响到本申请技术方案的授权与保护，不利于保护申请人的利益，对申请人显失公平，与《专利法》的宗旨相悖。”

从不同角度、不同方向，让审查员感同身受去了解技术方案的形成以及技术方案的撰写，从而认可测试方法与测试结果的匹配性成了本案撤销驳回，拿到授权的关键。当然，对于此类案件，在补交实验数据日益宽松的当下，提供原始实验数据也是方法之一，能让审查员心中进一步形成确信。或者，若申请文本中还有其他效果的记载，也可以重点强调其他效果，在其他效果已经足够去认定创造性时，放弃不被认可的效果也不失为一种选择。

供稿部门：精金石\综合实务部

作者：张天琦

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