确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题,是“三步法”中的第二步,在创造性的显而易见性判断中具有承上启下的关键作用,对于发明实际解决的技术问题的认定是否客观准确,直接影响第三步中是否显而易见的判断,由此可见发明实际解决的技术问题的确定对创造性审查结论具有至关重要的影响。
根据专利审查指南第二部分的记载可知,对于发明实际解决的技术问题的确定,其依据为区别特征在本申请中的技术效果,并且由于区别特征所带来的技术效果可能是一个或多个,所以重新确定的技术问题也可能是一个或多个。
而在专利审查过程中经常会有意无意的无视或忽略区别特征在本申请中的所产生的技术效果,或者将多个技术特征割裂来看,忽略多个区别特征整体上所带来的技术效果,如审查意见通知书中经常会出现“提供一种与现有技术具有相同技术效果的替代方案”等类似的发明实际解决的技术问题,还有一个评价思路是:权利要求包括特征A和B,其中D1公开了A特征,D2公开了B特征,忽略技术特征与技术方案整体的关联性,得出权利要求相对于D1和D2不具有创造性的结论。
以下结合案例,阐述如何确定发明实际解决的技术问题:
权利要求1限定的技术方案为:
对比文件1公开了:一种复合式缠绕热塑性玻璃钢管材的制备方法,并公开了“复合式缠绕热塑性玻璃钢管材由连续玻璃纤维增强热塑性树脂预浸带通过复合式缠绕制成,该管材包括内层、中间层及外层,所述的内层为环向缠绕的连续玻璃纤维增强热塑性树脂预浸带层,所述的中间层为螺旋缠绕的连续玻璃纤维增强热塑性树脂预浸带层,所述的外层为环向缠绕的连续玻璃纤维增强热塑性树脂预浸带层”、“所述的连续玻璃纤维增强热塑性树脂预浸带由热塑性树脂浸渍连续玻璃纤维制成,所述的连续玻璃纤维占预浸带总重量分数的40-75%,所述的热塑性树脂为聚丙烯、聚乙烯或尼龙6”,没有涉及热固性树脂。
根据上述区别特征检索到对比文件2:D2公开了固化剂和助剂的成分,且公开了内衬层、过渡层及热固性外层的具体成分比例,因此,权利要求相对于D1、D2和本领域的常规选择的结合不具备创造性。
按照上述审查思路,似乎的确可以得出在D1的基础上结合D2以及本领域的常规选择破坏权利要求1的创造性的结论。这种评述方式看似没有问题,符合创造性评述的三个步骤。但通过仔细阅读该发明、D1和D2的说明书,可以发现:本发明、D1以及D2中都涉及了玻璃纤维、热固性树脂和热塑性树脂,但是在本申请背景技术部分记载了:
由此可以推断,区别特征“内衬层、过渡层及热固性外层还包括固化剂和助剂,内衬层、过渡层及热固性外层的具体成分比例”在本发明中所带来的技术效果是:通过过渡层和热固性外层的具体成分和含量的选择,使得热固型树脂和热塑型树脂之间具有良好的粘结和耐候性,根据区别特征在本发明中所产生的效果来确定发明实际解决的技术问题的原则,由此来确定本发明实际解决的技术问题是:提供一种能够实现热固型树脂和热塑型树脂无论未经冷热冲击处理还是经冷热冲击处理后都具有良好的粘结,且能够抵抗强酸、强碱、NaClO、乙醇的侵蚀的热塑/热固融合成型复合储罐罐体。
该重新确定的发明实际解决的技术问题与审查意见通知书中所认定的并不相同,具体原因在于,在审查时忽略了发明实际解决的技术问题的确定应建立在区别特征在发明整体技术方案中所起的效果,而是强行地把技术方案割裂开来,未能整体考虑技术方案,进而产生了对发明实际解决的技术问题的错误认定。
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