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商标侵权诉讼中，权利人在前案审理终结后，发现行为人实施类似侵权行为，行为人是否构成“重复侵权”及适用惩罚性赔偿？是否可以采用前案结案金额作为惩罚性赔偿的计算基数？
本文笔者将通过评析代理的“重庆瑞朗电气有限公司与重庆某环保设备有限公司侵害商标权及反不正当竞争纠纷案”，对上述问题予以阐述。
基本案情
原告重庆瑞朗电气有限公司（以下简称“瑞朗公司”）是第3478850号“瑞朗”、第4485617号“瑞朗”、第4787286号“RENOWNUV”商标的专用权人，且上述商标均合法有效。
原告瑞朗公司曾于2018年向重庆市渝北区人民法院起诉被告某环保公司，侵犯上述注册商标专用权及企业名称的不正当竞争行为，该案件中被控商标侵权的行为是某环保公司未经瑞朗公司许可，在世界工厂上销售“重庆瑞朗”“瑞朗”品牌消毒器的行为，被控不正当竞争的行为是通过百度、360搜索“重庆瑞朗电气设备有限公司”“重庆瑞朗”等关键词，点击排位靠前的搜索结果，进入的均是某环保公司网站。
经审理，重庆市渝北区人民法院判决某环保公司停止销售侵犯瑞朗公司涉案注册商标权的消毒器，以及停止使用瑞朗公司企业名称的不正当竞争行为，并赔偿瑞朗公司经济损失15万元。某环保公司不服，向一中院提起上诉，后双方达成调解，即被告某环保公司停止前述判决确认的侵权行为，并支付调解款12万元。
2023年，原告瑞朗公司发现被告某环保公司在360搜索引擎、阿土伯网站上将原告涉案注册商标设置推广关键词，并在搜索结果中展示，遂向重庆市自由贸易试验区人民法院提起诉讼，请求法院判令：
一、被告立即停止在360搜索网站、阿土伯网设置含涉案商标字样的关键词；
二、以12万元为基数，承担5倍倍率惩罚性赔偿责任，赔偿原告经济损失60万元及维权合理费用32660元。
裁判结果
重庆自由贸易试验区人民法院作出（2023）渝0192民初8488号民事判决：
一、被告某环保公司立即停止在360搜索网站、阿土伯网设置含涉案商标字样的关键词；
二、赔偿经济损失及维权合理费用10万元；
三、驳回原告重庆瑞朗电气有限公司的其他诉讼请求。
宣判后，原告瑞朗公司不服一审判决，向重庆市第一中级人民法院提起上诉。
重庆市第一中级人民法院作出（2024）渝01民终3569号民事判决：
一、维持重庆自由贸易试验区人民法院（2023）渝0192民初8488号民事判决第一项；
二、撤销重庆重庆自由贸易试验区人民法院（2023）渝0192民初8488号民事判决第二项和第三项；
三、被告于本判决生效之日起十日内，赔偿重庆瑞朗电气有限公司经济损失24万元，以及为制止侵权行为支付的合理开支32066元。
争议焦点
前案审理终结后，行为人发生类似侵权行为，是否构成重复侵权？是否应当适用惩罚性赔偿？
一审法院认为：
被告某环保公司在360搜索引擎设置关键词的行为，并非前案处理后再次实施新的侵权行为，而是前案行为的延续；且本案中的侵权行为与前案认定的侵权行为、不正当竞争行为不同。
前案法院未支持原告以企业简称“重庆瑞朗”字号“瑞朗”指控被告在360搜索引擎中设置关键词的行为，且双方调解内容也不包含上述行为，故被告有理由设置相关关键词，不属于惩罚性赔偿主观要件要求的故意。
另一方面，侵权赔偿基数无法确定，前案调解书调解款项的确定，是基于某环保公司销售侵害“瑞朗”商标专用权的消毒器，以及在百度、360搜索引擎中设置包含瑞朗公司企业名称全称的关键词，以此推广自身网站两种行为，而本案某环保公司在360搜索引擎和阿土伯网站设置案涉关键词的行为本质上均为宣传行为，因此，前案与本案侵权行为不一致，前案确定的赔偿金额不能作为赔偿基数。
二审中，瑞朗公司申请向重庆智佳科技信息有限公司调取被告某环保公司，2017年至2023年在360推广账户中设置的搜索关键词情况。
从调取的被告关键词数据报告显示，被告某环保公司2017年7月20日至2018年7月19日期间，展示的与瑞朗相关的关键词包括“瑞朗”“重庆瑞朗”“瑞朗公司”“瑞朗电气”“重庆瑞朗电气有限公司”“瑞朗电气有限公司公司”“重庆瑞朗电气”“重庆瑞朗电器有限公司”“瑞朗75w镇流器”；2018年7月19日至2020年7月22日期间则没有瑞朗相关关键词的展示；2020年7月23日至2023年6月16日期间，展示的关键为“瑞朗电子镇流器”。
二审法院观点：
被告某环保公司经历前次诉讼后，已经充分知晓瑞朗公司“瑞朗”注册商标情况，且法定代表人曾经作为瑞朗公司的销售人员，亦应知晓瑞朗公司的案涉商标情况，其在设置相关搜索关键词时应该更加谨慎，避免再次侵犯瑞朗公司的注册商标专用权。
某环保公司搜索关键词数据报告显示，2020年7月23日至2023年6月16日，展示的与“瑞朗”相关的搜索关键词为“瑞朗电子镇流器”，而在此之前并无该搜索关键词展示，且URL链接网站www.fiveruv.com的ICP备案审核通过日期为2020年3月24日，故在无相反证据的情况下，足以证明某环保公司在前案之后将“瑞朗电子镇流器”设置为搜索关键词具有高度盖然性。
因此，某环保公司在明知瑞朗公司注册商标的情况下，仍然将“瑞朗电子镇流器”作为竞品词设置为搜索关键词，具有主观故意。同时，某环保公司实施了前案侵权行为之后，在本案又实施了侵犯商业标识的类似侵权行为，属于侵害知识产权严重的情形。
关于赔偿数额问题，考虑到某环保公司在前案诉讼中达成调解协议后，再次实施侵害瑞朗公司商业标识的类似侵权行为，以及主观过程程度、侵权行为的情节严重程度等因素，法院酌情以前案调解协议约定的赔偿数额为计算基数，确定由某环保公司承担一倍的惩罚性赔偿责任。
案例评析
本案中，一、二审法院均认定被告构成商标侵权，但对于被告是否构成“重复侵权”以及是否适用惩罚性赔偿持不同观点。
针对此类纠纷，关于权行为人侵害他人注册商标权在前诉中被判决承担相应的法律责任后，又实施侵犯商业标识的类似侵权行为是否属于重复侵权，实践中存在一定的争议，笔者认为需要结合法律规定及知识产权侵权诉讼的特殊性，进行综合判断和认定。
1、前案审理终结后，发生侵犯商业标识的类似侵权行为，是否构成重复侵权的问题。
在重庆瑞朗电气有限公司与重庆某环保设备有限公司侵害商标权及反不正当竞争纠纷一案，一审法院认为，本案在360搜索、阿土伯网站上设置包含“瑞朗”字样的关键词，与前案被告使用原告企业名称的不正当竞争行为不同。
笔者认为，虽然前案与本案主张的商标侵权行为法律依据有所不同，但企业名称亦属于一种商业标识，能够发挥识别商品或服务来源的作用。
被告某环保公司在百度、360搜索引擎上使用原告企业名称进行宣传的行为，与本案中在360搜索引擎、阿土伯网站上使用“瑞朗”“RENOWNUV”标志的行为，客观上均会造成消费者误认为，原被告之间存在许可使用或关联企业等特定关系的后果。
并且，“瑞朗”作为原告企业名称中最具显著性的部分，作为权利客体既是上诉人的商标也是字号，一般大众看到“瑞朗”“RENOWNUV”“重庆瑞朗”“瑞朗公司”“瑞朗电气”等商标或者标识，其指向都是唯一的，就是指向瑞朗公司，作为行业内的专业人士，这种指向性则会更加明确、更加强烈。本案与前案的侵权行为均构成《反不正当竞争法》第六条规定第二款的混淆行为。
侵权行为人的侵权方式本就呈现出碎片化、分散化和海量化的特点，权利人在穷尽手段后，仅能依据当下所发现的侵权行为人的侵权行为向法院提起诉请，并不能在诉求中囊括所有可能存在的侵权行为。
若以侵权行为实施的具体方式是否一一对应来进行机械认定，侵权行为人就可以在实施某一侵权行为被判决承担责任后，再次实施形式上不同但实质相同的侵权方式，来规避惩罚性赔偿，明显会架空知识产权惩罚性赔偿的制度。
2、以前案调解金额作为惩罚性赔偿计算基数的问题
根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第十六条第一款规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标使用许可费均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第六十三条第三款的规定确定赔偿数额。”以及该条第三款规定：“当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的，应当准许。”
由上述司法解释可知，第三款的约定赔偿数额可以理解为对第一款“权利人实际损失”或“侵权人侵权获利”的约定。
前案调解金额属于双方所确认的金额，是自由意志下侵权行为基于非法获利情况下对权利人的赔偿，也是自由意志下权利人基于不当遭受侵害情况下而向侵权行为人取得的补偿。其法律效果不仅在于双方达成了对当下或先前侵权人的侵权行为造成的损害进行赔偿的合意，更隐含了就未来不发生相同或类似侵权行为的预防的意思表示。
基于上述分析，笔者认为，综合考虑前案与重复侵权行为的性质，以及主观过错程度、侵权行为情节严重程度等因素，以双方前案调解金额作为惩罚性赔偿基数，更有利于发挥惩罚性赔偿威慑侵权人、预防侵权行为发生的制度功能，解决惩罚性赔偿基数确定难的问题，更能打击侵权行为人重复侵权、恶意侵权的力度。
本专栏作者（陈原、任巧燕、彭文杰、娄颖、张文静、王静、戴明月）长期从事知识产权法律服务，在办理商标、著作权、专利、商业秘密案件方面有着丰富的经验。
本文作者
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