技术纠纷专题41：因无法扣税导致职务发明人无法获得报酬，如何认定各方的责任？
文摘
社会
2024-07-21 10:34
北京
根据最高人民法院去年4月份统计数据显示，2019年至2022年，最高人民法院知产庭受理的8436案件民事二审实体案件中，涉及技术类知识产权合同纠纷的数量为342件，比技术秘密纠纷案件多出129件。经在公开渠道检索，技术委托开发合同纠纷类约3100件，其中典型案例6件，最高人民法院审理案件68件，高级人民法院审理案件316件，专门人民法院审理案件177件。技术合作开发合同纠纷为1493件，其中由最高人民法院审理的有55件，高级人民法院审理的为220件，中级人民法院审理的为626件。技术转化合同纠纷55件，技术许可合同纠纷4件，技术咨询合同纠纷2222件，技术服务合同纠纷10702件，技术培训合同纠纷1101件，技术中介合同纠纷37件，技术进口合同纠纷3件。
为了更加全面了解该类案件存在哪些争议焦点问题以及对应的裁判规则，我们团队扩大检索区间，选取近五年（2019年-2023年）内人民法院审理的全部的技术合同纠纷案件，逐一梳理并定期形成研究成果与各位读者分享，希望在带领大家一起了解技术合同纠纷案件特点的同时，为大家提供具体的实务操作建议，达到在事前控制风险、事后解决问题的目的。李营营律师团队多年来专注知识产权争议解决领域，尤其在商业秘密、与技术保护有关的业务领域办理大量案件，多件被评为典型案例。我们秉持“专、精、特、新”的业务准则，摒弃“全能律师”做法，专注知产业务领域并坚持长期深耕挖掘。在研究本领域及延伸的相关法律问题，将研究成果及时在行业分享。我们欢迎大家就具体案件问题或者具体法律问题与我们进行交流。最高法院：如何认定各方是否共同开发了技术？
当事人约定在一方技术基础上开发，综合各方合作前后技术内容的举证情况认定。李营营律师团队项下的商业秘密争议与保护业务，不仅仅包括律师团队协助企业制定保密体系、帮助企业完善自己的保密制度、减少泄密事件发生，还包括在企业发生被侵权事件时，律师团队及时有效协助企业打击离职员工、恶意竞争对手。除此之外，还包括协助企业介入技术的单独开发、合作开发、许可使用、生产销售等流转变现全过程、协助合作方拟定技术合同、全程监督合作过程、对合同履行中可能发生的争议及时解决、促进项目顺利落地执行，使企业研发使用的技术更安全高效运行。在出现技术合同争议后，协助企业及时解决纠纷。一直以来，李营营律师团队专注于企业技术争议与保护业务，帮助企业全方位、全流程创造、获取、使用技术。本期，我们以最高人民法院处理的一起涉技术合作开发合同纠纷案件为例，与各位读者分享最高人民法院审理类似案件的思路。在技术转化合同中，常见的当事人组合是一方为单位，负责发放技术成果转化费并依法就员工的个人所得完成代扣代缴，另一方为单位技术人员，负责技术成果转化，在合同履行过程中，当事人可能就报酬扣税事项发生争议，导致技术人员无法及时取得相应的款项，各方可能就此发生纠纷。在这种情况下，法院如何认定各方是否需要承担责任？如果需要承担，各自的责任大小如何认定？李营营律师团队长期专注研究与技术合同有关业务问题，并形成系列研究成果陆续发布。
报酬发放主体未积极沟通协调、发放报酬、职务发明人未积极提供收款信息及办理手续，对报酬未及时发放均存在过错，报酬发放主体在报酬应发到实发期间构成资金占用，职务发明人虽可获得资金占用期间的利息损失但过高的利率主张不应获支持。1.2004年7月30日，针对“牛磺酸氯化钠注射液” 开发研究事项（涉案药品，协议签订时已获专利授权、临床试验批件），徐某（一审原告）、案外人孙某为发明人，某研究所（一审被告）作为专利权人，签订协议（涉案协议）。2.协议载明，原告是涉案药品成果的发明人、项目负责人、主要完成人，项目内容包括新药申报、完成临床前研究、申请新药临床研究、药物作用机理研究等，被告是原告职务发明、实施成果转化的工作单位，原告享有涉案药品收益35%的报酬，被告提供40万元用于药学作用机理研究。3.2007年12月7日，被告向原告支付40万元。2010年2月、10月，为推进涉案药品Ⅰ期临床试验，被告分别与案外人甲、乙、丙签订合同，所涉合同均载明原告为被告的联系人。2012年8月28日，为转让涉案药品临床研究技术秘密的使用权、转让权，被告与案外人济某公司签订技术秘密转让合同，约定价款3000万元。2012年9月5日，济某公司向被告支付第一笔款项1000万元。2013年3月12日，被告与济某公司签订补充协议，将涉案项目的技术负责人变更为案外人孙某。4.2013年1月28日-2014年11月25日，就发放350万元奖励及相应的税款代扣代缴事项，被告先后三次致函告知原告。其中，被告第三次致函时明确告知原告，350万元应缴税1559920元，税后1940080元，请原告办理领款手续。5.随后，原告徐某认为缴税额超出税法规定未领款，遂向北京知识产权法院起诉，要求判令被告支付成果转化奖励2896670元及相应的经济损失，变更涉案新药Ⅰ期临床试验及项目转让的负责人与联系人为原告。6.2019年5月7日，北京知产法院一审认为，涉案协议有效，各方应依约履行，被告欠付原告350万元款项属实，原告退休后，被告变更涉案项目负责人、联系人并无不当，判决被告支付原告350万元报酬及相应利息（按中国人民银行同期一年期贷款利率计算），驳回原告其他诉讼请求。7.随后，原告、被告均不服向最高人民法院提起上诉。原告徐某认为，本案案由为技术转化成果纠纷，涉案350万元系现金奖励，可按国家规定享受税后优惠，一审错误表述该款项为“报酬”，未准确扣除应缴税款，错误判决某研究所支付350万元，某研究所对款项未支付负有过错要求撤销一审判决、改判某研究所支付成果转化奖励2896670元及相应的经济损失（按银行同期五年期以上贷款利率计算）。被告某研究所认为，其对徐某未取得诉争350万元款项无过错，徐某拒绝配合领款导致该款项无法发放，双方未约定报酬支付期限、未约定利息，徐某个人过错导致未取得款项应自行承担不利后果，一审错误判决某研究所支付利息，要求撤销一审判决，改判驳回徐某的全部诉讼请求。8.2019年11月14日，最高法院二审判决驳回双方上诉，维持原判。
因报酬无法完成扣税，导致技术成果转化方无法取得报酬，如何认定各方的责任？一、涉案协议针对徐某的职务发明成果转化事宜进行约定，双方因涉案协议发生纠纷，本案案由应为技术转化合同纠纷，一审确定案由有误。徐某主张，本案案由应为技术转化合同纠纷，而非技术转让合同纠纷，原审适用案由错误。最高法院认为，技术转让合同纠纷是当事人之间就专利、专利申请、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种以外的其他现有特定的技术成果的相关权利让与他人所订立的合同而发生的纠纷。技术转化合同纠纷是当事人之间就具有实用价值但尚未实现工业化应用的科技成果包括阶段性技术成果，以实现该科技成果工业化应用为目标，约定后续试验、开发和应用等内容的合同而发生的纠纷。本案中，根据双方合同约定，相关技术成果系徐某的职务发明，合同所涉技术秘密及发明专利权均由某研究所享有。涉案合同不涉及徐某与某研究所之间的任何权利转让问题，只是就徐某的职务发明成果转化的相关事宜进行了约定。因此，本案案由应确定为“技术转化合同纠纷"，而非“技术转让合同纠纷"，原审确定案由有误，最高法院予以纠正。二、一审判决某研究所支付350款项并无不当，涉案350万元款项性质应为报酬，是否享受国家税收优惠应由税务部门确定，不属于法院审理范围。某研究所主张，原审判决350万元超出了徐某289.667万元的诉讼请求，违反了“不告不理"的原则。徐某亦主张，原审法院应扣除应纳税额后判决某研究所支付其289.667万元。对此，最高法院认为，虽然徐某原审诉讼请求为289.667万元，但其在原审及二审中均明确该笔款项系以350万元为基数扣除个人所得税后计算所得。当事人亦均确认某研究所根据合同约定税前应支付徐某350万元，只是在应纳税额的确定上存在争议。根据《中华人民共和国个人所得税法》的规定：“个人所得税以所得人为纳税人，以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。"某研究所应代扣徐某基于上述所得应缴纳的个人所得税，但具体税额应依据相关法律及行政法规的规定确定。这既不属于当事人可以协商确定的内容，也不属于民事纠纷案件审理的范围。故原审法院判决某研究所支付徐某350万元并无不当。某研究所还主张，原审判决徐某可以获得全额款项，免除其应纳税款，将会对科研单位科研成果转化造成非常大的困扰和阻碍，产生极为负面的社会影响。对此，最高法院认为，原审判决只是确定了某研究所应支付给徐某的税前款项，并未免除徐某的纳税义务。某研究所应代为扣缴个人所得税后，支付给徐某。至于应纳税额的确定，应由税务部门予以确定。徐某还主张，原审判决中的“报酬"表述错误，应为“现金奖励"，可按国家有关规定享受税收优惠。对此，最高法院认为，首先，《中华人民共和国专利法》第十六条规定：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。"根据该规定，被授予专利权的单位，不管其被授予专利权的发明创造有没有实施，有没有创造出经济效益，都应当给予发明人或者设计人奖励。在发明创造专利实施以后，被授予专利权的单位还应根据该发明创造推广应用的范围和取得的经济效益的大小，给予发明人或者设计人合理的报酬。这里所说的“经济效益"，既包括被授予专利权的单位自己实施专利所取得的经济效益，也包括许可他人实施或者转让专利权所取得的经济效益。参照该规定，除另有约定外，单位将发明、技术秘密等职务科技成果转化所获得的经济收益中的一定比例支付给完成职务技术成果的个人的，应认定为“报酬"。其次，双方合同明确约定，徐某“享有本项职务科技成果及所属知识产权转化、转让收益的35%的报酬。即若将其转让给他人，乙方将享有其转让所取得的净收入的35%"。诉争350万元即是根据该条款予以确定，且双方均予以认可。该合同经双方签字、盖章确认，系双方真实意思表示。综上，原审法院在判决中采用“报酬"的表述既符合法律规定，也符合合同约定。至于该笔收入能否享受相关税收优惠，应由税务部门确定，不属本案审理的范围。三、双方当事人均对诉争350万元款项长时间未支付存在过错，双方关于自身无过错的主张不成立，双方虽未约定款项利息、支付期限，但某研究所占用资金属实，其多次致函徐某告知领款事项表明无长期占用诉争款项的意图，一审法院认定的利率并无不当。某研究所主张，350万元未支付的过错在徐某，原审法院不应判决其支付利息。而徐某则主张，350万元未支付的过错在某研究所，原审法院应按同期五年期贷款利率计算利息。关于过错，最高法院认为，根据本案查明的事实，350万元未支付的主要原因在于双方在应纳税额上存在分歧。如前所述，税额的计算应依据相关法律、行政法规由税务部门确定，不属于当事人可以协商确定的内容。时至今日，因税额未能确定而导致350万元未能支付，双方均有过错。就某研究所来说，其作为全额拨款事业单位，与国家税务部门咨询、沟通的渠道及能力均强于作为个人的徐某；且其作为个人所得税扣缴义务人，对于为单位科研工作做出贡献的职务发明人及时获得相关报酬应采取更为积极的方式。就徐某而言，其虽对某研究所通知的应纳税额存有异议，但正如其在二审中所述，其可在领取款项后到税务部门按照多退少补的原则进行核定，亦可通过税收行政复议途径维护个人利益，而不应在收到领款通知后拒绝提供账号导致钱款无法支付。徐某称，某研究所知道其工资账号故无需提供，但即便如此，某研究所在支付百万元钱款之前确认支付账号也是符合钱款交易习惯的。综上，最高法院对双方关于己方没有过错的意见均不予采纳。关于某研究所应否支付350万元的利息，最高法院认为，涉案协议确未约定报酬的支付期限和利息，但某研究所确实存在占用徐某350万元报酬的事实，且对于350万元未支付也存在一定过错，原审判决其承担徐某自2012年10月1日至实际付清之日止的利息并无不当，最高法院予以维持。关于利率，最高法院认为，根据查明的事实，自2013年起某研究所分别于2013年1月28日、2014年10月24日、2014年11月25日多次致函徐某，足以表明某研究所在诉讼之前并无长期占用该笔款项的意图，且双方对于350万元未能支付均存在一定过错，原审法院按中国人民银行同期一年期贷款利率计算利息损失并无不当，最高法院予以维持。综上所述，最高法院认为双方上诉事由均不成立，判决驳回上诉，维持原判。案例来源：《徐超、北京市神经外科研究所技术转化合同纠纷二审民事判决书》[案号：(2019)最高法知民终279号]一、当事人最好约定清楚各种款项的应付期限及未按时支付时的利息，或者约定清楚一方非正当理由不领取相应款项的，款项支付方无须承担资金占用期间的利息损失赔偿责任。
本案中，法院虽确认收款方及付款方均对涉案款项长时间未支付存在过错、认定了付款方应付资金占用期间的利息损失赔偿责任，利息由法院最终根据各方当事人的过错程度、收款方的实际损失大小等因素酌定。实际上，当事人完全可以通过约定利息的方式来降低被一方起诉主张损失的可能性，否则，认定一方资金占用利息损失赔偿责任大小时，只能由法院或者仲裁机构酌定完成。在此，我们建议，当事人约定好各种款项的应付期限及未按时支付时的利息，或者约定好一方非正当理由不领取相应款项的，款项支付方无须承担资金占用期间的利息损失赔偿责任，由此，一方面可以使将来纠纷发生时，利息损失大小的认定更贴合各方当事人的意愿和实际情况，另一方面也可以督促收款方及时领取款项，降低本案类似纠纷发生的可能性。二、当事人在合同中应明确约定各类款项的支付细节，包括付款方式、付款方及收款方账号信息、付款方及收款方对接的联系人信息等，尤其针对大额应付款项，可以具体约定付款方事先确认收款方的收款信息，收款方负答复确认的义务，超期不答复的，付款方可以依照收款方原指定账户信息转账汇款，且不承担由此可能造成的收款方未实际收到该笔款项的任何责任。本案中，徐某及某研究所就涉案款项的应缴税额产生争议，徐某因自认该税额超过法律规定而拒绝领款及配合某研究所办理税款扣缴事宜，某研究所虽有徐某接收工资的银行账号，但认为徐某对涉案大额款项应再次确认收款账号，因徐某拒不确认其收款账号，某研究所就搁置该款项，未予发放，双方僵持时间长达七年，令人唏嘘。实际上，技术转化合同履行中产生的技术转化收益，往往款项金额较高，付款方在支付之前要求收款方确认其收款账号，符合大额转账交易习惯，但是本案中的双方却因收款方拒绝向付款方确认收款账号，付款方因此搁置不理，双方僵持的局面本可以化解。在此，我们建议，当事人最好明确约定各类款项的支付细节，包括付款方式、付款方及收款方账号信息、付款方及收款方对接的联系人信息等。尤其针对大额应付款项，可以考虑约定“付款方事先确认收款方的收款信息，收款方负答复确认义务，超期不答复的，付款方可以依照收款方原指定账户信息转账汇款，且不承担由此可能造成的收款方未实际收到款项的任何责任”。三、在合同履行过程中，如果各方因某一重要事项未能落实，我们建议当事人积极与对方沟通，最好以书面形式、保留沟通的全过程。
本案中，最高法院在认定某研究所针对涉案350万元款项长期未付期间的应付的资金占用利息损失时，考虑到某研究所在款项的应缴税额迟迟未敲定期间多次主动联系职务发明人徐某，认定某研究所不具有长期占有徐某款项资金的主观恶意，并以此因素酌定相对较低的利率以计算某研究所应付的利息损失。这充分说明，在合同履行过程中，出现履行困难后，一方当事人与他方当事人沟通、解决困难的态度如何，会影响到后续纠纷解决过程中法院或者仲裁机构对该方当事人主观恶意的认定，进而直接影响到其应承担的责任大小的认定。在此，我们建议当事人，针对有碍合同顺利履行的事项，积极告知对方当事人，积极与对方当事人协商解决问题，把诚信履约的原则贯彻到底，做善意守约的当事人，如此可降低后续纠纷负担过重的风险。李营营律师提示：技术合同本身涉及合同目的拟定、付款节奏设计、合同双方在具体合同履行过程中不同工作内容的提前确定、阶段性技术资料交付安排和配套资料文件的设置、技术交付质量的评估确认、违约责任设置、管辖约定、技术成果权属安排等内容，合同拟定既要考虑技术项目实际情况、研发周期、研发需求，又要考虑合同各方风险控制，综合性极强。可以说，一份高质量的技术合同对于法律技术要求较高，而一份好的合同完全可以合理控制合作各方的风险，将合同风险、技术所有权属争议控制在最前端，可以在后续诉讼中将某一方的诉讼难度、举证难度合理控制。因为技术合同引发的争议解决，更多时候是需要代理律师对技术研发过程和各方履约状态作出精准的分析，而不仅仅合同法相关知识。所以，我们由衷地建议大家在合作之初、争议发生时，委托专业的长期研究技术合同争议解决律师团队处理，以最大程度争取对自己有利结果。
【声明：本文系作者对人民法院在个案中裁判观点的提炼总结，旨在帮助读者快速了解司法实践中法院在部分案件中处理具体法律问题的裁判规则，不代表作者对具体裁判观点的认同，更不代表本文作者对某一具体法律问题的法律意见或法律观点。由于查询渠道受限且本文引用案例并非指导性案例，因此，本文中体现的裁判观点不具有普遍的指导意义。同时，由于个案差异性极大，建议大家在具体案件办理中，委托专业律师结合具体案件事实、具体法律规定，对具体案件中的具体法律问题进行分析论证，得出契合个案的正确结论。】
手机：15810018567
座机：010-59449968
邮箱：15810018567@163.com
专业背景介绍：李营营，北京云亭律师事务所高级合伙人，北京企业法律风险防控研究会第二届理事会理事，高级企业合规师，毕业于中国社会科学院，民商法硕士（公司法方向），拥有证券从业资格，专注于商业秘密民事与刑事、与技术相关的争议解决和保护、民商事诉讼与仲裁、保全与执行等实务领域，在最高人民法院、各省级高级人民法院成功办理多起重大疑难复杂案件，办理案件标的金额超过百亿元。李营营律师深耕知识产权民事纠纷和刑事犯罪领域多年，对涉知识产权（尤其是商业秘密民刑案件、与技术相关的合同纠纷、商业诋毁等不正当竞争案件）相关法律问题均有深入研究。李营营律师代理的多起知识产权民事案件获得判决的胜诉结果，代理多起客户作为原告成功争取法院3倍惩罚性赔偿，代理的多起被告客户成功争取法院判定不构成侵权的胜诉结果，代理多起被害企业成功启动刑事立案、刑事追诉、成功争取犯罪分子得到刑事处罚结果；代理多起被告人/被告单位处理的涉商业秘密犯罪刑事案件也取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果。同时，李营营律师在商业秘密体系建设领域，也具有丰富的项目经验。协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系运行情况的法律尽职调查，成功为多家企业客户建设完善的商业秘密保密体系。在5类技术合同领域，李营营律师团队围绕不同业务领域下技术合同签订以及履行中风险点，形成了数百篇专题研究文章，熟悉该类合同纠纷常见风险点和解决方案。在民商事争议解决领域，李营营律师成功代理多位企业客户在多例合同纠纷案件中完成诉讼目的，善于以高效的沟通和专业的能力在短期内为客户快速回款，通过商业谈判、诉讼打击、第三人债务加入、调解和解等手段有效保护客户合法权益。截至目前，李营营律师在“法客帝国”“民商事裁判规则”“保全与执行”等公众号发表与技术、商业秘密、公司实务、保全与执行等话题相关专业文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院转载，广受业内人士好评。李营营律师团队一直致力技术保护和与技术有关的争议解决，多年来深入研究技术委托开发合同、技术合作开发合同、技术转化合同、技术转让合同、技术许可合同、技术咨询合同、技术服务合同、技术培训合同、技术中介合同、技术进口合同等与技术合同相关的争议解决，在该特定领域内发布了数百篇专业文章，对技术合同纠纷案件有扎实并深入的研究，熟悉该领域内常见、多发的问题和争议焦点，熟悉法院实务裁判规则，擅长拟定各类技术合同，能够迅速精准识别合作的风险和合同漏洞，可以协助开发方或委托方提前控制好法律风险，提供风险应对方案、及时解决风险，推动技术项目安全高效运行。2022年，李营营律师结合多年来办理大量执行审查类相关业务的经验，以真实案例为导向，对各种业务场景下的主要法律问题、典型裁判规则、风险应对策略和解决方案建议进行类型化汇总和归纳，合著出版《保全与执行：执行异议与执行异议之诉实战指南》。接下来，李营营律师团队会陆续出版商业秘密实战的相关书籍、技术合同纠纷实战指南、不正当竞争实战的相关书籍、知识产权犯罪的相关书籍。
手机：15810018567
座机：010-59449968
邮箱：15810018567@163.com
专业背景介绍：曹燚，北京云亭律师事务所李营营律师团队成员，拥有法律职业资格证书，毕业于北京大学法学院，研究生学历。曹燚本科就读于南开大学商学院，攻读工商管理/管理学学士，对于企业战略经营、企业组织架构设计与安排、决策建议、人力资源管理、国际商务与贸易、物流与供应链管理、企业伦理、电子商务、企业知识产权管理等企业运营逻辑有专业且深入的理解。研究生期间，曹燚就读于北京大学法学院，民法方向，在校期间主要学习研究合同法实务、侵权法实务、亲属继承、企业与公司法专题、并购与重组、经济纠纷实务等相关法律问题。曹燚在入职李营营律师团队之前，曾在多家知名律师事务所服务，为近60个案件撰写法律文书，如起诉状、答辩状、上诉状、代理意见等文件，为近10家知名企业撰写近100份法律咨询意见、审核合同近千份；能够很好地庭审前期进行必要法律检索、制定诉讼方案、整理证据材料、联系法院及仲裁委等。不仅如此，曹燚还深度参与近20个知名企业的非诉业务，如美元债、信托业务、常法业务等。曹燚擅长为企业提供合规法律服务项目，擅长办理合同纠纷类案件。目前，曹燚与李营营律师及其他团队成员一并参与技术合同纠纷案件实战法律文书的编写工作，对与技术合同有关的拟定、项目培训、项目推进监测、案件办理有深入的研究和丰富的经验。同时，曹燚还为多家客户单位提供常年法律顾问服务，获得客户一致好评。
关于李营营律师团队的具体介绍，请点击链接了解。或关注微信公众号“李营营律师团队”/（搜索手机号15810018567 /扫下图二维码 添加李律师微信）![]()
欢迎就文章所讨论的法律问题与我们联系
欢迎与我们深度探讨或咨询个案问题
手机：15810018567 邮箱：liyingying@yuntinglaw.com
