技术纠纷专题38：当事人合作终止后擅自转让共有技术成果，如何认定损失赔偿责任？
文摘
社会
2024-07-18 18:03
北京
根据最高人民法院去年4月份统计数据显示，2019年至2022年，最高人民法院知产庭受理的8436案件民事二审实体案件中，涉及技术类知识产权合同纠纷的数量为342件，比技术秘密纠纷案件多出129件。经在公开渠道检索，技术委托开发合同纠纷类约3100件，其中典型案例6件，最高人民法院审理案件68件，高级人民法院审理案件316件，专门人民法院审理案件177件。技术合作开发合同纠纷为1493件，其中由最高人民法院审理的有55件，高级人民法院审理的为220件，中级人民法院审理的为626件。技术转化合同纠纷55件，技术许可合同纠纷4件，技术咨询合同纠纷2222件，技术服务合同纠纷10702件，技术培训合同纠纷1101件，技术中介合同纠纷37件，技术进口合同纠纷3件。
为了更加全面了解该类案件存在哪些争议焦点问题以及对应的裁判规则，我们团队扩大检索区间，选取近五年（2019年-2023年）内人民法院审理的全部的技术合同纠纷案件，逐一梳理并定期形成研究成果与各位读者分享，希望在带领大家一起了解技术合同纠纷案件特点的同时，为大家提供具体的实务操作建议，达到在事前控制风险、事后解决问题的目的。李营营律师团队多年来专注知识产权争议解决领域，尤其在商业秘密、与技术保护有关的业务领域办理大量案件，多件被评为典型案例。我们秉持“专、精、特、新”的业务准则，摒弃“全能律师”做法，专注知产业务领域并坚持长期深耕挖掘。在研究本领域及延伸的相关法律问题，将研究成果及时在行业分享。我们欢迎大家就具体案件问题或者具体法律问题与我们进行交流。最高法院：当事人合作终止后擅自转让共有技术成果，如何认定其损失赔偿责任？
围绕当事人的诉讼请求认定，当事人仅以合作后技术成果被侵权为由主张损失的，支持其侵权损失的赔偿请求，不支持其合作开发损失的赔偿请求。李营营律师团队项下的商业秘密争议与保护业务，不仅仅包括律师团队协助企业制定保密体系、帮助企业完善自己的保密制度、减少泄密事件发生，还包括在企业发生被侵权事件时，律师团队及时有效协助企业打击离职员工、恶意竞争对手。除此之外，还包括协助企业介入技术的单独开发、合作开发、许可使用、生产销售等流转变现全过程、协助合作方拟定技术合同、全程监督合作过程、对合同履行中可能发生的争议及时解决、促进项目顺利落地执行，使企业研发使用的技术更安全高效运行。在出现技术合同争议后，协助企业及时解决纠纷。一直以来，李营营律师团队专注于企业技术争议与保护业务，帮助企业全方位、全流程创造、获取、使用技术。本期，我们以最高人民法院处理的一起涉技术合作开发合同纠纷案件为例，与各位读者分享最高人民法院审理类似案件的思路。技术合作开发合同终止后，部分当事人擅自转让共同开发的技术成果，其他当事人可能因此主张其赔偿损失，各方可能会因为损失赔偿的范围产生争议。在这种情况下，法院如何认定？李营营律师团队长期专注研究与技术合同有关业务的问题，并形成系列研究成果陆续发布。
当事人以技术成果权益受侵害为由主张赔偿，不能同时要求赔偿方赔偿合作开发损失。一审法庭辩论结束前未增加“主张赔偿合作开发损失”的诉讼请求，二审法院对其“主张赔偿合作开发损失”的上诉请求不予审理。1.1994年4月，山某大学（被告）与当地省环保局就合作开发环境保护生物工程技术事宜签订协议（涉案协议），被告指定其科研处、省环保局指定原告具体负责合作。2.协议约定，双方成立项目公司，利用被告的四项现有技术开发生产环保设备、制品，双方各持项目公司50%股权，开发成果归公司所有，双方享有其他产权及利益分配的50%。被告技术的其中一项为“应用生物技术处理工业有机废弃物的技术”（涉案现有技术）。3.1994年4月-7月，原告开设共管账户，注资5万元，租用实验基地。1994年10月-1995年，双方就涉案技术实际进行“光合菌菌肥菌剂”（涉案生产技术）工业化生产实验，申报设备制品报告（较被告提供的涉案现有技术有所提高），研制2套工艺设备（涉案研发设备，即“培养光合细菌菌液的装备”、“厌氧产酸装置”），研制“光合菌抗癌类药”（涉案抗癌药）。4.1995年11月25日-1997年1月11日，被告先后就2套涉案研发设备申请专利并被授予专利权，载明设计人员均为其人员。1996年3月26日，被告致函原告，表明双方协议已终止、不得扩散被告技术，随后，原告多次复函，要求澄清分歧、解决合作停止的后续事宜，被告未回复。1996年4月，被告将涉案生产技术作价250万元、涉案抗癌药技术作价300万元转让给第三方华某公司，约定第三方享有前述技术的独家生产经营权。因资金问题，双方未成立项目公司。5.1996年8月，原告科某中心得知被告对外转让技术成果后，以其侵犯技术成果为由向山西省高级人民法院起诉，要求确认其转让涉案生产技术、抗癌药转让行为无效，判决其单方申请的两项专利归双方共同所有，变更专利设计人，赔偿损失。6.随后，山西高院一审认为，涉案协议有效，双方虽未设立项目公司，但仍进行了约两年的合作开发，变更了合作形式，讼争的涉案生产技术、抗癌药虽未具体列入涉案协议但未超出协议任务范畴，明显不同于被告的原始技术，应属于双方共有，转让收益归双方共享，判决涉案生产技术、抗癌药归双方共有，被告向原告支付转让费的一半，涉案专利归双方共有。7.随后，科某中心向最高人民法院提起上诉，认为原审判决应增加判项，要求增判山某大学支付其合作开发损失费、试验失败风险费145.25万元及利息损失。8.1999年9月3日，最高法院二审判决维持一审判决中关于双方共有涉案专利涉案生产技术的内容，未支持科某中心要求山某大学承担损失费及其利息损失的主张。
如何认定合作终止后擅自转让技术成果的当事人的损失赔偿责任？一、对比各方举证的合作前后的技术内容，认定主张赔偿方享有合作开发技术成果的权益。最高法院认为，经对科某中心提供的有关合作期间的光合细菌菌肥生产工艺流程及光合反应器、厌氧罐两项设备的图纸与山某大学合作前单方完成的光合细菌菌肥工艺技术和光合反应器实物、厌氧产酸装置图纸进行比较，前者与后者在工艺步骤、设备结构和部分关键部件方面均有明显不同，而科某中心提供的两项设备图纸与双方停止合作后山某大学单方申请专利的光合反应器和厌氧产酸装置的技术方案相比，二者则基本相同；科某中心提供的光合细菌生产工艺流程与山某大学转让给案外人华博公司的光合细菌菌肥工艺技术相比，亦基本相同，且山某大学转让给华博公司的生产光合细菌菌肥的设备就是上述两项专利。因此原审法院认定山某大学转让给华博公司的光合细菌菌肥工艺技术和光合反应器、厌氧产酸装置两项专利为双方合作期间所共同完成的成果，并判决上述技术成果为双方共同所有正确。二、一方擅自将其与他方共有的技术成果转让给第三方，构成侵权，应承担侵权责任，但是双方互相侵权的，侵权责任可抵消。最高法院认为，山某大学在未征得科某中心同意的情况下，单方将双方合作研制的光合细菌菌肥工艺技术和两项实用新型专利转让给华博公司独占使用，侵犯了科某中心的技术成果权，山某大学对此应当承担相应的侵权民事责任。科某中心在山某大学致函要求其不得将山某大学的技术向外扩散和转让的情况下，仍以销售成套设备的形式，将双方合作研制的光合细菌菌肥工艺技术许可给山西省五台山复合菌剂厂等多家企业使用，且未征得山某大学的同意，侵犯了山某大学的技术成果权，科某中心对此亦应承担相应的侵权民事责任。鉴于科某中心和山某大学互有侵犯对方光合细菌菌肥技术成果权的行为，故双方给对方造成的经济损失可相互抵消，互不支付。三、对于赔偿方应承担的损失赔偿范围的认定，以主张方的诉讼请求为限，科某中心在一审中仅主张山某大学赔偿其侵权而遭受的损失，其在上诉请求中提出的“赔偿合作开发期间的损失”超出一审诉讼请求，不属于二审审理范围。此外，其诉讼代理人系一般授权代理，不能代其增加诉讼请求。最高法院认为，科某中心在一审起诉时只主张山某大学赔偿其因侵权所造成的经济损失，并没有主张山某大学赔偿其因双方在合作开发过程中所造成的经济损失。科某中心的委托代理人虽然在其补充代理词中提出过这样的请求，但其系一般代理，无权代为科某中心提出增加诉讼请求，且该请求系在原审法庭辩论结束后提出的，因此，科某中心主张山某大学赔偿其因双方在合作开发过程中所造成的经济损失145．25万元及其利息的上诉请求超出了本案的审理范围，本院不予审理，科某中心对此可另行起诉。科某中心主张变更ZL95224674．0和ZL96204014．2两项专利的设计人问题，由于科某中心未经设计人的授权，故其对此无权提起诉讼。综上，最高法院认为原审判决认定的部分事实不清，适用法律不当，判决维持一审判决中关于双方共有涉案专利、涉案生产技术的内容，未支持科某中心要求山某大学承担损失费及其利息损失的主张。案例来源：《山西大学与山西省科林环境保护技术中心“光合细菌菌肥”技术合作开发合同纠纷上诉案》[案号：(1998)知终字第5号]一、如果当事人企图通过诉讼途径要求合作终止后擅自转让共有技术成果的其他当事人承担赔偿损失的责任的，其自身及诉讼代理人应全面梳理事实，尽可能在一审提交起诉状时全面罗列诉讼请求。
本案中，科某中心在一审中仅以技术权益受侵害为由主张山某大学赔偿因侵权而造成的损失，虽然其上诉请求中列明了主张山某大学赔偿其在合作期间的开发损失，但未在一审庭审辩论终结前提交增加诉讼请求申请书，最终其要求山某大学赔偿合作开发损失的主张，被二审法院超出一审诉讼请求为由告知另行起诉。由此，科某中心未能通过此案纠纷的处理一并解决掉原本可以处理的要求山某大学赔偿合作开发损失的问题，实在是可惜，此种情形完全可以通过当事人及其诉讼代理人先前充分的准备工作避免。在此，我们建议，当事人（及其诉讼代理人）尽早全面梳理案件事实，在起诉状中尽可能确保全面罗列诉讼请求，并在开庭前再次核查是否有所遗漏，如有遗漏，应当及时准备好相应的补充文书。二、建议诉讼代理人尽早向当事人释明一般授权代理和特别授权代理的区别，尤其应向其提示各自的风险。如果当事人选择一般授权代理的，我们建议当事人务必确保亲自出庭，方便及时提交增加、变更诉讼请求申请书等等。如果当事人选择特别授权代理，诉讼代理人应当随机应变，及时准备好增加、变更诉讼请求书。本案中，科某中心在一审中仅以自身技术权益受侵害为由主张山某大学赔偿损失，并未在一审庭审辩论终结前提出增加“主张合作开发损失”的诉讼请求，而是由其一般授权的诉讼代理人在庭后才提出了相应的书面意见，最终其在上诉请求中提出要求山某大学赔偿其合作开发损失的主张，被二审法院以超出一审诉讼请求、不属于二审审理范围为由告知另诉、不予审理。从本案已公开案情来看，造成此种尴尬局面的可能情形不外乎：其一，科某中心未出席一审庭审，其无法当庭提交相应的增加诉讼请求申请书。其二，科某中心出席一审庭审，但其人员未携带公章出庭，亦无法当庭提交相应的增加诉讼请求申请书。其三，科某中心出席一审庭审，也携带了公章，但自身及其诉讼代理人对庭审状况欠缺敏锐的判断，未能及时形成增加诉讼请求申请书，在庭审辩论结束前向一审法院提交……无论是何种情形，结果都是遗憾的。为避免此类局面的出现，我们建议，当事人涉诉后如果委托了律师，代理人应当尽早向当事人解释清楚一般授权代理和特别授权代理的区别，尤其要重点强调两种不同的代理情形下的风险和应对。如果当事人选择一般授权代理，务必确保亲自出庭，方便对庭审突发情况随机应变，该提交增加、变更诉讼请求申请书的，要在一审庭审辩论终结前及时向一审法院提交。如果当事人选择特别授权代理，诉讼代理人应做好随机应变的准备，务必在一审庭审辩论终结前提出相应的申请。此外，无论是何种代理，当事人系企业的，我们都建议，此类当事人在出庭时最好携带公章备用，方便当庭向法院提交相应的书面材料。李营营律师提示：技术合同本身涉及合同目的拟定、付款节奏设计、合同双方在具体合同履行过程中不同工作内容的提前确定、阶段性技术资料交付安排和配套资料文件的设置、技术交付质量的评估确认、违约责任设置、管辖约定、技术成果权属安排等内容，合同拟定既要考虑技术项目实际情况、研发周期、研发需求，又要考虑合同各方风险控制，综合性极强。可以说，一份高质量的技术合同对于法律技术要求较高，而一份好的合同完全可以合理控制合作各方的风险，将合同风险、技术所有权属争议控制在最前端，可以在后续诉讼中将某一方的诉讼难度、举证难度合理控制。因为技术合同引发的争议解决，更多时候是需要代理律师对技术研发过程和各方履约状态作出精准的分析，而不仅仅合同法相关知识。所以，我们由衷地建议大家在合作之初、争议发生时，委托专业的长期研究技术合同争议解决律师团队处理，以最大程度争取对自己有利结果。
【声明：本文系作者对人民法院在个案中裁判观点的提炼总结，旨在帮助读者快速了解司法实践中法院在部分案件中处理具体法律问题的裁判规则，不代表作者对具体裁判观点的认同，更不代表本文作者对某一具体法律问题的法律意见或法律观点。由于查询渠道受限且本文引用案例并非指导性案例，因此，本文中体现的裁判观点不具有普遍的指导意义。同时，由于个案差异性极大，建议大家在具体案件办理中，委托专业律师结合具体案件事实、具体法律规定，对具体案件中的具体法律问题进行分析论证，得出契合个案的正确结论。】
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专业背景介绍：李营营，北京云亭律师事务所高级合伙人，北京企业法律风险防控研究会第二届理事会理事，高级企业合规师，毕业于中国社会科学院，民商法硕士（公司法方向），拥有证券从业资格，专注于商业秘密民事与刑事、与技术相关的争议解决和保护、民商事诉讼与仲裁、保全与执行等实务领域，在最高人民法院、各省级高级人民法院成功办理多起重大疑难复杂案件，办理案件标的金额超过百亿元。李营营律师深耕知识产权民事纠纷和刑事犯罪领域多年，对涉知识产权（尤其是商业秘密民刑案件、与技术相关的合同纠纷、商业诋毁等不正当竞争案件）相关法律问题均有深入研究。李营营律师代理的多起知识产权民事案件获得判决的胜诉结果，代理多起客户作为原告成功争取法院3倍惩罚性赔偿，代理的多起被告客户成功争取法院判定不构成侵权的胜诉结果，代理多起被害企业成功启动刑事立案、刑事追诉、成功争取犯罪分子得到刑事处罚结果；代理多起被告人/被告单位处理的涉商业秘密犯罪刑事案件也取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果。同时，李营营律师在商业秘密体系建设领域，也具有丰富的项目经验。协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系运行情况的法律尽职调查，成功为多家企业客户建设完善的商业秘密保密体系。在5类技术合同领域，李营营律师团队围绕不同业务领域下技术合同签订以及履行中风险点，形成了数百篇专题研究文章，熟悉该类合同纠纷常见风险点和解决方案。在民商事争议解决领域，李营营律师成功代理多位企业客户在多例合同纠纷案件中完成诉讼目的，善于以高效的沟通和专业的能力在短期内为客户快速回款，通过商业谈判、诉讼打击、第三人债务加入、调解和解等手段有效保护客户合法权益。截至目前，李营营律师在“法客帝国”“民商事裁判规则”“保全与执行”等公众号发表与技术、商业秘密、公司实务、保全与执行等话题相关专业文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院转载，广受业内人士好评。李营营律师团队一直致力技术保护和与技术有关的争议解决，多年来深入研究技术委托开发合同、技术合作开发合同、技术转化合同、技术转让合同、技术许可合同、技术咨询合同、技术服务合同、技术培训合同、技术中介合同、技术进口合同等与技术合同相关的争议解决，在该特定领域内发布了数百篇专业文章，对技术合同纠纷案件有扎实并深入的研究，熟悉该领域内常见、多发的问题和争议焦点，熟悉法院实务裁判规则，擅长拟定各类技术合同，能够迅速精准识别合作的风险和合同漏洞，可以协助开发方或委托方提前控制好法律风险，提供风险应对方案、及时解决风险，推动技术项目安全高效运行。2022年，李营营律师结合多年来办理大量执行审查类相关业务的经验，以真实案例为导向，对各种业务场景下的主要法律问题、典型裁判规则、风险应对策略和解决方案建议进行类型化汇总和归纳，合著出版《保全与执行：执行异议与执行异议之诉实战指南》。接下来，李营营律师团队会陆续出版商业秘密实战的相关书籍、技术合同纠纷实战指南、不正当竞争实战的相关书籍、知识产权犯罪的相关书籍。
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专业背景介绍：曹燚，北京云亭律师事务所李营营律师团队成员，拥有法律职业资格证书，毕业于北京大学法学院，研究生学历。曹燚本科就读于南开大学商学院，攻读工商管理/管理学学士，对于企业战略经营、企业组织架构设计与安排、决策建议、人力资源管理、国际商务与贸易、物流与供应链管理、企业伦理、电子商务、企业知识产权管理等企业运营逻辑有专业且深入的理解。研究生期间，曹燚就读于北京大学法学院，民法方向，在校期间主要学习研究合同法实务、侵权法实务、亲属继承、企业与公司法专题、并购与重组、经济纠纷实务等相关法律问题。曹燚在入职李营营律师团队之前，曾在多家知名律师事务所服务，为近60个案件撰写法律文书，如起诉状、答辩状、上诉状、代理意见等文件，为近10家知名企业撰写近100份法律咨询意见、审核合同近千份；能够很好地庭审前期进行必要法律检索、制定诉讼方案、整理证据材料、联系法院及仲裁委等。不仅如此，曹燚还深度参与近20个知名企业的非诉业务，如美元债、信托业务、常法业务等。曹燚擅长为企业提供合规法律服务项目，擅长办理合同纠纷类案件。目前，曹燚与李营营律师及其他团队成员一并参与技术合同纠纷案件实战法律文书的编写工作，对与技术合同有关的拟定、项目培训、项目推进监测、案件办理有深入的研究和丰富的经验。同时，曹燚还为多家客户单位提供常年法律顾问服务，获得客户一致好评。
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