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近日，江苏三法律师事务所王馨、金卉律师承办的“哥老官”商标无效宣告一案，在经过北京知识产权法院一审、北京市高级人民法院二审后，最终得以认定注册号为21229443的“哥老官”商标（以下简称诉争商标）因违反《商标法》第三十二条“也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，被宣告无效。依法维护了委托人上海哥老官餐饮管理有限公司的合法权益。
1.2014年1月14日，上海哥老官餐饮管理有限公司（曾用名：上海歌老官餐饮管理有限公司，以下简称上海哥老官公司）成立；
2.2014年2月，上海哥老官经营的哥老官重庆美蛙鱼火锅首店开业；
3.2014年5月21日，上海哥老官申请注册“哥老官”商标，国家知识产权局以与已注册的“哥佬倌”商标近似而驳回注册申请；
4.2016年9月7日，刘某申请注册诉争商标，国家知识产权局同样以与已注册的“哥佬倌”商标近似而驳回注册申请；
5.2017年11月15日，刘某在南京成立南京哥老官餐饮管理有限公司；
6.2020年9月29日，引证商标“哥佬倌”历经行政阶段复审、诉讼阶段一、二、再审后，被依法撤销；
7.2022年8月21日，刘某申请的诉争商标予以注册公告，专用权期限2021年08月28日至2031年08月27日。
1. 无法作为哥老官注册商标的持有人，合法持有并使用该商标；
2. 正在经营的店铺面临工商管理部门的调查和处罚，影响店铺正常经营；
3. 目前已使用的哥老官商标的行为可能产生相应的侵权责任；
4. 授权他人使用该商标的目的也因此无法实现，导致相关违约责任的产生。
1.委托人早在2014年（早于诉争商标注册申请日）就开始使用哥老官商标经营重庆美蛙鱼头火锅，在使用该商标的过程中投入了大量宣传及推广活动，在江浙沪地区已经形成了一定的影响力；
2.刘某在哥老官形成品牌影响力之后，申请注册该商标，并且以申请撤销引证商标等一系列行为来达到获取该注册商标的目的；
3.刘某还注册了多件与他人具有一定知名度的姓名、艺名、别名等文字相同的商标，部分已经被宣告无效，其主观恶意明显，故建议委托人依据《商标法》第三十二条的规定向国家知识产权局提出宣告无效申请。
在国家知识产权局采纳了我方观点作出宣告无效的裁定书后，刘某就该裁定对国家知识产权局提起了行政诉讼，委托人作为第三人参加诉讼。
在诉讼程序中，无论是北京知识产权法院还是北京市高级人民法院，均认可在本案中，刘某系以不正当手段抢先注册上海哥老官公司已经使用并有一定影响的商标，国家知识产权局对诉争商标作出无效宣告的裁定事实清楚、适用法律正确、结论无误。
商标法第三十二条的规定是基于诚实信用原则，对已经使用并有一定影响的未注册商标予以保护，制止以不正当手段抢注的行为。判断是否构成不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，须满足以下条件:(1)他人商标在诉争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响;(2)诉争商标与他人商标相同或近似;(3)诉争商标指定的商品或服务与他人商标使用的商品或服务原则上相同或类似;(4)诉争商标申请人采用了不正当手段。
根据在案证据可知，在诉争商标注册申请日前，第三人（即委托人）已在餐饮服务上在先使用“哥老官”标识且已经获得多项荣誉，具有一定知名度，原告与第三人同为餐饮行业经营者，在理应对第三人“哥老官”火锅店知晓的情形下申请注册与之相同的商标，难谓善意。诉争商标核定使用的餐厅、茶馆等服务与第三人实际经营使用的餐厅等服务属于同一种、类似或关联性较强的服务，故诉争商标的注册使用易导致消费者混淆误认，已构成商标法第三十二条“以不正当手段抢注申请人在先使用并具有一定影响的商标”之情形，被告对此认定正确。
商标法第三十二条规定，不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。上述规定旨在打击和遏制抢注他人使用在先并有一定影响的商标的行为，这也是诚实信用原则在商标法领域的体现。
认定诉争商标的申请注册是否属于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”时，应同时具备下列情形:
(1)未注册商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响;
(2)诉争商标与在先使用的未注册商标构成相同或近似标志;
(3)诉争商标指定使用的商品与在先使用的未注册商标所使用的商品构成相同或类似商品;
(4)诉争商标申请人明知或者应知他人在先使用商标，
本案中，综合考虑以下因素:
一、根据哥老官公司提交的协会证明、媒体报道等证据，可以证明在诉争商标申请日前，哥老官公司已在餐饮服务上在先使用“哥老官”标志，并具有了一定知名度和影响力;
二、诉争商标是由汉字“哥老官”构成的文字商标，其文字“哥老官”与哥老官公司在先使用的“哥老官”标志文字完全相同;
三、诉争商标核定使用的“餐厅、茶馆”等服务与哥老官公司实际经营的餐厅服务，在服务的目的、方式、服务对象等方面相同或具有密切关联性，属于同一种或类似服务;
四、刘某与哥老官公司均为餐饮行业经营者，其理应知晓哥老官公司的“哥老官”标志，但其仍注册与“哥老官”标志完全相同的诉争商标，主观难谓善意。
综合上述分析，诉争商标的申请注册构成商标法第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形一审法院对此认定正确，刘某的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。
律师简介
先后就读于南京财经大学、南京大学和南京师范大学，法律硕士学位。
执业12年有余，承办大量案件，实践经验丰富，注重理论研究，发表多篇以法学特别是税法为方向的论文，其中《“富力税案”中房产税问题的深度思考》获得第五届“华税杯”税法论文大赛暨《中国税务律师评论》贡献奖，《个人股东借款，注意缴税要点》一文刊发于《中国税务报》，并被《江西税务》官方微信予以转发。擅长综合运用法律思维和财税思维解决疑难问题，能够通过税务咨询和税务筹划为客户争取利益，通过税收争议解决程序为客户减轻税收负担。
此外，王馨律师还获得南京市鼓楼区司法局、南京市律师协会鼓楼分会颁发的2020年度“金牌律师”称号。
专业方向：企业税务筹划与争议、知识产权、建筑工程与房地产。
社会职务：南京市律协财税法律业务委员会副主任，江苏省律协财税法律业务委员会委员，江苏省法学会金融法学与财税法学研究会理事，江苏省法学会案例法学研究会理事。
律师简介
江苏三法律师事务所律师，第二届“紫金杯”南京律师辩论大赛优秀辩手。
本科毕业于上海政法学院，研究生毕业于香港城市大学知识产权与科技法专业。曾在PPP项目法律服务团队，为江苏省内多个PPP项目保驾护航。目前致力于民商事领域，特别是婚姻家事、知识产权案件、合同纠纷的理论研究和实务探索。
往期回顾
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