以案释法丨恶意攀附知名商标,构成商标侵权及不正当竞争

文摘   社会   2024-10-11 20:18   山东  

引言

不良商家为了谋取私利,故意使用相似商业标识,擅自使用他人有一定影响力的企业名称,导致公众混淆或误认,商标侵权行为及不正当竞争行为屡见不鲜。为了更好地理解侵犯注册商标专用权和不正当竞争行为的法律界定与适用,我们通过具体案例深入分析。本案涉及一家企业通过恶意攀附知名商标,在相同商品上使用与知名商标近似的标识,被法院认定构成商标侵权及不正当竞争。


基本案情

西某股份公司于1897年6月18日在德国成立。西某(中国)有限公司于1994年10月6日成立,注册资本9亿欧元,经营范围包括电气、电子、机械工业等领域投资及电气、电子、机械产品的制造经营活动。西某股份公司及西某(中国)有限公司(以下统称西某公司)是“西某某”“SIEMENS”注册商标的权利人,两商标注册在洗衣机等商品上,经过西某公司长期使用和大力推广宣传,已经具有较高知名度,特别是“西某某”商标在第11类柜式和箱式冷冻机商品上被认定为驰名商标,并且在第9类控制器商品上也具有广泛影响力。

2012年4月8日,一家名为“上海西某某公司”的空壳公司在塞舌尔共和国成立,并由宁波保税区群某贸易有限公司注册了“SIMBMC”商标。该商标被用在由奇某公司生产和销售的洗衣机产品上。奇某公司还将“上海西某某公司”的名称用作商业标识,并广泛用于其产品、外包装及相关宣传中,进一步加强消费者的混淆感。此类行为引发多地行政机关的查处,部分机关已认定这些行为构成商标侵权或不正当竞争,并作出行政处罚。

西某公司认为奇某公司等的行为侵害其注册商标专用权,并构成不正当竞争,因此向法院提起诉讼。

法院判决

一审法院认为,本案中奇某公司虽然将“西某某”商标作为企业名称在相同商品上使用,但其并未突出使用“西某某”或“上海西某某”字号,故奇某公司在洗衣机产品上标注“上海西某某电器有限公司”的行为未构成商标侵权。然而,奇某公司在洗衣机产品上使用的“SIMBMC”标识与西某公司的“SIEMENS”商标具有视觉近似性,容易引起混淆,构成商标侵权。西某公司的字号“西某某”已经有一定的影响,奇某公司在洗衣机产品上标注“上海西某某电器有限公司”字样的行为,属于擅自使用他人有一定影响的企业名称,构成不正当竞争。判决奇某公司等立即停止侵权,并赔偿经济损失1亿元及合理开支16.3万元。奇某公司等不服,提起上诉。

最高人民法院二审认为,奇某公司等明知“西某某”“SIEMENS”商标的知名度,故意将“上海西某某电器有限公司”使用在洗衣机产品上,造成消费者混淆误认,构成商标侵权;在产品外包装及宣传活动中使用该标识亦构成不正当竞争,应当承担赔偿责任。关于赔偿数额,现有证据虽难以确定西某公司的实际损失或奇某公司的侵权获利,但认定奇某公司的侵权行为恶意明显,销售额远超法定赔偿限额,最终裁定赔偿1亿元。最高人民法院判决:驳回上诉,维持原判。

法律评析

1、奇某公司的行为是否构成侵犯商标专用权?

注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标法第五十七条规定,有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

奇某公司在洗衣机机身上使用“上海西某某电器有限公司”标识的情形。首先,该标识使用在机身面板的显著位置,相关公众易将其作为区分商品来源的标识,应属商标性使用,而非作为企业名称使用;其次,奇某公司将“上海西某某电器有限公司”标识使用在洗衣机机身上,与涉案商标“西某某”核定使用的第7类洗衣物机商品属同类商品;再次,“上海西某某电器有限公司”标识中,“上海”属表示行政区划的地理方位词,“电器有限公司”系体现商业主体性质和组成形式的名词,均不具有显著性,但“西某某”具有较强显著性和识别性,属该标识的显著识别部分,该部分与涉案商标“西某某”完全相同。因此从整体上看,奇某公司在洗衣机产品上使用了“上海西某某电器有限公司”标识,并将“SIMBMC”与“SIEMENS”混淆使用,这些行为足以使消费者误认为其产品与西某公司存在关联,构成商标侵权。

2、奇某公司的行为是否构成不正当竞争?

商标法第五十八条规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

反不正当竞争法第六条规定,经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:(一)擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识;(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等);(三)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等;(四)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》第十三条规定,经营者实施下列混淆行为之一,足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,人民法院可以依照反不正当竞争法第六条第四项予以认定:(一)擅自使用反不正当竞争法第六条第一项、第二项、第三项规定以外“有一定影响的”标识;(二)将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众。

西某公司的字号“西某某”已经有一定的影响,其企业名称也属于有一定影响的企业名称。此外,西某某中、英文商标在1997年、1995年即已在中国注册,原国家工商行政管理总局商标局及法院在既往裁定或判决中均认定过西某某中、英文商标在第9类、第11类商品上驰名。奇某公司在被诉侵权产品的外包装及宣传活动中使用“上海西某某电器有限公司”的企业名称,由于该企业名称中的字号“西某某”与西某公司的字号及其已注册的中文商标“西某某”均一致,容易使相关公众将被诉侵权产品误认为系西某公司的产品,或误认为与西某公司存在关联关系,故其行为属于擅自使用他人有一定影响的企业名称及将他人的注册商标作为企业名称中的字号使用的行为,构成不正当竞争。

3、赔偿数额是否适当?

反不正当竞争法第十七条第三款、第四款规定:“因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。经营者违反本法第六条、第九条规定,权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人三百万元以下的赔偿。”

本案结合各地市场监督管理部门的查处情况可知奇某公司产品销售范围非常广,通过西某公司提交的奇某公司部分宣传资料可知奇某公司的生产、销售规模巨大,多篇新闻报道显示奇某公司每年的销售额为15亿元。同时,奇某公司申请的3C认证证书涉及的产品型号数量可知,其生产的被诉侵权产品型号众多,数量较大。上述情况结合洗衣机行业的利润率等因素,认定奇某公司因生产、销售被诉侵权产品而获得的利益明显超过反不正当竞争法第十七条第四款规定的法定赔偿最高限额300万元。在此情况下,综合考虑西某公司企业名称具有较高的知名度,奇某公司具有明显的主观恶意,且侵权规模大、侵权持续时间长,并结合洗衣机产品的利润率以及西某公司为维权支出的合理费用等因素,在法定最高限额以上确定赔偿额。一审法院在奇某公司拒不提交相关财务证据的情况下,将在案的媒体报道内容作为销售总额的计算依据,并按照十五分之一计算被诉侵权产品的销售额占比,在综合相关案件因素的基础上,在法定最高限额以上裁量性确定本案1亿元的赔偿数额为做法并无不当。

结语

二审判决严格适用举证妨碍制度,对于故意不提供证据,妨碍人民法院认定案件事实的侵权人,依法作出对其不利的处理方式和裁判结果。企业通过恶意攀附知名商标以获取不正当竞争优势的行为,将面临严厉的法律制裁。该案充分体现了人民法院严格保护知识产权的司法态度,打击了傍名牌、搭便车的行为,为企业的合法权益提供了有力的法律保障。

参考案例:

1、江苏省高级人民法院(2019)苏民初2号民事判决书;

2、最高人民法院(2022)最高法民终312号民事判决书。

注:本文仅为分享交流目的,不代表文康律师事务所或其律师出具的法律意见、建议或决策依据。如您需要法律专业分析,请与本文律师联系。

编辑| 翁一铭 审核| 郇恒吉




翁一铭

执业律师
wengyiming@wincon.cn
山东文康(临沂)律师事务所执业律师,知识产权专业委员会成员,高级心理咨询师、高级企业合规师、山东政法学院特聘社会观察员、临沂市知识产权专家库成员、临沂市新联会律师专家团成员、临沂中院“沂法守护”首批普法志愿者、兰山法院“青柠计划”十佳普法志愿者、兰山法院“青橙计划”核心观护员等。先后在市直机关及律所工作十余年,荣获临沂市市直机关优秀共青团干部、优秀共产党员、先进工作者等多项荣誉称号。擅长各类民商事案件争议解决、企业法律风险防控,担任多家企事业单位法律顾问。


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