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引言
商标作为区别一个企业商品或者服务同其他企业商品或者服务的标志，消费者可以通过商标，识别或者确定该商品的生产者、服务的提供者。同时，商标也是生产、经营者所使用的创立信誉、保持信誉的一种重要手段，商标中不但体现了商标所有人辛勤积累的智力成果，而且承载着商标的商誉。然而，承载商誉更多的驰名商标能否以在先注册商标涉嫌商标侵权提起诉讼？其诉求能否获得法院的支持？本文将通过一则案例对上述问题进行分析。
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案例情况
中国轻工业品进出口公司天津分公司于1962年1月22日注册第40540号“鹦鹉PARROT及图"商标，核定使用在第65类“西乐器、口琴、校音器、琴盒、乐谱架、电子琴"商品上，国际分类第15类，主要用于出口天津市乐器厂生产的手风琴。后该商标转让给天津文教体育用品进出口公司，2004年9月14日转让给北方同鑫公司。天津市乐器厂于1979年10月31日注册第119207号“鹦鹉YINGWU及图"商标，核定使用在第65类“手风琴、提琴"商品上，国际分类第15类，该商标于2004年9月14日由天津市乐器厂转让至鹦鹉公司名下。2008年5月，“鹦鹉YINGWU"商标被天津市工商行政管理局认定为“天津市著名商标"。2009年6月，鹦鹉公司的“鹦鹉乐器"被天津市商务委员会、天津市商业联合会认定为“津门老字号"，后被国家商务部认定为“中华老字号”2011年11月，该商标被原国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)认定为“中国驰名商标"。2017年1月13日，北方同鑫公司与森德公司签订“(2017)津同商标01号"《商标使用许可合同》，约定:北方同鑫公司将其注册的使用在第15类手风琴商品上的第40540号“鹦鹉PARROT"商标，许可给森德公司使用在15类手风琴商品上;许可使用的期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。森德公司自2017年1月取得北方同鑫公司“鹦鹉PARROT"商标使用许可后开始生产销售“鹦鹉PARROT"牌手风琴商品。鹦鹉公司向天津市第二中级人民法院起诉请求:1.请求判令北方同鑫公司不得在国内自行销售及许可他人销售“鹦鹉PARROT"牌手风琴:2.判令森德公司不得在国内销售“鹦鹉PARROT"牌手风琴;3.判令北方同鑫公司、森德公司共同赔偿鹦鹉公司的经济损失100万元。一审法院认为：两个鹦鹉商标均属有效注册状态，两商标虽存在英文PARROT和拼音YINGWU的区别，但商标的主体鹦鹉图案、中文以及整体构图完全相同，以相关公众对商品商标的一般称谓习惯，对两商标称呼亦完全相同，因此两商标属于极其近似又极易混淆的标志。其中，鹦鹉公司在取得商标权后的社会评价有所提升，在之后几年中连续被认定为天津市著名商标、津门老字号、中华老字号、驰名商标，企业规模不断扩大，并进一步成为国内手风琴行业龙头企业，相关公众已将“鹦鹉"牌手风琴与鹦鹉公司建立起唯一对应联系。在此背景下，市场上再行出现相同称谓品牌、且商标标志基本相同的"鹦鹉PARROT"牌手风琴商品，则会误导相关公众，误认为该“鹦鹉PARROT"牌手风琴与“鹦鹉YINGWU"牌手风琴系出同源，或生产企业之间存在某种特定联系。北方同鑫公司在对两商标产生的历史背景、使用情况有着深刻了解的情况下，对鹦鹉公司“鹦鹉YINGWU"商标知名度和美誉度亦属明知，其所采取的开发国内市场方式即自行或许可他人国内销售必然触碰鹦鹉公司“鹦鹉YINGWU"商标权利界限，割断相关公众对“鹦鹉"商标与鹦鹉公司之间的唯一联系，形成市场出现若干家质量参差不齐的鹦鹉手风琴生产企业，并借用“鹦鹉YINGWU"商标知名度和鹦鹉公司良好信誉混淆消费者的选择和判断，侵夺鹦鹉公司的市场份额，导致鹦鹉公司的商誉受损，因此北方同鑫公司自行或许可他人在国内销售的行为方式缺乏正当性。综合以上情节考虑，北方同鑫公司在国内自行销售或许可他人销售手风琴应属于违反商标法第五十七条第七项“给他人的注册商标专用权造成其他损害"和反不正当竞争法第六条第四项“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为"规定的行为，侵害鹦鹉公司注册商标专用权并构成不正当竞争。虽然其使用的“鹦鹉PARROT"商标是合法注册商标，但其对鹦鹉公司商标权权利范围亦应进行合理避让，其主观上具有放任混淆的心理态度，亦构成商标侵权和不正当竞争。①二审法院认为：鹦鹉公司于2004年通过天津市乐器厂继受取得涉案“鹦鹉YINGWU"商标的专用权，目前该商标处于合法有效注册状态，依法应予以保护。该商标曾获得天津市著名商标、津门老字号、中华老字号、驰名商标等称号，在国内乐器领域享有较高的知名度和美誉度，故对该商标应提供较强的法律保护。即在两商标属于高度近似又极易混淆的标志的情况下，国内市场上再行出现相同称谓品牌且商标标志基本相同的"鹦鹉PARROT"牌手风琴商品，会误导相关公众，使其误认为该"鹦鹉PARROT"牌手风琴与“鹦鹉YINGWU"牌手风琴系出同源，或生产企业之间存在某种特定联系。因此，应对具有较高的知名度和美誉度的“鹦鹉YINGWU"提供较强的法律保护，北方同鑫公司自行或许可他人在国内销售“鹦鹉PARROT"牌手风琴以及森德公司在国内销售其制造的"“鹦鹉PARROT"牌手风琴均构成商标侵权和不正当竞争。②再审法院认为：由于北方同鑫公司享有专用权的第40540号“鹦鹉PARROT"商标的注册时间远早于鹦鹉公司主张权利的第119207号“鹦鹉YINGWU"商标的注册时间，北方同鑫公司许可森德公司使用的是其享有专用权的在先注册商标，因此，鹦鹉公司基于在后申请注册的商标，请求认定北方同鑫公司和森德公司的行为侵害其商标权，明显有违知识产权领域保护在先合法权利的基本原则。也与商标法促进社会主义市场经济发展的立法宗旨不符。因此，鹦鹉公司在本案中的诉讼请求不能成立，本院不予支持。③
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案件分析
《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。"该司法解释规定的应由原告向有关行政主管机关申请解决的，是“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的"情形。在本案中，鹦鹉公司提起本案诉讼所依据的是1979年10月31日注册的第119207号“鹦鹉YINGWU"商标，而北方同鑫公司许可森德公司使用的是1962年1月22日注册的第40540号“鹦鹉PARROT"商标，即鹦鹉公司提起本案诉讼所依据的注册商标并非上述司法解释所规定的“在先的注册商标"。因此，本案不属于应当依照法律规定由其他机关处理的争议，人民法院应当依法受理并作出裁判。2、北方同鑫公司许可可森德公司使用第119207号“鹦鹉YINGWU"商标使用商标的行为是否构成商标侵权？1950年8月28日起施行的《商标注册暂行条例》第十八条规定:“商标从注册之日起，注册人即取得专用权，专用权的期限为二十年，期满得申请继续专用。"1963年4月10日起施行的《商标管理条例》第十条规定:“注册商标的使用期限自核准之日起至企业申请撤销时止。"在本案中，北方同鑫公司使用的商标是1962年1月22日注册的第40540号“鹦鹉PARROT"商标，在该商标未被注册人申请注销，该商标呈合法有效状态。依据上述规定，该商标在1983年3月1日实施的《商标法》时依然系合法有效的注册商标，《商标法》实施后，根据“新法优于旧法”的原则，该商标的适用不再拘泥于出口商品，而是可以依据《商标法》的规定适用于核定商品上，故将该商品用于内销的核定商品上也属于合法使用。就鹦鹉公司主张就内销的手风琴商品而言，“鹦鹉YINGWU"商标属于在先的注册商标，而针对两个合法有效的商标同时存续时，在后注册的商标不能突破知识产权领域保护在先权利的规则谴责在先注册的商标，即使在后注册商标为驰名商标，其也不能要求在先注册商标停止使用。因此，北方同鑫公司许可可森德公司使用第119207号“鹦鹉YINGWU"商标使用商标的行为不构成商标侵权。![]()
律师分析
针对上述案件，笔者认为此类案件的争议焦点在于：在先注册商标的使用是否构成对驰名商标的侵权。我国《商标法》第十三条规定，为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。根据上述法律规定可知，我国《商标法》对于驰名商标的保护分为两种类型，一种是对于相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。第二种是对于不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。即:(1)对于未注册驰名商标，其专用权利范围仅限于禁止他人在相同或者类似商品上注册或使用容易造成混淆的近似商标。(2)对于已注册驰名商标，其专用权利范围实现跨类别，可以禁止他人在不相同或者不相类似商品上注册或使用容易造成混淆的近似商标。我国商标专用权是通过注册行为取得专用权，注册商标的专用权以核准注册的商标和核定适用的商品为限。其中，《商标法》第五十七条对侵犯商标专用权的行为进行的列举列举包含以下两项直接使用注册商标或近似商标的行为：(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。3、驰名商标的跨类保护应受在先普通商标专用权的限制通过注册商标与驰名商标的保护范围可以看出，相较于普通商标和未注册的驰名商标而言，驰名商标的保护范围更加广泛，可实现跨类保护，即对核定注册商品或服务之外的其他类别的商品或者服务进行保护。在上述规定的前提下，由于普通注册商标的注册时间早于驰名商标的注册时间，而普通商标根据法律规定所享有的商标专用权不存在任何限制，故普通商标的权利人可以在核定使用的商品上使用核准注册的商标，驰名商标权利人主张注册商标在核定使用的商品上继续使用构成侵权或不正当竞争往往难获支持。正如广东省高院在(2015)粤高法民三终字第143号案件中的论述：被告建材公司的第1558842号注册商标的权利基础是正当、稳固的，且经过长期使用，其注册商标亦具有一定知名度。我国法律给予驰名商标强于一般注册商标的保护，其享有更大范围的禁用权，即跨类保护;但这种跨类保护并非跨越所有商品类别的“全类保护”，而是与其驰名程度和显著性相适应的跨类保护，其行使仍应受到约束，不能绝对排他地禁止他人的正当、合理使用，亦不应跨入他人注册商标业已依法存续的领域。只要该在先注册商标取得权利的基础正当且合法存续，该领域属于该注册商标专用权的范围，法律为注册商标权利人预留了应有的市场空间，一般应作为在后驰名商标扩张禁用权范围或主张跨类保护的准入障碍。因此，在处理在先注册商标与驰名商标的关系问题上，应当遵守公平诚信、利益平衡的基本原则充分考量注册商标与驰名商标的权利边界，尊重既有法律秩序与市场格局，不能机械、简单地处理双方之间的冲突，以促进经营者之间实现包容性发展。④为平衡及公正地保护各方利益，鼓励和保证公平竞争，维护社会经济正常秩序，我国在2013年修改《商标法》时引入“在先使用规则”，常用于商标案件中被控侵权人的抗辩理由。又因，我国商标以注册取得，在商标在先使用人尚未注册前即拥有合法抗辩基础，法律允许在先使用并已经具有一定影响的商标在原使用范围内继续使用。⑤根据举重以明轻原则，在先注册的普通商标权利人拥有对注册商标的专用权，同样应当允许其在注册范围内进行使用，维护已经形成的商业秩序和诚信规则。综上所述，不论是根据在先注册商标的权利基础及使用限制，还是依据保护在先权利的原则，在先注册商标有权在核定范围内使用商标，驰名商标的“跨类保护”应受到普通注册商标专用权的限制。![]()
结语
在在先注册商标合法使用商标的情形下，驰名商标无权主张在先注册商标的使用构成侵权。但是，如果在先注册商标权利人使用方式存在不当，在明知驰名商标已经驰名的情况下，仍采取不正当手段攀附驰名商标权人的商誉，或者商标使用方式故意与驰名商标的标识近似，这种方式将极易导致普通消费者的市场混淆，或者误认为普通注册商标权利人与驰名商标权利人之间具有某种关联关系，此时便存在认定侵权或不正当竞争的可能性。为维护商誉及利益，在先注册商标权利人在使用商标的过程中应当注重使用方式及范围，以避免造成侵权赔偿的结果。
参考案例及文献：
①（2018）津02民初707号民事判决书
②（2018）津民终457号民事判决书
③（2020）最高法民再25号民事判决书
④（2015）粤高法民三终字第143号
⑤见全国人大常委会法制工作委员会《中华人民共和国商标法释义》
注：本文仅为分享交流目的，不代表文康律师事务所或其律师出具的法律意见、建议或决策依据。如您需要法律专业分析，请与本文律师联系。
liujunjuan@wincon.cn
文康临沂所知识产权专业委员会委员，法律硕士。2020年通过法律职业资格考试，具有法院、律所等多段实习经历。曾多次参与合同纠纷、知识产权纠纷等诉讼业务及破产重整等非诉业务，在民商事领域具有丰富的实践经验。
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