作者介绍
商标恶意诉讼受侵害方在反诉中提起反赔之诉可予支持
——上海某建材某有限公司诉上海某岩棉有限公司、上海某岩棉大丰有限公司侵害商标权案
基本案情
原告某建材公司将经案外人广东某板业公司授权使用的第3462948号“”樱花图文组合商标使用在矿岩棉商品上。2021年，原告某建材公司发现被告某岩棉公司、某岩棉大丰公司制造、销售大量标记“樱花”的岩棉商品。原告主张两被告在耐火材料商品外包装上突出使用“樱花”，属于在相同商品上使用与原告近似的标识，故诉至法院，请求两被告停止侵权并销毁库存商品、消除影响、赔偿损失100万元及合理支出5.7万元。
某建材公司在外包装上印制“樱花®岩棉”字样的行为，曾被上海市青浦区市场监督管理局认定构成对某岩棉公司第18663567号注册商标专用权的侵害。某岩棉公司曾就某建材公司涉嫌侵害商标权及不正当竞争纠纷提起诉讼，即（2020）沪0107民初18871号案（以下简称18871号案）。在该案审理过程中，某建材公司提起本案诉讼。
两被告不同意原告的全部诉讼请求，辩称原、被告的商标不存在冲突，两被告生产销售的产品与商标核准使用范围一致，属于规范使用自有商标，不构成商标侵权。对于商标类别，18871号案已认定涉案产品属于被告某岩棉公司注册商标的类别，并不属于原告主张的商品类别，不属于耐火材料。
审理中，两被告提出反诉，请求某建材公司赔偿某岩棉公司为本案支出的律师费10万元。反诉原告认为某建材公司滥用权利，恶意提起本诉，根据18871号判决，某建材公司明知岩棉商品属于某岩棉公司第18663567号“樱花”文字商标核准的商品类别，不属于耐火材料，仍执意起诉，是为恶意。某建材公司应当就其恶意诉讼给反诉原告造成的损失承担赔偿责任。
反诉被告辩称本案并非恶意诉讼，某建材公司拥有合法商标许可使用权，两反诉原告构成侵权。即便认定某建材公司需承担责任，反诉原告应待本诉判决认定本诉被告不侵权判决生效后，另行起诉。
案件焦点
1.某岩棉公司、某岩棉大丰公司是否侵害某建材公司的注册商标许可使用权；2.某建材公司的起诉是否构成权利滥用，如构成其需要承担的相应责任。
法院裁判要旨
上海市普陀区人民法院经审理认为：关于争议焦点一，某建材公司权利商标的核定使用商品类别包括耐火材料，涉案被诉侵权商品为幕墙防火保温岩棉板、防火黑棉、防火岩棉等岩棉制品。涉诉双方均确认耐火材料和岩棉制品（建筑用）分属19类商品类别下的两个不同细分类。涉案商品具耐火性能与其属于耐火材料并不等同。结合中国绝热节能材料协会出具的情况说明，依照对耐火材料和岩棉的介绍，并结合使用温度判断，岩棉并不属于耐火材料。故就商品类别而言，尽管均属商标核定类别第19类，但被诉侵权商品与第3462948号商标核定使用的商品类别并不相同。且双方标识并不构成近似，不至造成混淆。对于某建材公司的全部诉请，不予支持。
关于争议焦点二，某建材公司在外包装上印制“樱花®岩棉”字样，已经青浦行政处罚案认定构成商标侵权，其后又涉诉18871号案，在该案审理期间，某建材公司提起本案之诉。某建材公司作为建材同业经营者，在经商标侵权行政处罚后，理应对相关事实及法律评价具有一定的预判。本案中，某建材公司主张某岩棉公司及关联公司的商标侵权行为表现形式与青浦行政案及18871号案中某岩棉公司基于其自有注册商标在相关商品上使用商标的行为完全一致。综上，某建材公司提起本案诉讼并非正当的维权诉讼，而是将提起诉讼作为干扰市场同业主体的手段，违背了基本的善意、审慎原则，不仅损害了某岩棉公司、某岩棉大丰公司合法权益，也严重浪费了司法资源，损害了司法权威，构成对权利的滥用。为避免诉累，节约司法资源，本诉的胜诉被告可在同一诉讼程序中请求滥用诉权的本诉原告赔偿因诉讼所支付的合理开支。
上海市普陀区人民法院依照中华人民共和国民法典》第一百三十二条、第一千一百六十五条，《中华人民共和国商标法》第七条第一款、第五十七条第（二）（三）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>总则编若干问题的解释》第三条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十七条，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款之规定，判决如下：
一、对于本诉原告上海某建材某有限公司的全部诉讼请求不予支持；
二、反诉被告上海某建材某有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿反诉原告上海某岩棉有限公司、上海某岩棉大丰有限公司为本案支出的律师费70,000元。
某建材公司不服一审判决，提出上诉。审理过程中，某建材公司未在指定期限内交纳上诉费，并明确表示不再交纳。
上海知识产权法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十八条规定，裁定如下：
本案按上诉人上海某建材某有限公司自动撤回上诉处理。
法官后语
本案是探索适用商标反赔制度的典型案件。2019年《中华人民共和国商标法》第68条首次出现商标恶意诉讼相关条款，但缺乏对于“恶意诉讼”内涵和外延的具体规定。2021年6月起施行的《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》首次明确对于原告滥用权利提起诉讼，被告可请求原告赔偿合理开支，但未对于被告是否可以在本案诉讼中以反诉形式主张上述权利予以明确肯定。在司法实践中，对恶意提起商标诉讼，由人民法院依法给予处罚的情形极少。
本案的原被告同为建材行业经营者，自2013年起就“樱花”商标即存在争议，有多起行政处罚和民事诉讼。某建材公司在外包装上印制“樱花®岩棉”字样的行为已经青浦行政处罚案认定构成商标侵权，其后又涉诉18871号案。本案中，原告主张的被控侵权行为与前述两案中被告在相关商品上适用其自有注册商标的行为完全一致。某建材公司在经商标侵权行政处罚后，自述已全额缴纳罚款，应知本诉中被告的行为并不构成商标侵权。结合某岩棉公司及关联企业“樱花”品牌岩棉制品在先注册、在先使用，具有市场知名度和美誉度，某建材公司法定代表人杜彪多次申请类似商标被驳回记录等背景，某建材公司非但未做合理避让，反而将提起本案诉讼作为干扰市场同业主体的手段，违背了善意、审慎原则，构成权利滥用。
本案精确把握商标恶意诉讼反赔的适用尺度，综合考虑相关行政案件、民事诉讼的认定情况，判定某建材公司提起本诉的行为构成恶意诉讼。现有法律法规并未明确规定可在反诉中处理商标恶意诉讼的反赔请求。本案根据反诉的基本原理，受理被告提出的反诉，在同一诉讼程序中审理商标恶意诉讼所引发的反赔之诉，便于案件事实查明、节约司法资源。对于赔偿损失的计算，参考《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，支持反诉原告因原告恶意诉讼所额外支出的律师费。
本案贯彻诚实信用原则，保护规范使用商标主体的合法权利，规制滥用知识产权恶意诉讼的行为，有一定的示范效应。2023年，国家知识产权局发布《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》，该草案第84条首次引入商标恶意诉讼反赔制度。本案探索适用商标反赔制度，支持反诉原告的合理诉请，体现了人民法院敢于创新，为人民、有担当的法治追求。
供稿部门 | 审判监督庭、知识产权审判庭
文字 | 刘亚玲、张佳璐、俞璐
责任编辑 | 陈诗若
