云亭法评|判断一项发明创造是否属于职务发明创造,专利申请权或专利权是否属于单位所有,审查标准有哪些?
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2024-11-07 17:33
北京
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判断一项发明创造是否属于职务发明创造, 专利申请权或专利权是否属于单位所有, 审查标准有哪些?
作者/ 张剑豪 邢国威 许蕾（北京云亭律师事务所）阅读提示：在专利权归属的纠纷中，尤其是涉及职务发明的权属问题，往往是实务中的难点。本文通过对最高人民法院的案例分析，旨在理清司法实践中判断是否为职务发明创造的审查标准，为企业在类似专利权属纠纷案件中有效保护自身合法权益提供法律建议，以确保企业的创新成果更好得到应有的法律保护。1. 专利权类似于物权，具有绝对权性质和对世效力，无法归入债权请求权的范畴，故专利权权属纠纷属于形成之诉，并非可以适用诉讼时效制度的给付之诉。2. 专利申请权及专利权权属纠纷案件中，所涉专利申请被驳回或者专利权被宣告无效的，人民法院仍应对所涉发明创造的权益归属进行审理。3. 是否为发明创造的实际发明人的认定标准包括：是否具备相关技术背景；是否对涉案发明创造的研发作出了实质性贡献；权属争议方无法证明系其独立研发涉案发明创造。4. 判断一项发明创造是否属于职务发明创造，专利申请权或专利权是否属于单位所有，应当从以下五方面进行审查：第一，需要审查发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系，这是判断职务发明创造的前提。第二，要根据单位主张具体职务发明创造的类型来分别确定审查内容；第三，对于是否属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造进行审查；第四，对于是否属于第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造进行审查；第五，要根据单位与发明人之间有没有约定来判断职务发明创造专利申请权和专利权的归属。
1. 2009年11月，机电公司从美国进口了包含“离心式通风机”和“可伸缩通风管/镀锡软管”的5件风扇样品，机电公司主张其以上述离心式通风机为基础进行涉案专利技术的研发。2. 机电公司对其与科技公司之间的邮件往来情况进行了公证，公证书载明科技公司与机电公司在2011年间的合作涉及多种风机模具和图纸的设计与生产。3. 科技公司出具的《客户2013-2017年付款记录表》显示，机电公司在2013年至2017年期间多次向其支付款项，机电公司据此证明双方长期合作并采购了大量管道风机产品。4. 科技公司出具《情况说明》，声明自2009年起与机电公司合作，由机电公司及其法定代表人郭某提出具体的要求，科技公司按照指示绘制了管道风机的结构图纸，并按此图纸开发模具和生产管道风机。说明中还指出，管道风机的结构和外观的知识产权全部归机电公司所有。同时，参与该项目的工程师凡某在2013年5月离职。5. 2015年7月16日，电子公司申请涉案专利，于2015年11月18日获得授权公告，发明人为公司法定代表人郑某。电子公司提交了时间为2013年-2017年的多项证据，包括技术图纸、零部件采购发票、测试报告、模具报价单、专利申请文件等，以证明涉案专利系其自主研发设计。电子公司还提供了其员工凡某的背景说明，凡某曾在科技公司工作，于2012年5月离职，并于2013年6月入职电子公司。6. 机电公司认为，其员工郭某在职期间所形成的发明创造成果属于职务发明，郭某的技术成果由科技公司绘制图纸并生产产品。7. 机电公司遂起诉电子公司和郑某，请求判令涉案专利归机电公司所有，一审法院判决涉案专利属于郭某执行机电公司的任务所完成的发明创造，系职务发明，依法应归机电公司所有。电子公司、郑某不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院最终判决驳回上诉请求。本案链接：深圳市某电子有限公司、郑某等专利权权属纠纷民事二审民事判决书【（2021）最高法知民终2395 号】
（一） 关于涉案专利权被宣告无效后专利权权属纠纷案件是否应当继续审理最高院认为：一项发明创造的权利归属，与该发明创造能否获得专利授权以及能否在确权程序中维持专利权有效，属于不同的法律关系，法律判断标准并不相同。专利授权确权纠纷，所要判断的是一项发明创造是否具备授予专利权的条件；而专利申请权及专利权权属纠纷案件，所要判断的系一项发明创造的权益归属，应当以原告对所主张的发明创造是否具有受法律保护的利益为判断标准，而不应以专利是否授权以及专利权是否维持有效为前提。即使专利申请被驳回或者专利权被宣告无效，无过错方当事人也可以依据专利申请权及专利权权属纠纷案件中对发明创造权益归属的认定结果，向有过错的当事人另行主张侵权责任。因此，专利申请权及专利权权属纠纷案件中，所涉专利申请被驳回或者专利权被宣告无效的，人民法院仍应对所涉发明创造的权益归属进行审理。我国专利制度中的职务发明创造分为“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造和“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造两类。第一类“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造，又可以区分为两种情形：1.完成单位工作任务中完成的发明创造；2.离职1年后完成的与原单位工作任务有关的发明创造。两种情形中的工作任务既包括单位的本职工作任务，也包括本单位交付的本职工作之外的工作任务，但是两种情形对于发明创造的完成时间要件和内容要件并不相同。第一种情形是针对履行本单位工作任务的过程中完成的发明创造，此类职务发明创造要求：完成时间要件是在发明人与单位工作关系的存续期间内，内容要件是发明创造的内容必须属于发明人在单位工作任务的内容；而第二种情形是针对“发明人在离开原单位1年内作出的”发明创造，此类职务发明创造要求：完成时间要件扩大到发明人与原单位脱离工作关系1年内；内容要件不限于发明创造属于发明人在原单位的工作任务，还包括了与原单位工作任务有关的发明创造，显然，法律规定第二种情形的立法目的就在于避免相关人员利用原单位、临时工作单位的职务便利，在掌握了原单位、临时工作单位的职务发明创造内容时突然离职跳槽到其他单位，以掌握的原单位的职务发明创造内容为基础，以自己或其他单位的名义申请专利，使原单位、临时工作单位的合法利益遭受损失的情形。第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造，是指主要是利用本单位的物质技术条件，包括：资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等所完成的发明创造。此类职务发明创造虽然与发明人在本单位的工作任务无关，但是由于发明人在研发过程中，必须依赖单位的资金、设备、零部件等物质技术条件，为了保障单位的经济利益，法律规定此类职务发明创造申请专利的权利和专利权也归属于该单位，但是，由于主要利用单位的物质技术条件的情形，单位的经济利益是可以通过返还资金，支付设备使用费等方式予以保障的，因此，为了鼓励发明人在完成工作任务之外进行发明创造，法律规定，此类职务发明，单位与发明人可以通过合同约定的形式确定权利归属。综上，判断一项发明创造是否属于职务发明创造，专利申请权或专利权是否属于单位所有，应当从以下五方面进行审查：第一，需要审查发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系，这是判断职务发明创造的前提。但是，需要说明的是，对于单位主张涉案发明创造为本单位在专利申请日之前已经完成的工作任务，专利申请人、专利申请文件或者专利文件中载明的发明人（以下简称登记发明人）只是基于与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造的情形，如果该单位提交了具体工作任务的内容，并将具体工作任务内容与涉案发明创造进行了比较，那么就要首先审查该单位主张的已经完成的工作任务内容是否包含了涉案发明创造的所有技术特征，如果经过对比，可以认定该单位已经完成的工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征，那么接下来只需要审查专利申请人或者登记发明人是否因与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造，如果可以认定能够接触到，那么就可以直接认定涉案发明创造属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造，专利申请权或者专利权应当归该单位所有。如果经过比对，不能认定该单位已经完成的工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征；或者虽然可以认定该单位已经完成的工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征，但不能认定专利申请人或者登记发明人因与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造，那么，就需要根据职务发明创造的一般情形，审查专利申请书中载明的发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系。第二，要根据单位主张具体职务发明创造的类型来分别确定审查内容：1.如果单位主张属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造，那么就要审查发明人在本单位的工作任务及发明创造与工作任务之间的关联性；2.如果单位主张属于第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的职务发明创造，则不需要审查发明人的工作任务，而需要审查发明人完成发明创造是否利用了单位的物质技术条件；3.如果单位对于同一项发明创造既主张属于“执行本单位的工作任务”，又主张属于“主要是利用本单位的物质技术条件”，那么需要先审查发明人的工作任务及发明创造与工作任务之间的关联性，如果可以据此认定属于“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造，则无需继续审查发明创造的完成是否“主要是利用本单位的物质技术条件”，反之，则需要继续进行审查。第三，对于是否属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造的审查：首先，是要审查发明人在本单位的工作任务，重点审查发明人在本单位与涉案发明创造内容相关的工作任务；然后，依据上述“1.完成单位工作任务中完成的发明创造；2.离职1年后完成的与原单位工作任务有关的发明创造”两种情形进行要件审查。第一种情形需要审查：1.发明创造的完成时间是否在发明人与单位工作关系的存续期间内；2.发明创造的内容是否属于发明人在单位中工作任务的内容。第二种情形需要审查：1.发明创造的完成时间系发明人与原单位脱离工作关系1年内，即是属于发明人退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的发明创造；2.发明创造的内容与发明人在原单位的工作任务有关，这里的“有关”是指发明人虽然已经与原单位不存在工作关系，但是只要证明发明创造的内容与其在原单位的工作任务具有内容上的延续性，也属于“有关”。第四，对于是否属于第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造的审查，主要审查发明人在完成发明创造的过程中利用本单位的资金、设备、零部件、原材料、不对外公开的技术材料等情形。这里需要强调的是，由于对于“本单位不对外公开的技术资料”等属于单位技术信息资料的使用，不受时间和空间的限制，发明人在离开本单位后，也可以利用原单位的不对外公开的资料完成或者参与完成发明创造，因此，对于“主要是利用本单位的物质技术条件”的判断，不应当受限于发明人与本单位存在工作关系期间。第五，要根据单位与发明人之间有没有约定来判断职务发明创造专利申请权和专利权的归属，一般而言，“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造，专利申请权和专利权当然归属于单位；而“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造，要审查单位与发明人之间对权利归属是否有约定，如果有约定，要根据双方的约定确定权利归属，没有约定的，专利申请权或者专利权均归单位所有。
《中华人民共和国专利法（2020修正）》
第二条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
第六条 "执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。
非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。"
第二十二条第一款 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
《中华人民共和国专利法实施细则（2023修订）》
第十三条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：
（一）在本职工作中作出的发明创造；
（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术信息和资料等。
第十四条 专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。
本案中，最高法院明确了职务发明的五方面审查标准。原则上需要首先确认发明人与单位之间是否存在劳动关系或临时工作关系。如果具有书面的简历、任职通知、劳动合同、员工登记表、工资支付记录、社保缴纳记录、离职交接单、离职证明等证据，是比较容易证明存在劳动关系的。但是证明存在临时工作关系的难度则往往较大，在我们团队的上一篇案例讨论中（无锡某科技公司、白某、江苏某科技公司专利权权属纠纷二审民事判决书【（2020）最高法知民终1258号】），我们也总结了最高院对于专家与企业之间是否构成临时工作关系的判断标准，核心就在于企业对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。此外，还有一种情形比较值得讨论，即有的公司高管（比如法定代表人、董事）身兼多职，并没有与该公司签署劳动合同，但是往往作为发明人进行登记，那么这类高管是否与公司存在劳动关系？在（2020）最高法民再50号孙某与吉林某轻合金有限公司劳动争议纠纷再审案中，最高院认为：公司依据章程规定及股东会决议聘任董事行使法定职权，董事同意任职并依法开展委托事项，公司与董事之间即形成委任关系，从双方法律行为角度看实为委托合同关系。公司与董事之间形成委任关系并不排斥劳动合同关系的存在，二者在符合特定条件时可同时构成劳动法上的劳动合同关系。公司与董事之间虽然没有签订书面劳动合同，但公司董事同时担任法定代表人，从事公司经营管理等董事职权以外的其他具体业务，以公司所付工资为主要生活来源，符合劳动关系的构成要素，董事主张与公司同时形成事实劳动关系的，人民法院应予支持。其次，单位需要承担证明发明人在本单位的工作任务与职务发明之间具有关联性的举证责任。实践中，可以通过劳动合同中的工作岗位、会议文件、工作邮件、聊天记录、项目任务书（包括项目立项到验收等全流程的材料）、工作计划/报告、研究开发记录等证据，证明发明人为单位员工，具有相应的研发工作经历，具备涉案专利相关领域的专业知识，实际参与或接触了涉案专利的研发工作。单位还需要进一步证明已经完成的工作任务内容是否包含了涉案发明创造的所有技术特征。可以对发明人跳槽之后的单位的专利进行检索分析，提交专利信息汇总表，确认该单位之前是否有相应的技术储备；两个单位的经营范围是否存在一致或者相似；也可以对涉案专利的权利要求书和说明书进行详细分析，确认技术特征部分是否与本公司的技术方案存在相关性。这种情形下，法院往往重点审查离职员工本职工作或工作任务与诉争发明创造的技术领域、技术主题、技术思路等的相关性，不再必须要求二者拟解决的具体技术问题、采取的技术手段、实现的技术效果具有一致性。
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