从非正到授权，我们从“死亡”边缘拯救回一件重要发明

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近期收到了一件医药类发明专利授权，回想该案件的历程，经历了两次非正常专利申请（以下简称“非正”）、创造性质疑、保护范围争夺，可谓是一波三折，好在最终通过努力，使该专利方案获得保护，成功帮企业守住了创新成果。

当遇到类似案件情形时，很多申请主体会感觉希望渺茫，但由于企业产品已经发布，如果无法获得专利保护，无疑是创新技术的“裸奔”。因此，该疑难案件的处理，具有很强的典型性。

该案件为2021年申请的医用组合物专利，在该案件申请前，研发团队已经进行了产品的多项测试，具有很好的效果，因此，是企业团队的重要成果。然而该案件申请时，申请主体的注册成立时间只有短短几个月，很可能会被误判为非正常申请。

果不其然，在2022年行政途径下发的疑似非正常申请清单中，该案件赫然在列。企业认为该案件属于真实的研发，且此时已经有产品上市，必须通过申诉使该专利进入正常的审查。于是组织了多项材料说明，证明该专利方案的真实性和重要性，以期排除非正常申请的嫌疑。

然而，以为未必竟如所料的事，却每每恰如所料。2023年6月，企业收到了国知局下发的“审查业务专用函”，该案件再次被认为具有非正常申请的嫌疑。

一次非正常申请嫌疑已经让企业绞尽脑汁进行答复，此时再次收到非正常审查业务函，感觉该案件似乎已经穷途末路。而且根据该业务函，不但方案的真实性被怀疑，该案件还进行了重复申请，面临着非正常申请的多项行为，无疑是晴天霹雳。

企业此时可以说进退两难：如果撤回，那创新成果得不到保护，前期的研发投入很可能付诸东流；如果申诉答辩，一旦不成功，很可能坐实非正常申请行为，对企业的信用影响较大，而且会影响后期的专利申请。

本想着保护创新技术而进行专利保护申请，结果却因为非正而面临困境。

在收到审查业务函后，企业咨询到我方，在初步了解案情后，我们进行了相关分析。首先，非正常是为了打击非正常的申请行为，企业有相关研发和产品，能够证明其真实性，具有申诉点；其次，企业成立时间虽然短，但是研发团队在关联公司已经开始了研发，相关检测可证明其研发实力；再者，首次非正常答复忽略了非正意见的一个关键点，避开了重复申请行为的说明，可能导致其面临困境。

分析之后，基于前期经验，认为该案件的二次申诉具有成功的可能性，签订合同后，遂开展更深度的分析工作。

本次答复的难点在于其重复申请行为，而且未要求优先权，这是明确规定的非正常申请行为。面对该情况，毕竟是事实，很难进行有效的抗辩。通过与企业的沟通，了解到，该产品实际为合作开发，但是合作方未经同意，私自申请了专利，后期明确了权属关系，合作方在该专利公开前撤回申请，企业才再次进行了申请，但是未要求优先权。

了解到该情况，对该案件的答复思路进行了整理。一方面，对于企业的上市产品、研发经过、检测报告进行了重新梳理，证明企业研发能力和专利方案的真实性。另一方面，我们认为其权属说明和撤回文件是关键证据，能够证明其行为的合理性。不否认该案件确实存在重复申请的事实，但是在重新申请前，和合作方明确了知识产权的归属，并且主动进行了在先案件的撤回，已经尽到了合理申请行为的义务，不应认定该案件的重复申请属于非正常申请行为。

整理完答辩意见递交后，两周后收到了新的审查函：经申请人陈述意见并提交证明材料后，本申请已进入正常审查流程。

非正常途径打击的对象在于真的非正，其所追求的目的就是让专利回归本真。对于企业真实的研发成果，通过梳理脉络关系，理应让非正转正。但转正并不代表授权保护，还要看方案相对于现有技术的创造性。

该案件在进入正常审查流程后，一个月内便收到了审查意见。然而，根据对比文件，该案件权利要求被认为全部不具有创造性。

根据审查意见，该案件的关键特征在对比文件2中被公开，只是数值范围有些差异，权利要求1-4、7-10均不具有创造性；权利要求5-6对关键特征的进一步的限定，也在对比文件3中公开。根据说明书的记载，对于关键特征的作用机理描述似乎也并不充分，该案件创造性答复也遇到了难题。

基于该情况，关键特征的概念性的大范围保护已经很难，如何在合适的范围内获得授权保护成为答复的关键。当答复遇到困境时，一个很好的方法是分析对比文件，而且是详细分析。对比文件公开的一些内容很可能会排除其启示性，甚至给出相反的启示，而为本申请的答复提供解决思路。

通过对对比文件的分析，发现一个关键点，对比文件2和3与本申请虽然属于同一领域，但是应用条件有一定的差异。而数值范围的差异恰好是和应用条件相关联的，而且这种组合物应用于人体，用量的差异会带来较大的影响，从而找到答复的突破点。

由于前期在答复非正时对案件有一定的了解，便按照上述思路撰写了答复意见初稿。然后询问了发明人的意见，发明人反馈与分析基本一致，便确定了该答复方案。

此外，该答复只是单独地从说理角度给出答辩意见，对这样一个经过两次非正常的案件，给人的第一印象可能就不好，那是不是还可以做的更多呢？于是，我们找到了之前非正常答复时收集的材料，把其中部分能够佐证效果的检验报告以及组分证明做了分析梳理，再结合创造性，从产品角度进行了深度说明分析，多方论证本方案的创造性。

一通答复后不久，接到了审查员电话，其反馈了两个问题，一个是权利要求1存在不清楚问题，需要加入从属权利要求的特征解释；另一个是保护范围问题，说明书对某数值范围仅有一个实施例支撑，需要加入另一个从属权利要求的特征，以便能够限定到该实施例。

接到该电话后，当然是欣喜，说明该案件有很好的授权前景。本以为还会有二次审查意见，现在按照审查员意见修改后，很可能会直接授权。往往代理师出于授权角度考虑，也会按照审查员意见修改，但这是否会影响保护范围呢？

根据审查员修改意见，第一个问题虽然会缩小范围，但整体影响并不大。第二个保护范围的问题也确实存在，但是如果把对应的从属权利要求并入独权，那无疑会极大地缩小保护范围，因为其对某个特征限定到了具体的数值。

其实，审查员既然给出修改意见，说明其认可了答复的内容，该案件的授权前景可以确定。相应的从属权利要求实际上包含了多个范围值，那是不是可以只提取部分范围呢，避免具体数值对范围的缩小。在和发明人沟通后，和审查员进行了进一步联系沟通，说明了我们的观点，结合说明书对观点进行了解释。审查员并没有立马确定说可以或是不可以，而是需要等他进一步分析确定。

第二天，审查员给了回复，明确该修改是可以的，但是需要添加某说明，并且指出添加的说明对范围并不会有太大限制。不得不说，该审查员审查的确实很仔细，其建议也是完全合理的。最终跟发明人确定后，提交了补充答复和权利要求修改。

很快，收到了授权通知书，该案件完美结案。

无论是非正常申诉，还是创造性答复，这类疑难案件的处理具有较大的难度，但也不是毫无出路。尤其是如今企业越来越重视知识产权保护的形势下，如何为企业争取到真正的创新成果的保护，值得代理师在工作中进行思考和探索。每个疑难案件都像是一块难刻的石头，需要代理师这位匠人用心打磨，精雕细琢，我们相信，顽石也可以成为受人敬仰的大佛。