作者:黄莺
2024年12月17日,美国专利商标局USPTO公布了两起专利无效挑战的初步裁决结果。
中国电动冲浪板制造商深圳市苇渡智能科技有限公司(简称“苇渡智能”,Wydoo)对波多黎各的名为MHL Custom, Inc公司的两件美国专利发起的无效挑战IPR,经专利审判和上诉委员会审理后,认为苇渡智能的无效理由未能使得这两项专利被证明不具备可专利性,因此对这两起案件并未受理(Institution Denied)。
涉案的两件专利分别是名为“动力水翼板”的US9,586,659和名为“重量转移控制的个人水翼艇”的US9,359,044。
苇渡智能之所以要挑战这两件专利,与专利背后的一场专利诉讼有关。
2021年1月26日,原告MHL Custom公司在美国特拉华州地方法院起诉了苇渡智能,指控其侵犯的就是以上两件专利。
经过三年多的案件审理,今年7月份,该案已经上诉到美国联邦巡回上诉法院审理。
目前来看,应该是原告希望法庭对苇渡智能的产品发布永久禁令,但是这一请求被驳回了。除此之外,原告还希望就专利许可费事宜做出裁决。
虽然以上两件专利此次被美国专利商标局认为挑战理由不充分未被受理,但是在法院审理过程中,还是认定了US9,586,659专利的权利要求16-20是无效的。
目前来看,苇渡智能还是希望这场遭遇战能获得一个良好的结果,否则就会要给对方支付许可费。
此次涉案的产品是目前在欧美及中国都非常流行的电动水翼冲浪板。
最早研究这项技术的还是热爱冲浪和滑板的欧美人,早在上世纪30年代开始,就有人在研究电动冲浪板。但是到了本世纪,随着技术不断成熟,研究和开发这项产品的企业也越来越多。
苇渡智能成立于2018年,2019年1月,就携Waydoo Flyer电动水翼冲浪板亮相美国拉斯维加斯CES。
2020年Waydoo Flyer的定价为6495美元,这一价格比当时欧美市场定价1.2万美元左右的同类产品,价格几乎降了一半。
或许也因为正是这一原因,导致了本案原告在2021年起诉了苇渡智能。
苇渡智能被控侵权产品
在起诉书中,原告认为Waydoo Flyer,Waydoo Flyer ONE等产品侵犯了其专利。
实际上,就在苇渡智能2019年1月参加了CES展之后,原告就先后于2019年1月31日、4月9日和4月12日三次致函,警告苇渡智能侵犯专利。
在起诉苇渡智能之后,2022年,原告MHL Custom公司还以同样的专利起诉了来自佛罗里达州的电动冲浪板厂商Foil Boarding Company, Inc.公司,指控其Foil, Foil X和Foil R等系列产品也侵犯这两件专利。
本案中代表苇渡智能发起无效挑战IPR的律所是摩根路易斯律师事务所(Morgan, Lewis & Bockius LLP),代表MHL Custom的律所是Gray Ice Higdon。