2024年10月3日，英国上诉法院针对关于小米及松下的标准必要专利（SEP）的公平、合理、无歧视（FRAND）许可做出了一项具有里程碑意义的判决1，认为尽管松下已承诺按照英国高等法院认定的FRAND条款签订许可协议，但松下仍在外国法院申请禁令的行为表明其为非自愿许可方。上诉法院（以多数意见）宣布，在高等法院最终决定FRAND费率之前，与松下情况相同的自愿许可方均须与小米签订临时FRAND许可协议。上诉法院还制定了该临时许可协议的条款。
背景
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标准必要专利与FRAND原则
欧洲电信标准化研究所（ETSI）等标准制定组织会制定各种技术标准。如果实施某种标准不可避免地会侵犯一项专利，亦即这一项专利已经成为此种标准的组成部分，那么这项专利就是该标准的必要专利。为了防止专利持有人滥用其标准必要专利的地位，如要求标准实施者支付高额专利使用费，标准制定组织通常要求标准必要专利持有人不可撤销地承诺按照FRAND条款授予其标准必要专利的许可，以维护专利持有人和标准实施者之间的公平平衡。FRAND许可政策旨在解决两种潜在弊端：一是“专利劫持（hold-up）”，即专利持有人通过诉讼或威胁禁令，迫使标准实施者接受高昂的许可费用或其他不合理的许可条件；二是“反向劫持（hold-out）”，即标准实施者拖延或拒绝寻求标准必要专利许可或长期免费实施这些专利导致专利持有人无法获得合理补偿。FRAND承诺既可以为标准实施者提供应对侵权指控的抗辩理由以打击专利劫持，也可以通过允许专利持有人申请禁令对属于非自愿许可方的标准实施者进行限制，从而打击反向劫持。
尽管专利具有地域性，但自2017年以来，英国法院一直认为其对标准必要专利的全球FRAND许可条款拥有管辖权。除FRAND许可条款外，英国法院还会时常审查标准必要专利在英国境内的有效性、必要性以及是否涉及侵权。英国法院的惯例一直是将此类争议分成不同的审理阶段：首先进行技术性审理，以确定专利的有效性、必要性以及是否涉及侵权，然后再审理FRAND条款。然而，为提高法庭效率，英国法院近来逐渐倾向于先进行FRAND条款的审理。此外，在近期的一些案件中，经英国法院决定的FRAND条款明显更贴近于标准实施者提出的条款，而非标准必要专利持有人要求的条款。这导致标准实施者开始更积极地在英国法院主动提起法律程序以获取FRAND条款的认定，而不再等待标准必要专利持有人以侵权为由将其诉诸法庭。
一些标准必要专利持有人的对策是更积极地在其他司法管辖区的平行诉讼中申请禁令，其目的显然是为了向标准实施者施加压力，迫使其停止等待英国法院对FRAND条款做出认定并接受标准必要专利持有人的许可条款。
松下诉小米案
这一英国法院的案件属于松下与小米之间关于松下3G和4G技术的标准必要专利全球纠纷的一部分。除在英国法院的诉讼程序外，松下还在德国法院和欧洲统一专利法院（UPC）对小米提起侵权诉讼并申请了禁令。
去年11月，在英国高等法院举行的案件管理听证会上，双方均做出无条件承诺，愿意按照该法院认定的FRAND条款就松下专利组合签订许可协议。松下最初原则上表示愿意做出承诺，在英国FRAND审理结束之前，不执行在德国法院或在欧洲统一专利法院平行诉讼中取得的任何禁令，但其最终改变了立场，表示不愿做出该承诺。
小米公司随后向英国高等法院提出申请，请求法院认定与松下情况相同的自愿许可方均须在FRAND认定判决做出之前签订“临时”FRAND许可协议，并请求法院认定如果松下不采取该等行动，将被视为非自愿许可方。法院在第一次审理时驳回了这一申请，认为松下的FRAND承诺并不要求其签订临时许可协议，且小米请求法院做出认定的唯一真实目的只是为了影响德国法院和欧洲统一专利法院的诉讼结果，这与英国法院对这些法院保持礼让原则相冲突。小米对此提起上诉。
英国上诉法院判决
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三位法官均对松下的行为提出了批评，质疑其在英国高等法院的决定已经确保松下能够获得FRAND条款的条件下依然选择在德国法院和欧洲统一专利法院提起诉讼的理由。Arnold大法官表示，松下之所以选择耗费时间和金钱在其他法院提起诉讼，一定是认为其有可能利用这些法院授予的禁令获取超过FRAND条款规定的许可费率。鉴于松下接受了英国法院认定全球许可的FRAND条款的管辖权，并且与小米双方均承诺按照英国法院认定的FRAND条款订立许可协议，但其仍向外国法院申请禁令，法院判决其行为违反了欧洲电信标准化研究所知识产权政策中的诚信义务。
此外，包括Arnold大法官和Moylan大法官在内的多数法官史无前例地认定，与松下情况相同的自愿许可方均须与小米签订临时许可协议。小米取得的法院认定将促使松下重新评估其在德国法院和欧洲统一专利法院的诉讼策略，同时可以维护英国诉讼程序的完整性。英国上诉法院还制定了该临时许可协议的条款，包括许可期限（从2011年开始，至英国法院认定的FRAND许可生效为止，但在计算许可费时假设为2024年12月31日）及许可费（在双方各自方案之间取中值，在最终许可条款确定后可进行上调或下调）。Phillips大法官认同松下违反了诚信义务。然而，在他的异议意见中，他认为禁诉令是一种更为适宜和传统的救济措施，可以直接阻止松下的“无法辩解的行为”。
Phillips大法官的顾虑在于临时许可协议的影响只会是过渡性的，其主要目的是为了影响外国法院诉讼的结果。
评述
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这一具有里程碑意义的判决凸显了英国法院维持其在设定全球FRAND费率方面影响力的意愿，并首次要求专利持有人与标准实施者在FRAND条款认定之前即签订临时许可协议。尽管如此，关于临时许可协议的认定在其他案件（例如不存在冲突的外国诉讼的情况时）中是否会被认为具有实际意义，尚待观察。
受此判决的影响，欧洲统一专利法院的相关FRAND听证会在临近召开前被取消。小米与松下现已在全球范围内达成和解，并解决了所有的未决诉讼。
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