当印度专利申请遭遇驳回时,申请人可以采取两种重要的法律救济途径:提交复审请求或提起上诉。这两种途径各具特色,选择合适的救济方式对于成功获得专利保护至关重要。本文将基于我司多年的实务经验,系统地分析这两种程序的具体特点、适用情形及其选择依据。
复审请求
复审请求是一种向原审查员申请重新审查的正式程序。这种程序设计的初衷是为了给申请人提供一个相对快速且经济的救济途径。其具体要点如下:
复审理由:申请人需要提供充分且具有说服力的理由,主要包括:提供能够推翻驳回决定的新的关键事实或证据;或明确指出审查过程中存在的明显错误或重要遗漏;或提出其他具有实质性说服力的理由。
时间限制:自驳回决定正式送达之日起一个月内必须提交,如有特殊情况,可通过表格4申请一个月的延期,但建议尽早准备以确保充足的准备时间。
费用:官方费用仅需30美元,相较于其他救济途径较为经济实惠。
流程:需要准备复审请求书,详细阐述复审理由,参与听证程序并提交书面陈述材料。
文件:需要提交完整的委托书复印件,确保文件的真实性和有效性。
优势:程序相对简便,办理周期较短,费用较为经济,适合证据充分的简单案件。
劣势:由于仍由原审查员进行审理,若原审查员对案件已形成固有认识,改变原决定的可能性相对有限,特别是在涉及法律解释等复杂问题时。
上诉
上诉程序需要向高等法院提起,由独立的司法机构进行全面审理。这种救济途径虽然程序较为复杂,但能提供更为全面和公正的审查。其主要特征如下:
上诉的法律依据:专利申请被驳回的情形主要包括两类:(1)专利局依据专利法第15条作出的驳回决定;(2)专利局依据专利法第25(4)条在授予前异议程序中作出的维持、修改或撤销决定。这些情形下的驳回决定均可以通过上诉程序寻求救济。
时间限制:自驳回决定正式送达之日起三个月内必须提交,这个期限相对宽松,给予申请人充分的准备时间。
费用:需要缴纳较高的费用,包括上诉费用130美元和驳回决定认证副本费用68美元,这些只是基本费用,实际过程中可能有其他费用产生,同时代理人的服务费较复审也更高。
流程:相对复杂,包含上诉状的专业准备与正式提交,需要参加一系列听证会(通常为4-6次线上会议),可能会产生额外的差旅费用和其他相关支出。
文件:需要提交更为严格的文件,包括:(1)经过公证的委托书原件,必须由经过授权的代表(建议由公司董事担任)签字并加盖公章,如果非董事签字则需要提供额外的授权文件;(2)由专利局正式出具的驳回决定认证副本。
优势:由高等法院提供全新的审视角度,特别适合处理涉及创造性判断及第3(d)条等复杂法律争议的案件,能够获得更为公正和专业的审理。
劣势:程序费用显著较高,对文件的要求严格,整个听证程序的周期较长且不确定性较大。
战略考虑
在选择具体的救济途径时,建议申请人重点考虑以下关键因素:
驳回决定性质:对于涉及复杂技术问题的案件,建议选择上诉途径以获得更全面的审查;如果有新的有力证据支持,则复审程序可能更为有效。对于涉及法律条款解释的问题,通常建议选择上诉途径;而对于主要涉及事实认定争议的案件,可以通过复审程序寻求解决。
时间因素:如果临近法定期限,复审程序的时间压力会相对较大;而上诉程序虽然整体周期较长,但前期准备时间相对充裕,便于做好充分准备。
资源投入:上诉程序虽然费用显著较高,需要投入更多的时间和精力,但对于技术复杂或法律争议较大的案件往往能带来更理想的结果。
复审后上诉可行性:通常不建议采用先复审后上诉的策略,这是因为上诉期限仍然从原驳回决定送达之日起计算三个月,等待复审结果很可能导致错过法定的上诉期限。在这种情况下需要同时提交请谅书(condone application)并详细说明延误的正当理由,但仍存在被法官驳回的较大风险。
经典案例
在我方处理的一个经典案例中,申请人的发明涉及羊毛甾醇前药的一种新晶型。
羊毛甾醇(Lanosterol),是一种重要的甾醇类化合物,是胆固醇合成的重要中间产物,常用于医药工业的各个环节。
经摩熵医药(https://pharma.bcpmdata.com/)及摩熵原料药数据库(https://api.bcpmdata.com/)查询可知,该物质及其下游关联成药批文数百项,作为原料药和辅料的用途非常广泛,近年来相关产品合计年销售额达数亿元甚至于数十亿元之多。
本案申请中,实审审查员以缺乏创造性和属于专利法第3(d)条规定的不授权客体为由,驳回了本申请。当时综合评估在复审过程中说服原审查员的概率较低,且由于多种原因在收到驳回决定后耗费了近一个月的时间,预估在收到复审结果的时候很可能已经超过了允许提交上诉的期限,因此申请人最终决定提交上诉。
在提交上诉并经过多次听证后,马德拉斯高等法院最终撤销了专利局的驳回决定,将本案发回专利局重审,并要求换审查员审查。
在本案的后续审查中,审查员根据上诉判决首先论证了该药品的前药并未被公开,且指出依据专利法第3(d)条规定的新形式之间不能叠加,具体而言,印度专利法第3(d)条的规定如下:
"仅发现已知物质的一种新形式,但并不导致该物质已知功效的提高,或仅发现已知物质的任何新特性或新用途,或仅使用已知工艺、机器或仪器,除非该已知工艺产生了新产品或至少使用了一种新反应物。
解释——就本条款而言,已知物质的酯、醚、多晶体、代谢物、纯净形式、粒度、异构体、异构体混合物、络合物、组合物和其他衍生物应被视为同一种物质,除非它们在功效特性上有显著差异。"
就本案而言,本案的药品已知,但具体的前药不属于已知物质,因此前药的新晶型不再适用第3(d)条的规定。本案最终成功获得授权。
但换一种情况,如果本案要求保护的是前药,则其属于已知物质的新形式,那么在这种情况下,就需要仔细考量该新形式是否导致该已知物质的已知功效(治疗功效)的增强,这样本案授权的难度无疑会更大。
第3(d)条的规定属于印度专利保护制度的特色,其对于老药新用或晶型专利在印度的保护是一种挑战。在收到基于类似理由的驳回决定时,无论选择哪种途径,及时行动、准备充分的论据和证据都是成功获得救济的关键。
虽然复审程序的成本相对较低且处理效率较高,但对于涉及复杂技术问题或重要法律解释问题(如第3(d)条相关争议)的案件,上诉程序往往能够提供更为有效和全面的救济途径。
值得注意的是,印度知识产权法律体系正在不断完善,相关程序和规定可能会有所调整。申请人在采取行动前,最好咨询经验丰富的专利律师以确定每个具体案件的最佳行动方案。
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