企业出海系列丨应对美国337调查——庭前终止调查程序实例及策略详析

美国J公司（以下简称“J公司”）作为某美国BG专利（以下简称“BG专利”）的专利权人，针对超过20家美国和中国公司经营生产的某一产品（以下简称“涉案产品”）进口入美国境内及进口后销售的情形，一并向美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）提出了以防止和制止不公平竞争、保护美国相应产业及贸易利益为由的337调查程序申请，要求ITC签发永久性普遍排除令（Permanent General Exclusion Order）或者有限排除令（Limited Exclusion Order），以及禁止令（Cease and Desist Order）。在上述被申请人中，美国公司分别属于进口商、经销商、直接进口零售商，而全部中国公司均属涉案产品生产者，其中包括位于中国东部的S公司。

同一时期，J公司另向美国某联邦地区法院（以下简称“美国法院”）提起民事诉讼，主张S公司、美国A公司（以下简称“A公司”、系进口并经销S公司产品的美国大型实体连锁经营商）等部分主体通过制造、销售、许诺销售、使用或进口涉案产品的行为而侵害了BG专利，要求获取赔偿款以及针对包括上述行为的永久禁制令。

因此，若ITC最终裁决准许J公司申请，针对包括S公司在内的多家主体或相关产品签发排除令、禁止令，那么视令状不同，S公司所生产的涉案产品、或者S公司日后生产并出口至美国的所有产品、S公司已出口至美国但尚未上市的存货均可被美国禁售，无论这些产品是由S公司、或第三方经销。何况，J公司这样的337调查程序申请人可在申请同时向ITC提交实施临时排除令的动议[2]，要求在ITC最终裁决做出前暂时限制涉案产品的进口、从而影响类似S公司这样的中国生产商实际出口和履行与相关主体的国际贸易合同。 

ITC关于专利的最终裁决虽对美国法院无既判力[3]，但美国法院经常会认可前者裁决具一定说服力，故S公司极可能同时面临侵害专利权诉讼的败诉结果、且被迫向J公司承担巨额赔偿款等严苛法律责任，故不能排除S公司最终被迫申请破产的可能性。

最终，S公司在BG专利稳定性存争议的情形下选择和解方式提前终止了本次纠纷。

337调查程序是ITC就美国进口贸易中不公平行为发起调查并采取制裁措施的简称，这一称法源自美国《1930年关税法》第337节（以下简称“337节”）这一法律依据[4]。据该规定，ITC可就进口贸易中产品侵犯美国知识产权及存在的不公平竞争行为依申请或主动发起337调查。实践中调查大部分是针对专利或商标侵权行为，少数涉及版权、工业设计等知识产权，目前越来越有关注将此调查适用于反垄断、不公平雇佣等前沿问题[5]。

337调查申请的提出并不意味着ITC一定会接受申请人的请求发起调查，而通常自被申请人收到申请书之日起20日的答辩期限亦可能通过及时申请而延长[6]，但若被申请人拒绝或不积极答辩，除非特定条件，则可视作承认了相关指控，ITC则可进而推定申请事项属实并根据申请发布排除令或/和停止令[7]。同时，即便作为被申请人的中国企业所出口产品确实侵害了申请人的美国专利，或者尚对侵权成立与否存在争议，通过和解协议、同意令、达成仲裁协议等方式亦可能提前终止337调查程序，而中国企业实现这类结果的成本极可能远远低于其拒不答辩或参与调查所引发的实际损失。

本案的操作，便是一个有效案例，它使S公司最终以极低损失，在基本未影响到公司产品出口前提下，于337调查程序正式庭审之前，极短时间内终止调查、赶上美国圣诞季、使涉案产品得以顺利进入美国市场，且未造成更进一步的巨额连锁违约责任及法院民事诉讼败诉结果的产生。

因正常情况下337调查程序对时间有较高要求和限制，加上被申请人可能同时面临美国法院民事诉讼审理、美国客户急等收货上市等综合因素影响，中国企业聘请适格美国律师进行代理一般为首选，除非被申请人能在短的时间内与申请人达成和解或说服申请人撤诉。但若要实现这一目的，中国律师的重要性毋庸置疑。

相较大洋彼岸的美国律师，中国律师除了地域和时间优势外，更在于能理解和支持中国企业的实际需要和目的、有效预设应对方案。通过及时进行涉案产品与专利技术比对、结合中国企业的实际情况说明和案件相关背景，中国律师通常能够更为务实地维护中国企业利益。以本案而言，正是因为中国律师的建议，S公司修正了完全依附美国专利律师、通过提出针对BG专利无效宣告来应对的原有策略，改而通过自行直接与J公司律师协商、利用公平有效的商业谈判实现了和解结案目的，最大可能地缩短了S公司的涉案时间、减少了通常的应对成本。事实上，当S公司已成功脱身时，许多同案的中国公司仍深陷泥潭，暂不说其因产品出口被迫停滞、销售合同违约而可能产生的巨额损失，单其美国律师的巨额工作小时费用清单[8]已经足以令人惊恐。实际上，多年前实际情况已经是“337调查应诉费用数额庞大，一般在200万~500万美元”[9]。

根据337节的法律规定，若申请人是以美国专利权被侵害为基础而提出337调查申请的，其需向ITC证明的关键内容可归纳为：（1）S公司生产的涉案产品侵害美国专利；（2）涉案产品进口到美国；（3）在美国存在与BG专利相关国内产业。[10]同时，申请人需证明被申请人的不公平竞争方法或行为破坏或严重损害美国产业、阻碍该产业的建立、限制或垄断美国的贸易或商业。[11]

由于337调查申请即便得到ITC同意并作出最终裁决、甚至通过了美国总统的最终审查，作为申请人的J公司也无法因此从被申请人处直接取得赔偿以抵销其申请费、律师费用等损失[12]，故申请的提出通常非空穴之风，尤其在认定产品进口、存在专利相关产业等问题上。故通常相对快捷有效的应辩点应围绕BG专利本身的有效性、可实用性。

但是，作为以经济利益来确定企业发展方向的S公司，若仅将应辩重点放于BG专利本身却未必能在有效时间内高效解决争议，而且应对成本会无限放大，尤其在聘请美国专利律师之后。因此，针对J公司提出337调查的申请目的及背景、企业状况、其他被申请人信息等事项的调查了解亦是关键。客观而言，本案得以最终短时间、低成本的有效解决，所了解到的上述信息起到了非常重要的实际效果。

1、争议事项

本案中，在如何确定总体应对策略问题上曾出现严重分歧，可简单理解为一般诉讼案件中对和解或硬对抗的选择。

一方面，S公司根据指导以最快速度开展了针对BG专利的专项调查，并通过相关专业人员的共同努力，在相对较短的时间内发现了针对BG专利的突破口，这一突破口也是S公司当时拟聘请之美国专利律师提出的重要应辩策略，即通过异议BG专利及涉案产品是否落入专利权利要求保护范围的方式。毫无疑问通过美国专利律师的努力，无论BG专利本身有效性认定如何，势必会给J公司的申请及法院诉讼带来重大压力，同时也非常可能实现S公司及其涉案产品今后可自由进入美国市场的目的。但是，这样的操作模式除去客观法律风险外，时间将会非常漫长，美国律师的小时费用亦非常可能成为无底之渊。

另一方面，通过对于J公司申请目的和背景分析、外部企业状况了解、其他被申请人信息征询等工作的开展，结合S公司自身技术实力和背景、产品质量、业内知名度、涉案产品生产状况和目标定位、存货量、与A公司间的贸易关系、在美客户状况等综合信息，中国律师发现了直接与J公司谈判签署和解协议的可能性、筹码和可行性方案。而S公司也充分意识到，一旦谈判成功，所需花费的时间和金钱成本很可能低于上述硬对抗方案。但是，在当时情况下，J公司显然占据谈判的主动权。

2、实际策略

收到ITC及美国法院送达的书面材料副本后，S公司据其法律顾问及相关专业人员建议，联系了中国涉外知识产权专业律师。在中国律师建议下，S公司分别与A公司、J公司的代理律师多次谈判，并进而了解到上述争议的存在。

S公司最终通过与中国律师的充分沟通、并基于充分信任，采取了和解为主的总体策略。这一个选择在当时无论对S公司还是中国律师，均增添了压力巨大！因为337调查程序对于时间上的严格要求，导致被申请人S公司必须尽力利用前期有效时间开展应对并研究抗辩方法[13]，若要采取硬对抗BG专利本身稳定、有效性等其他可适应对方案，也需大量时间和现有技术等材料准备，否则即便另行聘请美国专利律师，也可能因时间不足、答辩不利而失利，届时一切将不堪设想。

S公司最终确定的总体应对策略为：（1）自行或通过美国律师向美国法院提出动议要求中止侵害专利权诉讼的民事诉讼程序；（2）通过有效手段，自行或通过J公司实现S公司答辩期限及和解期的延长，拖延时间点；(3)分析J公司目标、对价和薄弱点，与其谈判以期通过和解方式在337调查程序正式庭审前终止该程序；（4）根据谈判进程、不排除聘请美国专利律师与A公司或其他被申请人共同硬对抗BG专利有效性的可能性操作。

在具体应用过程中，S公司通过商业谈判，很好地纳入了J公司自身的经营需求，并通过创设谈判基础和条件、以公平有利的对价，充分利用了J公司美国律师的专业背景和实务协助，最终促成了与J公司间和解协议的签署和后续事项的进行。

3、案件结果

据上述策略，S公司的积极参与获得了ITC在时间上的理解，并在J公司提出337调查申请后不到三个月的时间内以非常公平的条款达成了和解协议，经由ITC颁布了两公司均可接受的同意令（Consent Order）,最终使此次337调查程序中针对S公司的调查完全终止，并通过同意令明确了一旦BG专利被认定无效情形下S公司利益的保护方式。

此外，上述和解也导致J公司完全撤回了其在美国法院针对S公司的侵权诉讼，从而使J公司以极低成本顺利摆脱了此次337调查程序及相应的侵害专利权诉讼。

S公司的涉案产品、相关存货、其他产品最终顺利地出现在了美国当年的圣诞季市场上、且不再面临被禁或其他罚金风险。

若337调查程序启动，作为实际生产出口商的中国企业正常经营必会受到重创。即便最终裁决尚未下，中国企业出口产品也可能被美国海关和边境保护局（U.S.Customs and Border Protection）限制进口[14]，直到申请人的申请最终未被ITC接受或实际停止。

因负责337调查的主体为ITC，属美国国内准司法联邦机构[15]，而即便其调查结果对被申请人不利，在被申请人没有违反ITC签发的排除令、禁止令、同意令等情形下也不存在民事罚金，加上中国企业普遍认为美国国内的机构并没有直接跨域执行中国企业财产的实际能力，不少中国企业得知被列为被申请人后直接采取避而不应的做法。这些错误理解，容易导致337调查程序限定的答辩期被错过、ITC则会因此直接依据申请人要求签发相关令状，导致中国企业被视为缺席而受到包括排除令、禁止令在内的不利裁决，其一类产品、甚或日后所有产品将因此被完全禁入美国。此外，中国企业非常可能同时面临美国法院的另案侵害专利权案件审理、以及败诉后果，从而还需向美国专利权人支付巨额的赔偿款，而不得不聘请的美国律师小时费用这笔巨款亦需继续计付。

因此，在收到相应申请材料或起诉状副本后，积极参与是上策。在确定聘请美国专利律师前，如S公司一样先聘请中国涉外知识产权律师进行初判并了解涉案产品是否落入美国专利权利要求保护范围，同时考虑美国专利权本身状态、及和解等可提前终止337调查程序的方案，或许更能低成本又高效地解决所面临难题。

[1] 钟山主编：《美国337调查：规则、实务与案例》，知识产权出版社2012年5月第1版，P68-71。

[2] 汤姆·迈克尔·萧姆伯格主编：《美国国际贸易委员会337调查律师实践指南（第二版）》，法律出版社2014年11月第1版，P200。

[3] 汤姆·迈克尔·萧姆伯格主编：《美国国际贸易委员会337调查律师实践指南（第二版）》，法律出版社2014年11月第1版，P243。

[4] 冉瑞雪：《337调查突围——写给中国企业的应诉指南》，知识产权出版社2015年4月第1版，P1。

[5] 中国商务部公平局：《美国337调查调查及应诉常见问题系列问答之一》，中华人民共和国商务部贸易救济调查局官网（http://gpj.mofcom.gov.cn/article/cx/cp/ea/200808/20080805728786.shtml），2017年5月28日最后访问。

[6] 丁丽瑛等著：《应对美国“337调查”的知识产权战略研究》，厦门大学出版社2011年10月第1版，P145。

[7] 19 U.S.C.1337 (g) (1)。

[8] 注：美国的337调查程序专利律师费用相较一般美国律师收费水平会更高些，337调查案件通常需要一个律师团队的共同操办，这样的团队一般会由合伙人、资深律师、律师助理等共同组成，多年前本文作者收到的正常美国律师费报价因具体人员级别及身份不同已在590至200美元／每小时间不等，而这几年每小时上千美元的费用报价也非罕见。

[9] 王敏、田泽著：《中美337调查贸易摩擦研究》，知识产权出版社2014年11月第1版，P113。

[10] 查尔斯·S.巴硅斯特、G.布莱恩·布塞、约翰·L.可来考斯基编著：《美国国际贸易委员会专利诉讼手册》，知识产权出版社2013年1月第1版，P5。

[11] 19 U.S.C.1337 (a) (1)(A)。

[12] 查尔斯·S.巴硅斯特、G.布莱恩·布塞、约翰·L.可来考斯基编著：《美国国际贸易委员会专利诉讼手册》，知识产权出版社2013年1月第1版，P29。

[13] 查尔斯·S.巴硅斯特、G.布莱恩·布塞、约翰·L.可来考斯基编著：《美国国际贸易委员会专利诉讼手册》，知识产权出版社2013年1月第1版，P10。

[14] 19 C.F.R PART210 210.52。

[15] 智南针：《美国知识产权制度是怎样建立和发展的?》，中国知识产权报社网站（https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=54&tid=54），2024年12月5日最后访问。

供稿丨郜  炜

编辑丨王  攀

责编丨于  欢

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