编者按：为集中阐释专利复审无效案件中的法律适用，展现各技术领域专利审查的最新实践，国家知识产权局专利局复审和无效审理部从2023年审结的7700件无效宣告案件和6.54万件复审案件中筛选出53件具有典型意义的案件，提炼58条决定要点，发布《2023年度专利复审无效典型案件决定要点汇编》，供业界研究与参考。
九、修改超范围
38. 分案申请修改超范围的审查
【案号】1F453481 基于可编程逻辑控制器的系统和用于受控环境中空气采样的用户界面
【决定要点】在判断分案申请的修改是否超出母案原始申请记载的范围时，应当站位本领域技术人员，在母案原始申请文件整体内容的基础上，判断修改是否引入了无法由原始申请文件直接地、毫无疑义地确定的新的技术信息。不应将母案申请的某项权利要求或说明书的某个实施例单独作为比对基础，通过简单地对比技术特征的增减来判断是否修改超范围，也不应采用判断“权利要求是否得到说明书支持”的标准来判断是否修改超范围。
39. 分案申请技术术语的修改是否超范围的判断
【案号】4W114026 发电装置
【决定要点】判断分案申请中某技术术语的修改是否超范围，应当基于母案原始申请文件的记载，准确站位本领域技术人员，综合考虑说明书文字记载的内容和附图公开的内容，并结合该技术术语修改前后的通常文义，以及该术语在专利申请中的技术含义，判断该修改是否符合规定。
十、证据的认定
40. 检测报告的证明力
【案号】4W115187 牙刷
【决定要点】如果检测报告所检测的样品与依据现有技术证据公开的产品技术方案所制备获得的产品对应一致，则检测报告的检测结果能够表明该现有技术证据公开的产品所具有的性能和效果。
41. 强制性产品认证试验报告证据的作用
【案号】5W131739 一种折叠电蒸箱
【决定要点】中国强制性产品认证（3C认证）作为国内实施的一种产品合格评定制度，虽然在产品认证过程中，认证机构做出的认证试验报告不对公众发布，但该认证试验报告中所体现的产品结构可以用于证明认证后所销售的相同型号产品的结构，可与申请日前公开销售的证据构成证据链用以评述涉案专利的新颖性和创造性。
42. 单方委托鉴定意见证明力的审查
【案号】4W115191 火花塞
【决定要点】无效程序中，对于单方委托鉴定意见，应全面考虑鉴定机构的鉴定资格和业务范围、鉴定人员的资质、鉴定程序的合法性、鉴定方法的科学性等因素。在上述因素均无明显瑕疵，且对方当事人也未提出足以反驳的相反证据和理由的情况下，一般可以确认该单方委托鉴定意见的证明力。
43. 外文证据译文提交的举证要求
【案号】5W129179 可调壶铃
【决定要点】无效程序中，如果依据当事人所提交外文证据的部分中文译文，不能清楚、完整地理解该外文证据公开的技术方案，无法与权利要求的技术方案进行有效比对，则举证方应承担举证不能的不利后果。
当事人主张使用外文证据的附图与涉案专利权利要求进行比对，但提供的部分中文译文并非针对该附图的译文，且译文中涉及的技术特征亦未对应附图中的相应标记，根据所提交的译文无法确定附图中相应标记与译文中所涉及的技术特征的对应关系，仅凭附图也不能直接、毫无疑义确定其技术方案，则该外文证据的附图无法与权利要求的技术方案有效比对。
44. “相反证据足以推翻生效裁判所确认事实”的规则适用
【案号】5W131645 一种复合装饰板
【决定要点】已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实，当事人无需举证，但有相反证据足以推翻的除外。如果结合新出现的公知常识性证据，站位本领域技术人员对涉案专利说明书的记载以及当事人在口头审理中的陈述综合分析，能够表明现有技术隐含公开了涉案专利的某一技术特征，足以推翻人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实，则应对该事实重新准确认定。
45. 补充实验数据的证明力
【案号】4W115502 新的三环化合物
【决定要点】补充实验数据应当是对原始申请文件中从本领域技术人员的视角而言已经清楚、明确公开的特定技术效果的补强性证明，而不是对原始申请文件中泛泛记载的几十种可能的技术效果的重新聚焦。
46. 针对同一事实但结论相反的实验数据的审查
【案号】4W114241 能够控释活性成分的可分割的盖仑制剂形式
【决定要点】无效程序中，对于双方当事人针对同一待证事实提交了结论相反的实验数据的情形，应当从实验数据的记载形式、实体内容等方面进行比较分析。若一方当事人提交的试验数据对应的实验方案更为详实清楚、实验过程更为全面规范、实验记录更为客观完整，相关实验人员亦出庭作证，并且实验结论亦符合本领域的通常认知，则该实验数据具有更高的可信度。
十一、程序
47. 复审程序中的依职权审查（1）
【案号】1F410196 一种铸造厂砂冷却器的加水方法及智能加水系统
【决定要点】复审程序中，如果发现本申请存在驳回决定未指出的说明书公开不充分等明显实质性缺陷，导致合议组无法对驳回决定指出的创造性缺陷进行审查，则应当依职权对上述明显实质性缺陷进行审查。
48. 复审程序中的依职权审查（2）
【案号】1F384107 行走板
【决定要点】当申请文件中存在多种明显实质性缺陷时，应当辨明不同缺陷之间的相互关联，把握技术实质，解决根源问题，准确适用法律条款，高效解决实质争议。例如，当驳回决定指出的缺陷是权利要求保护范围不清楚，然而说明书中仅公开一种设想，未公开具体结构和运行方式，使得本领域技术人员无法实现发明时，如果驳回决定关于权利要求保护范围不清楚的根源在于说明书缺乏解决技术问题的以上技术手段，则合议组可以依职权引入专利申请不符合专利法第26条第3款的规定进行审查。
49. 无效程序中对母案与分案文本关联性的考量
【案号】4W114279 传热管及其制造方法和用途
【决定要点】权利要求存在保护范围不清楚的缺陷，导致无法准确地对创造性的无效理由进行判断，合议组依职权引入“权利要求保护范围不清楚”的缺陷进行审理时，发现涉案专利权利要求中存在与母案相同的事实，而母案因为该事实导致权利要求保护范围不清楚以及修改超范围的缺陷而未被授权。为避免行政机关在关联案件中对于同一缺陷的判断不一致，合议组应当进一步依职权引入修改超范围的缺陷进行审查。
50. 无效程序中对专利权人在授权程序中相关行为的考量
【案号】4W115146 聚（亚芳基醚）共聚物
【决定要点】专利权人在授权程序中未对审查意见进行争辩，并不当然表示专利权人已认可相关技术特征被现有技术公开。无效程序中，在确定区别特征时，不应以专利权人在授权程序中是否在意见陈述书中明确争辩为前提，而应站位本领域技术人员客观对技术事实进行分析判断。
51. 针对同一专利权的多个在审无效案件审查基础一致性
【案号】4W115339/4W115340 夹层玻璃用中间膜及夹层玻璃
【决定要点】如果针对同一专利权存在多个在审无效宣告请求，而专利权人针对部分无效宣告请求提交了权利要求书的修改文本，则其他在审无效宣告请求中也应采用同样的修改文本作为审查基础，以避免在不同的在审案件中针对同一专利权出现不同的审查基础。
52. 中间体通式化合物权利要求的修改方式
【案号】4W114512 杀节肢动物的邻氨基苯甲酰胺
【决定要点】对于化学领域的终产物化合物及其中间体化合物而言，如果二者均为通式化合物，当该终产物化合物被进一步限定为具体化合物时，考虑到终产物与中间体之间的紧密联系以及取代基及其取代位置的一致性，应当允许将该终产物具体化合物的取代基对应限定到该中间体通式化合物中，这属于对中间体通式化合物权利要求的进一步限定。
十二、外观设计
53. 产品名称对外观设计专利权保护范围影响的考量
【案号】6W123715 窗框（窄线型 1）
【决定要点】外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该产品外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或照片所示的该产品外观设计。产品名称通常用于表明所保护的外观设计产品，但如果产品名称与图片或照片所示产品存在明显矛盾，而一般消费者根据图片或照片可以明确认知相应外观设计产品的，则应据此确定所保护的外观设计产品。
54. 组装关系唯一的组件产品的专利法第27条第2款适用
【案号】3F103693 耳机和充电盒的套装组件
【决定要点】对于组装关系唯一的组件产品，《专利审查指南》规定必须提交组合状态的产品视图，但并未要求必须提交单个构件的视图。因此，复审请求人提交产品组合状态视图符合专利审查指南关于视图提交的要求。
对于具有不同使用/变化状态的产品外观设计申请专利保护时，申请人通常根据其希望得到保护的产品外观设计提交相应视图，而非提交产品所有不同使用/变化状态的视图。当申请人选择提交其中一种使用状态或多种使用状态的相应视图时，其要求保护的产品外观设计的范围亦随其提交的视图情况发生变化。
55. 外观设计是否明显存在转用启示的判断
【案号】6W125372 玩具（圆桶泡泡机）
【决定要点】玩具类产品既包含以外观为主要用途的产品，还包含以使用功能为主要用途的产品。对于后者，不应仅因其为玩具就认为其外观可以由任意其他种类产品的外观转用得到，还需要考虑其他种类产品与玩具产品功能间的对应关系。本案中，请求人主张的使用空气净化器外观转用与玩具泡泡机进行对比的方式不能得到支持。
56. 型材类产品外观设计的对比判断
【案号】6W123715 窗框（窄线型 1）
【决定要点】型材类产品不同于将其应用于例如窗户等建筑领域的最终产品，后者的一般消费者对内部截面结构完全不可见，因而在外观设计对比时不考虑内部截面结构；但前者作为原材料或零部件产品，其一般消费者除了能够观察到型材外部的轮廓造型，亦能从型材的截面观察到其内部截面结构。因此，型材类产品的一般消费者对其产品的外部形状及内部截面结构上的设计均能观察到，所述设计均应作为型材类产品对比判断的内容。
对于型材类产品的外观设计而言，相对于主要为功能性考虑且最终使用时位于产品内部的截面结构设计，可作出更多装饰性设计且位于产品外部的形状设计更容易引起一般消费者的关注，因此，通常情况下，型材类产品的外部形状设计对整体视觉效果更具显著影响。另一方面，相对于型材外部形状而言，如果型材内部截面整体设计为较独特的设计或与对比设计具有更加显著的差别，则也会对型材外观设计的整体视觉效果产生显著影响。
57. 外观设计专利与商标权利冲突类案件的审查
【案号】6W124912 运动鞋
【决定要点】商品上的图案设计可以因其商品标识属性作为商标使用，也可以因其图形表达属性作为装饰性图案使用，两种使用方式并不必然兼具也可能择一。因此，判断外观设计专利的图案设计与在先图形商标是否相冲突，需要考量其图形本身或使用方式是否起到了标识商品来源的作用，而易使相关公众产生混淆。
涉案专利的争议设计与在先商标图形本身不构成近似，综合考虑专利权人的主观意图、使用方式、行业惯例、消费者认知等因素，所述争议设计在涉案专利中的使用属于专利权人的正当使用，涉案专利的实施不会令相关公众混淆商品来源于在先商标所有人或与其有某种特定的联系，不会损害在先商标所有人的相关合法权利或者权益，因而涉案专利与在先商标不构成权利冲突。
58. 外观设计专利与企业名称权利冲突类案件的审查
【案号】6W124965 药瓶标签
【决定要点】《民法典》和《反不正当竞争法》中关于企业名称权的规定旨在通过禁止擅自使用他人的企业名称，以避免产生相关商品被混淆误认的不良后果。在案证据证明了涉案专利上所载企业名称是对产品真实来源的客观记录，这种使用行为与混淆行为存在本质区别，并不会构成权利冲突。
注：本要点汇编在“赋青春”公众号上分三期发布，本期为第三期。
编辑：彭蓁业
审读：汤丽妮、陈文哲
