当下,运动鞋不仅是一种舒适与性能的选择,更是已经成为消费者表达个性和态度的象征。不过,在运动鞋款式和品牌日益多样化的过程中,随之产生了一些知识产权纠纷。
日前,国家知识产权局公布2023年度专利复审无效十大案件,请求人彪马欧洲公司与专利权人中乔体育股份有限公司(下称中乔公司)之间的专利权无效宣告请求案入选。该案中,国家知识产权局专利局复审和无效审理部(下称复审和无效审理部)作出无效宣告请求审查决定,维持中乔公司的名称为“运动鞋”(专利号:ZL201930327108.5,下称涉案专利)外观设计专利权有效。由于该案中彪马欧洲公司和中乔公司均为运动产品领域的知名厂商,上述审查决定的作出引发了业界的广泛关注。
彪马欧洲公司是一家拥有悠久历史的运动品牌企业,长期以来凭借其高品质的产品和独特的设计风格俘获了大量消费者的芳心。彪马欧洲公司在其商业版图不断扩展的同时,持续深耕中国市场,聆听消费者需求,及时推出新产品。
根据中乔公司官网介绍,中乔公司自2000年成立以来,主要从事运动鞋、运动服装和运动配件的设计、研发、生产与营销,拥有品牌专卖店近6000家,旗下产品涵盖篮球、跑步、综训、户外等多个系列。知识产权同样是中乔公司关注的重点,目前,中乔公司共持有专利70多件。2019年6月24日,中乔公司就涉案专利向国家知识产权局提交专利申请,后获得授权。
记者在进一步采访中了解到,彪马欧洲公司自2021年起针对多家企业和个人的外观设计专利提起了无效宣告请求,本案是其中之一。在这些案件中,彪马欧洲公司主张的无效宣告请求理由多为专利法第二十三条第三款的规定,主张的在先权利多为注册商标专用权,其中多数商标的图形整体都呈现出由近向远的延伸,按照彪马欧洲公司对其特征的表述,这些商标被统称为跑道形商标。
彪马欧洲公司除持有跑道形商标外还持有彪马驰名商标,不过,在多数案件中,其主要以跑道形商标主张在先权利,较少直接以驰名商标主张在先权利。
2023年4月25日,请求人彪马欧洲公司就涉案专利向复审和无效审理部提起专利权无效宣告请求。在受理该案后,复审和无效审理部组成合议组对该案进行审查。
彪马欧洲公司认为,涉案专利右视图所示鞋跟处灰色图案的设计(下称争议设计)呈现为由近向远无限延伸的跑道形,与其在先商标的设计风格、构图及整体外观近似。鞋类产品侧面的图案易被关注,且在该位置设置商标是行业惯用设计手法,二者图案的高度近似易使公众产生混淆。彪马欧洲公司普遍将在先商标与其驰名商标组合使用,使得跑道形商标具有知名度和显著性,涉案专利刻意模仿在先商标的共性部分,可能被消费者识别为“彪马”系列商标之一,具有“搭便车”“傍名牌”的故意。另外,对于联名鞋款而言,鞋面可能会同时出现两个代表不同商家的商标,故即便涉案专利包含专利权人的商标,也可能会导致消费者误认为是双方联名鞋款。
对此,中乔公司认为,涉案专利在鞋后跟、鞋垫的显著位置设置有其商标,并未故意遮挡、弱化,主观上没有必要使用与专利权人无关的商标标志。请求人的对比方式是以其在先商标为原型,对同类商品表面设计内容的刻意截取,而争议设计是鞋面的补强设计,用于稳定后跟、防止崴脚,而非商业标识,该设计整体为立体环形设计,不同于在先商标的平面设计,也并非跑道风格,不会导致消费者误认。事实上,发布联名鞋款不仅需要提前获取联名商标授权,还会在显眼位置正确使用商标样式,而且专利权人的商标在国内具有知名度,没有“傍名牌”“搭便车”的必要,双方作为同业竞争者,中乔公司也没有必要在产品上使用彪马欧洲公司的商标,宣传“彪马”品牌。
该案主审员吕晓在接受中国知识产权报记者采访时介绍,该案争议焦点在于争议设计是否会令相关公众误认为涉案专利的商品来源于在先商标权利人,也即彪马欧洲公司,或与之具有商业合作关系。
“专利法第二十三条第三款规定了外观设计专利授权条件,其设立初衷是避免专利申请人未经许可将他人已享有的合法权益作为外观设计的一部分申请并获得授权,所解决的是他人享有的在先权利与外观设计专利权相冲突的问题。”吕晓介绍。同时,她也表示:“基于利益平衡原则,在先权利受保护的同时也受限制,所以需要考虑权利边界。在先权利人有权维护其合法权益,但对于权利的扩张性解释不属于可予支持的范围。”
该案中,争议设计作为涉案专利图案的一部分并未突出性使用,不具有明显标识效果;该设计下方突出显示有专利权人的自有知名商标,能够用于识别商品来源。中乔公司对争议设计的使用方式不具有明显主观恶意或攀附意图,且对自有商标的使用符合行业惯例,尽管涉案专利外轮廓在右视图的线段走向与在先商标相应线段有一定程度相似,但并不意味着相关公众会由此产生误认,更不会使相关公众产生涉案专利与彪马欧洲公司产品关联性的混淆。
合议组综合考虑争议设计的使用方式、行业惯例、消费者认知等因素,认为涉案专利的争议设计没有发挥商标标识商品来源的功能,未使涉案专利产品与彪马公司建立起标识来源的关联性,专利权人对争议设计的使用不会使相关公众产生混淆,进而损害彪马欧洲公司在先商标的合法权益。
2023年11月17日,复审和无效审理部作出第563861号无效宣告请求审查决定,维持涉案专利权有效。
外观设计专利主要保护产品的美学设计,而商标则是用来区分商品或服务的来源,二者的主要识别部分均由点、线构成,二者虽属两种不同的知识产权,但它们在表现形式上有诸多相似之处,这也导致了外观设计专利权与商标权之间产生冲突的情况时有发生。
华东政法大学知识产权学院教授黄武双在接受本报记者采访时表示,权利冲突案件是以在先权利侵权判定标准进行认定,具体到该案就是要认定争议设计作为涉案专利图案的一部分是否构成商标性使用。如果普通消费者不认为外观设计元素构成商标性使用,而仅是作为装饰性图案使用,则不会与在先商标产生混淆。
“以往外观设计专利权与商标权冲突类案件,主要集中在平面与平面、立体与立体图形之间的对比,判断重点往往聚焦于图形近似的判断,而该案中,争议设计源自立体图形中的局部。”吕晓表示,合议组并未局限于图形近似的判断,而是综合考虑了混淆可能性的多方面影响因素,为此类案件当事人的举证、说理等给出启示。
黄武双指出,该决定认定涉案专利不会因争议设计导致消费者混淆误认,划定了权利的合理边界,充分保障了不同主体的合法权利。公众对图案的正当使用是商业活动允许的正常范围,不能基于对商标权的扩张性解释而由商标权人不当占有,该决定对公共资源和私权范围如何合理划分进行了准确诠释。
该案阐释了外观设计专利权与在先商标权权利冲突认定中的考量因素和判断方法,在图形近似程度的判断基础上,通过综合考量专利权人的主观意图、行业惯例、消费者认知等因素,考察涉案专利对争议设计的使用是否起到发挥标识商品来源的作用,为外观设计专利权与商标权冲突的判定提供了审理指引。决定指出,涉案专利的争议设计客观上没有达到识别商品来源的效果,是装饰性使用而非标识性使用,不会使相关公众将其与在先商标产生混淆。
决定表明,对在先商标权人的合法权益予以保护的同时,不能通过扩张性解释将外观设计中正当使用的图案纳入在先商标权保护范围,阐明了商标权与外观设计专利权保护的边界。
审读:董丽雯