2024 ALB China 十五佳知识产权律师
案例分享
李洪江
观韬律师事务所
高级合伙人/知识产权业务委员会主任
lihj@guantao.com
律师简介
李洪江律师，观韬律师事务所北京办公室执行合伙人、观韬知识产权业委会主任、专利代理师，全国青年律师领军人才；北大法学院、中国人民大学、中国政法大学法律硕士兼职导师；曾就读于北京大学、美国芝加哥肯特法学院，曾就职于国家知识产权局；连续三年获评2022-2024年度“中国十佳知识产权大律师”、IP STARS 专利之星、Chambers、ALB、商法、Legal 500、Legal One优秀知识产权律师等。
先后在《电子知识产权》等国内外专业期刊、杂志上发表文章超百篇；参与《知识产权行政执法典型案例评析》《商标侵权近似性判定标准研究报告——以司法判例为蓝本》《新能源汽车领域标准必要专利专项课题研究报告》等重点研究项目；先后接受中央电视台、北京电视台、天津电视台、新华社、人民日报社等多家媒体的采访100余次。
重点执业领域
知识产权
李洪江律师是一位在知识产权领域极具影响力的专家，拥有丰富的实战经验和卓越的专业能力，是一位值得信赖的知识产权守护者，他处理过多起在业内具有广泛影响力的案件：
（1）代理上海昌润、福建万龙、河南晶锐应对美国合成公司金刚石复合片 337 调查案件胜诉（获评Legal One Merits 典范评级）；
（2）代理英国 Tensar 公司“三向土工格栅”发明专利维权系列纠纷案件（20 年全生命周期保驾护航；专利维权胜诉50余起；成功应对10余次无效挑战；国家知识产权局全国督办案件）；
（3）代理科美诊断诉爱兴“商业秘密”民事维权纠纷案件（获评2023 年最高院反垄断及不正当竞争十大典型案例）；
（4）代理博睿勤“手机安检门”确认不侵犯专利权纠纷案（获评2023 年最高院知识产权庭推荐案例）等等。
案例分享
案例名称：
代理中国公司应对美国合成公司金刚石复合片337调查案
案件概况：
2020年12月11日，美国合成公司（US Synthetic Corporation）向美国国际贸易委员会USITC 提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的金刚石复合片及其下游产品（Certain Polycrystalline Diamond Compacts and Articals Containing Same）侵犯其专利权（9,932,274、10,508,502、9,315,881、10,507,565、8,616,306），请求USITC发布有限排除令和禁止令。观韬接受上海昌润极锐超硬材料有限公司、福建省万龙新材料科技有限公司、河南晶锐新材料股份有限公司3家公司委托与其他共计11家中国大陆企业共同应诉（Investigation No.：337-TA-1236）。2022年3月3日，USITC行政法官作出初裁结果；2022年3月15日，美国合成公司不服并提出复审请求；2022年10月3日，USITC作出本案不存在侵权结案的终裁裁决。
争议点：
长期以来，美国最高法院认为该条款包含一个重要的隐含例外：自然法则、自然现象和抽象概念不能申请专利（See Alice Corp.v.CLS Bank Int’l,573 U.S.208,216(2 014)），也就是美国专利法 35 U.S.C.101所规定的专利适格性条款；在美国，如果专利权人在专利申请之前销售产品，他有一年的宽限期提交相关的专利申请，这就是所谓的销售门槛（on-sale bar），即美国专利法 35 U.S.C.102（b)（pre-AIA）所规定的专利无效条款）；但是在2013年后AIA做了修改（See Pfaff v.Wells Elecs.,Inc., 525 U.S.55,67(1998))。针对“565专利”，其适格性问题和新颖性问题成为能否被无效的关键；由于其权利要求涉及抽象概念，即多晶金刚石复合材料的某些性能参数（如电导率、磁饱和度等），这些参数属于抽象的自然规律，不涉及技术方案，因此不具备专利资格。
案件难点：
在337调查程序本身来看，由于其程序复杂、时间段、具有对物管辖权、律师费用高昂，往往被诉企业望而却步，甚至是拒绝出庭而缺席裁决。而考虑到普遍排除令具有上下游通吃的特点，如果胜诉最终中国企业包括竞争对手均可以进行美国市场，但是诉讼费用却是自己承担你；如果不去参加应诉，影响的是整个产业不仅仅是被诉企业自身，因此被告往往参与诉讼积极性不高；也就是说如何联络并获得中国被诉企业的信任以获得委托是首要难题。
另外，337调查案件中由于时间短节奏快，往往被申请人没有充足的时间进行无效反诉或者证据准备，以往大部分案件中，被诉企业将律师费用和精力花费到了Discovery程序中，如此一来能够进行专利无效检索以及不侵权抗辩的时间就更少了。
律师策略：
协调整个律所特别是分所的力量，积极寻求商务部、行业协会等国家相关部门的支持，调动整个金刚石复合片产业的力量共同应诉，是关键所在；由于观韬律师事务所拥有近30家分所力量，恰好均有分所分布在被诉11家企业所在地；可以节省对接成本和时间消耗；最终 7 家中国大陆企业积极应诉。
协调案件团队律师将主要精力花在马克曼听证会（Markman hearing）以及无效证据搜集两个程序中，这样可以避免被Discovery程序占用过多资源和成本消耗。
在证据搜集方面，我们借助观韬律所资源，利用强大的数据库和人力优势，进行“背靠背”专利无效现有技术检索，甚至是进行内部专利无效检索竞赛和模拟法庭演练，为专利无效抗辩奠定了基础。
此外，观韬团队联合美国当地律师进行专利适格性分析和销售门槛（on-sale bar）证据搜集以形成证据链条。
案件结果：
2021年8月20日，USITC作出337部分终裁：对行政法官于2021年8月9日作出的初裁（No.32）不予复审，即终止对专利号10,508,502、10,507,565、8,616,306的调查。
观韬基于对涉案专利及产品进行的通盘分析和全面考虑，进行了多方面抗辩，并着重于针对美国合成公司提出的5项美国授权专利提出专利权无效的抗辩，该抗辩思路取得显著成效。经过由五名行政法官组成的USITC委员会的调查，最终以4比1的投票结果认定，接纳专利无效的抗辩意见，进而认定不存在侵权行为。美国ITC于2022年10月3日发布最终裁定，认定美国合成公司所主张的专利无效，并终止调查。
案件意义/亮点：
“337调查”，是美国的一项进口贸易救济制度，其得名于美国《1930年关税法》第337节；主要针对：不公平行为有关的产品进口，如专利侵权、版权侵权、虚假宣传、侵犯商业秘密等。“337调查”属于一种准司法程序。USTITC虽然不提供损害赔偿救济，但有权颁布普遍排除令、有限排除令或禁止令。337调查律师代理总花费通常在150万-200万美元之间；有的企业甚至花了1个多亿人民币，相当于1000多万美元，才最终把官司打下来。
2012年以来，超过30%的案件涉及中国大陆企业。在2019年，中国大陆企业涉案26起，占当年全部调查案件量的近60%。金刚石复合片具有金刚石的高硬度、高耐磨性与导热性，是制造切削刀具、钻井钻头及其他耐磨工具的理想材料。2020年，我国金刚石复合片产量已达587万片，金刚石单晶产量占全球总产量的90%以上。
2018年以来，USITC 立案的“337”调查已达100件。超过300家中国公司在调查案中涉诉，其中17件案件仍在进行中，所以本案的胜诉极大的鼓舞了中国企业出口美国的士气。
337调查针对的不仅是一家企业，而是一个产业。不仅观韬代理的三家企业能够继续进入美国市场，其相关的上下游产业的企业都可以借此机会进入美国，并且观韬的抗辩策略具有通用性，其他企业完全可以效法，作为不侵权抗辩的事由。所以，本案的胜诉帮助中国金刚石产业出口美国。
中国国家知识产权局2024年7月18日发布了关于《专利纠纷行政裁决和调解办法（征求意见稿）》公开征求意见，其中第四十四条规定：【办案期限】管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷，应当自立案之日起三个月内结案。相信专利行政裁决制度更将加大对知识产权的保护力度。
报道链接：
https://www.pdc-cutter.com/newsinfo/4518100.html
