兰迪研究 | 中小企业如何做好涉外专利申请

作者 | 佘猛

随着中国企业越来越多地参与国际竞争，为保护自身知识产权并在全球市场上获得竞争优势，涉外知识产权保护越来越成为中国企业不容忽略的重要战略。本文主要从实务角度探讨中小企业做好涉外专利申请保护的策略和步骤。前述专利仅指发明或实用新型专利，外观设计专利的涉外保护主题将单独分期讨论。

涉外专利申请，涉及不同的国家或国际组织、不同申请途径、不同代理机构的选择，且具有费用较高昂、流程时间较长的特点。大型企业一般设有专业的法务团队或IPR负责具体涉外申请事务，中小企业受经济、业务量、人员等因素应对涉外专利申请事务有所局限，往往由国内代理机构一手操办，但申请质量、风险、费用等方面较难得到控制。以笔者参与的案件为例，浙江某小微企业委托代理机构在美国提起一批发明专利申请，由于美国代理机构的违规操作（类似违反诚实信用原则），造成十几件美国申请被美国专利商标局终止审查程序（Proceedings Terminated），造成无法换回的损失。而在本案中，企业（委托方）并没有过错，费用已根据协议完全支付，若需维权，小微企业自行承担前往美国的时间成本、费用成本都较为高昂。

故此，笔者从实务出发，从多个角度和涉外申请的主要特点探讨中小企业如何做好涉外专利申请。

首先，根据《专利法》第十九条：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权” 以及《专利法实施细则》第八条：“专利法第十九条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当按照下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查：（一）直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案；（二）向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。” 的规定，中国企业或个人的发明创造需要向外国提起申请，应首先在中国提起申请（俗称“母案”）或者直接向国家知识产权局作为受理局提起PCT申请。企业若违反该规定直接在国外申请专利，后果是在中国无法获得授权或被无效。而中国是申请人产品的生产制造地，专利保护的重要性不容轻视。

一般来说，涉外专利布局应在产品进入当地国之前进行。若产品即将要进入当地国再考虑专利进入当地国则为时已晚，不能获得切实的保护。专利授权的审查需较长时间，例如一件日用品的结构专利在美国有审查2年的可能性。另外，进入国家或地区的确定，往往与企业的产品进入的国家或地区密切相关，某些情况下竞争企业所在地国家或地区也会被纳入考虑范围。关于进入国家的选择，主要由企业根据产品的销售或预备销售的国家或地区来确定。

通常来说，企业可通过巴黎公约途径或PCT途径申请国外专利。实务中很多企业往往采用一种申请途径，并未利用好两种申请途径的优缺点，不利于企业在当地国的专利保护。

首先，这两种方式不是择一的关系，而是可以混合采用。那么如何进行合理的选择呢？

第一种情况，假设企业已经有非常明确的进入国家或者非常急于进入某个/些具体国家，那么采用巴黎公约是较好的途径。这种选择进入速度快，费用也相对节约（至少节约PCT国际阶段费用）。当然，PCT也可以非常快地进入国家阶段，但进入后很多国家需要等待PCT的公布才进入下一程序（PCT国际公布是优先权起18个月，要求提前公开的情况下在提起申请3个月左右公开）。而巴黎公约途径则不涉及此类情况，主要根据进入国的审查程序展开。

第二种情况，企业关注专利申请的新创性风险（驳回或不授权），PCT是比较优选的途径。PCT申请在优先权日起16个月内或者国际检索单位收到检索本9个月（以后到期为准）将提供国际阶段检索报告，申请人可根据国际检索报告初步判断申请专利的新创性。若检索报告显示申请专利完全没有授权前景（此种极端情况比较少），企业可以终止进入国家程序，从而至少节约大笔代理费用，且申请人还可以根据国际检索报告修改申请文本，从而提高在进入国的获得授权的概率。

第三种情况，企业对自己产品进入一些国家或地区销售是确定的，另一些国家或地区不确定（犹豫不决）。那么，可以采用PCT申请途径是比较优选的策略。当然，针对确定的国家或地区也可以采用巴黎公约途径进入，两种途径并不冲突。在这种混合途径下，企业可以很好地利用巴黎公约快速进入的优势（快速进入往往意味着审查程序更快），同时可以尽可能获得进入具体国家或地区的期限，例如进入美国、印度、越南、欧盟，巴黎公约要求在12个月优先权期限内必须进入，反之丧失优先权（简单说超过优先权进入也会因缺乏新创性被驳回）；而PCT途径，前述国家或地区最晚进入期限为优先权起30、31、31、31个月。很明显，企业可以在更长地进入期限内充分考量是否值得或需要进入相应国家或地区，从而更加符合企业的利益，以免支付不必要费用或者需要进入时丧失优先权的尴尬。

第四种情况，企业从商业竞争考虑，例如不想竞争对手或可能的侵权方知晓本方专利布局的具体国家或地区等，可采用PCT途径。这种方式仅提起PCT国际阶段申请，但尽量将进入国家阶段的时间延后或者贴近允许进入的最后期限再决定是否进入具体国家。这样操作的好处是竞争对手明知企业产品提起了PCT申请，意味着这款产品有可能在PCT全部指定国家获得专利保护，但不确定企业具体进入的国家，竞争对手若想抄袭跟随企业产品，则很难判断企业在当地国是否有专利权，因为企业随时都保留进入当地国的权利。这种方式能很好地迷惑竞争方或侵权人。也许竞争方等到知悉PCT申请确实没有进入当地国时（例如PCT进入期限已过），由于现代产品迭代速度过快，老款产品已不具备仿冒的市场价值了。

将外方代理机构的选择和费用放在一起讨论，是因代理机构的选择和费用紧密相关。

在涉外申请代理中，通常存在中方代理机构和外方代理机构。

首先，笔者建议中方代理机构和外方代理机构应该分别计费，此点尤为重要。目前很多企业采用总包价，即一件涉外申请中方代理机构收取一个固定总包价（包括外方费用、翻译费等）。这种方式虽然简单、费用可控、明确，但往往是造成涉外专利代理质量不好的关键因素之一，中方代理机构为利润往往会尽量压缩外方代理机构费用，从而造成代理质量不高，损害委托方利益。所以，将中方代理费与外方代理费分别计费是保证委托方的钱用在刀刃上，杜绝不合理压缩外方费用的好方法。

第二，企业在委托中方代理机构寻找外方代理机构时，应该要求中方代理机构至少提供2家以上的外方代理机构的报价比对参考，而不是由中方代理机构自行决定。不同的外方代理机构其代理费相差巨大，通过外方代理机构的报价以及网站等简介，了解该代理机构是否有处理与申请专利技术领域相同技术背景的代理人和案例，例如企业的专利技术涉及电气控制部件，而外方代理机构主要处理生物医药类专利案，这并没有完全匹配，企业方需谨慎选择。通过以上比对企业可最后确定一家价格合适且有处理能力的外方代理机构作为合作的当地国外方代理机构。

第三，外方代理费根据账单支付。这样企业不必一次性支付所有的外方费用，且可以根据申请流程中的具体情况来决定是否要支付费用，不仅费用节约，而且程序透明。

此要求主要针对中方代理机构而言，要求中方代理机构在整个申请过程中，与企业同步和外方代理机构全部的信息。涉外专利申请是一种典型代理关系，外方代理机构与中方代理机构的沟通和指令等主要通过邮件完成，企业完全有权利要求中方代理机构同步中方代理与外方代理的全部信息，从而充分掌握申请专利的流程时间节点以及发生的事件等。

涉外专利申请对中小企业参与国际商业竞争至关重要。本文详析其申请流程与注意事项，流程包含众多关键要点。涉外专利申请是中小企业保护创新、开拓国际市场的有力武器。未来全球知识产权保护协作加强，虽挑战犹存，但中小企业若积极应对、提升能力，必能借涉外专利申请实现国际化跨越，在国际舞台释放创新活力。本文为笔者在代理实务经验中的一些拙见，欢迎各位同仁探讨交流。