参考案例
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案例详情
美国某公司与国家知识产权局、某互联网平台公司、某科技公司、某银行发明专利权无效行政纠纷案
——创造性判断的直接证据与“三步法”的关系、创造性判断中对预料不到的技术效果的考虑
关键词
行政 发明专利权无效 创造性 “三步法” 直接证据 预料不到的技术效果
基本案情
裁判理由
法院生效裁判认为：在专利创造性评价过程中，司法审判和行政审查实践中关于权利要求所限定的技术方案是否属于显而易见的判断，通常需要借助分析工具。常见的创造性判断分析工具一般有两类：一类是逻辑推演工具。如专利审查实践中运用最为广泛的所谓的“三步法”，即“问题——解决方案”思路，通过确定最接近的现有技术、确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对本领域技术人员而言是否显而易见三个步骤，完成创造性判断。其实质是通过还原发明场景、模拟发明过程，以本领域技术人员视角对技术方案是否显而易见作出的逻辑推演。另一类是经验推定工具。如解决了一直渴望解决但始终未能解决的技术难题、克服了技术偏见、取得了预料不到的技术效果、获得了商业上的成功等（为方便起见，以下简称为经验推定因素），其是通过认定技术方案具备创造性的直接证据，并基于这些直接证据与技术方案本身的对应性或者因果关系，在适当考虑获得该技术方案困难程度的基础上，最终对技术方案是否显而易见作出的经验推定。原则上，对于同一技术方案的创造性问题，从逻辑角度和经验角度的分析应当殊途同归。技术方案的创造性未必来源于解决长期技术难题、克服技术偏见、实现预料不到的技术效果，未必带来商业成功；但解决了长期技术难题、克服了技术偏见、实现了预料不到的技术效果、获得了商业成功却是技术方案具备创造性的重要标志。逻辑推演工具的适用具有普适性，而经验推定工具则因仅涵盖了有限的几种典型情形而适用场景有限。故仅在有关创造性判断涉及前述经验推定因素时，才涉及逻辑推演和经验推定结论的协调问题。逻辑推演和经验推定结论不一致的情形一般有两种：一是“三步法”认定具备创造性，但并不存在经验 意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，或者虽然存在创造性直接证据但其与有关区别技术特征缺乏对应性或者因果关联；二是“三步法”认定不具备创造性，但存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，且其与有关区别技术特征具有对应性或者因果关联。对于第一种情形而言，如前所述，因技术方案的创造性未必来源于经验推定因素，故不具备经验推定因素不足以否定技术方案的创造性，可以直接基于“三步法”结论认定技术方案具备创造性。对于第二种情形而言，则需要对“三步法”的结论进行复验。根据有关直接证据的不同，复验的重点也会有所不同：技术方案解决了长期技术难题、克服了技术偏见、获得了商业上的成功的，要重点考察“三步法”分析中，是否未充分考虑技术发展的阶段性和局限性进而错误判断了结合启示；技术方案取得了预料不到的技术效果的，则要重点考察是否错误认定了区别技术特征的技术效果，进而错误归纳了技术方案实际要解决的技术问题。如果复验结论是原先基于“三步法”的分析有误，则实现了分析结论的校准；如果复验结论是原先基于“三步法”的分析无误，则有必要再次审视，关于创造性直接证据的认定，及其与区别技术特征的对应性和因果关系认定是否有误，以及是否存在其他难以基于创造性直接证据认定创造性的情形。据此，原则上，当“三步法”结论是技术方案具备创造性时，无需再审查有关创造性直接证据；当“三步法”结论是技术方案不具备创造性时，应当审查有关创造性直接证据，并根据基于创造性直接证据的经验推定结论复验“三步法”分析，综合考虑逻辑推演和经验推定两方面结论，作出判断。
基于预料不到的技术效果认定专利创造性而言：首先，有关证明责任应当由专利权利人或者申请人承担，其至少应当证明存在预料不到的技术效果，且该预料不到的技术效果来源于有关区别技术特征。其次，预料不到的技术效果认定中的判断时点应当是申请日或者优先权日，比对基准应当是最接近现有技术而非现有技术整体，判断主体应当是本领域技术人员。最后，预料不到的技术效果应当足以构成技术方案实际要解决的技术问题的改进对象。换言之，该预料不到的技术效果应当构成技术方案选择的重要考量或者重要目标。如果某一技术方案是解决技术问题的必然选择，即便有关技术效果难以预料，该技术效果也仅为本领域技术人员均可作出的必然选择的副产品，其不能成为必然选择技术方案的创造性来源。
本案中，美国某公司作为专利权利人主张本专利权利要求1所限定的技术方案因取得了简化输入、简化权重、简化需求、简化检索等预料不到的技术效果而具备创造性，其应就存在上述技术效果、上述技术效果达到不可预料的程度，以及上述技术效果与有关区别技术特征之间的对应关系承担证明责任。对上述技术效果及其与区别技术特征的对应关系，专利说明书中没有明确具体的记载，美国某公司在本案行政审查阶段和一审期间均未提出此主张，只是在上诉理由和二审庭审中才提出有关主张，但并未举证证明其所主张的技术效果确实存在，更未能够证明所谓的技术效果与最接近的现有技术相比达到了本领域技术人员不可预料的程度。
裁判要旨
关联索引
《中华人民共和国专利法》第22条第3款（本案适用的是1992年9月4日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第3款）
一审：北京知识产权法院（2018）京73行初12921号行政判决（2020年10月12日）
二审：最高人民法院（2021）最高法知行终119号行政判决（2021年12月20日）
案例来源：人民法院案例库
