云南省首例“确认不侵害商标权”案件
近日，北京盈科（昆明）律师事务所知识产权法律事务部仲英豪、耿荣芳律师代理云南省首例“确认不侵害商标权”案件经人民法院审判，取得胜诉判决。
2023年5月20日，【2023 澜沧江-湄公河合作大理马拉松·首届“为爱奔跑”大理爱情马拉松】成功举办，该赛事由云南行知探索体育文旅产业有限公司策划运营。赛事结束后，行知探索公司收到浙江某公司的商标侵权警告，称行知探索公司擅自使用其已注册的“爱情马拉松”商标，要求行知探索公司进行赔偿或进行付费商业合作。
北京盈科（昆明）昆明律师事务所接受委托后，代理行知探索公司向浙江某公司发布催告函，明确告知商标权人相关行为不构成侵权并催促浙江公司尽快起诉。30日后，浙江某公司并未对行知探索公司进行起诉，为尽快消除侵权警告带来的不安状态，行知探索公司作为原告向浙江某公司发起了“确认不侵害商标权”之诉。
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本案是否符合“确认不侵权之诉”的受理条件，原告是否有权提起本案诉讼？
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行知探索公司策划运营的【大理爱情马拉松】赛事及宣传中使用“爱情马拉松”字样是否侵犯浙江某公司的“爱情马拉松”商标权？
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诉讼期间，被告的“爱情马拉松”商标发生许可使用和转让的情况下，本案的审理结果是否影响被许可人及受让人的利益，本案是否存在遗漏必要诉讼参与人的情况？
一、本案符合确认不侵权之诉的受理条件，原告有权提起本案诉讼。
《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第五条规定，提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明下列事实：（一）被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉；（二）原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间；（三）被告未在合理期限内提起诉讼。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。
本案原告向被告发出催告函，催促被告就侵害其“爱情马拉松”商标尽快提起诉讼，而被告在收到催告函30日后未向原告提起诉讼，故原告向被告提起确认不侵权之诉完全符合提起“确认不侵权之诉”的法定条件。
二、本案原告的使用行为不属于商标性使用，不构成对被告商标权的侵害。退一步讲，即使原告行为属于商标性使用，也不会使相关公众对服务的来源产生误认。
首先，原告使用行为不属于商标性使用。原告在“2023澜沧江-湄公河合作大理马拉松·首届‘为爱奔跑’大理爱情马拉松”赛事中使用了“爱情马拉松”字样，虽然包含了案涉注册商标的部分内容，但在活动的筹备、组织、宣传和举办的过程中，始终是使用“2023澜沧江-湄公河合作大理马拉松·首届‘为爱奔跑’大理爱情马拉松”、“‘为爱奔跑’大理爱情马拉松”等名称，所使用的名称由举办年份、地域、赛事主题、赛事项目共同组成，该场赛事是在大理举办，大理素来有“爱情圣地”之称，且在宣传、筹备过程中，也都强调着“风花雪月”、“大理爱情”、“浪漫爱情”与马拉松竞赛的融合。其中更多的是体现“爱情”主题，应当被理解为“以爱情为主题的马拉松长跑比赛项目”，并未起到指示商品或服务特定来源的作用。原告使用的“大理爱情马拉松”不属于与《商标法》四十八条所称的商标性使用。
其次，原告组织的马拉松赛事的自身特点高度契合“爱情马拉松”主题，并不存在恶意攀附被告商誉，使相关公众对来源产生误认的情况。
从举办时间来看，本次马拉松赛事于2023年5月20日举行，5月20日是信息时代的爱情节日，“520”谐音为“我爱你”，完全契合“爱情马拉松”主题。
从赛事安排来看，此次赛事由马拉松(42.195公里)、半程马拉松(21.0975公里)、爱的跑跑(5.2公里)、1314爱情马拉松(全马、半马、5.2公里)四个组别组成。其中“1314”谐音为“一生一世”，5.2公里的记录也为520另一种表达形式。也是高度契合“爱情马拉松”这一主题。
从举办地点看，本次活动的举办地为大理，而“大理”被称为“中国最佳爱情表白地”，是风花雪月的浪漫之乡，天作地合的爱情之都。更是契合“爱情马拉松”这一主题。
三、案涉商标“爱情马拉松”本身的显著性较弱，且影响力有限。
《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”
案涉商标“爱情马拉松”系描述性词汇，由通用名词“爱情”和“马拉松”组成，其中“马拉松”是全球通用的体育赛事类型的名称，“爱情”与“马拉松”结合在一起，常被理解为马拉松赛事的“主题”。
此外，从文义角度观察，日常生活场景下，汉语语境中的“爱情马拉松”，常被用作描述恋人之间相恋相爱的时间长度和空间跨度，公众一般不会把“爱情马拉松”当作商标来认知，而是理解为“爱情”作长时间长距离的奔跑，寓意爱的艰辛与坚守，爱的困苦与幸福。正如被告浙江某公司的赛事活动宣传语描述的那样，“我们执着：爱情就像马拉松，有始有终！”这就使得作为商标的“爱情马拉松”或者“爱情国际马拉松”的显著性被削弱”。案涉“爱情马拉松”商标的显著性较弱。
四、本案并不存在损害案外人利益的情况，并未遗漏诉讼参与人。
涉案商标的转让行为发生于赛事举办之后，本案中原告主张的行为是“赛事举报+赛后宣传”，原告请求确认的是在上述事件发生的时间段内的法律后果。行为发生时，本案的被告为商标权人，即使发生后续的许可和转让行为，也属于被告与被许可人、受让人之间的合同行为，相对方应当继受本案的诉讼结果。若出现对于被告不利的判决，相对方可以找被告承担合同责任，而并非本案的必要诉讼参与人。
上述代理意见被法院采纳。
一审法院认为：
（1）双方在交涉过程中已充分了解对方真实意思，原告行知公司明确否认侵权，被告既未积极行使诉权，也无撤回侵权警告的意思表示，其行为使原告行知公司是否构成侵权处于不确定状态，原告行知公司提起确认不侵权之诉，符合法律规定的确认不侵权之诉制度的立法目的。原告行知公司的起诉符合确认不侵害商标权纠纷的受理条件。
（2）行知探索公司使用“爱情马拉松”来指称马拉松活动，意在表达活动主题，且活动举办地大理素来有“苍山为盟 洱海为誓的最佳爱情表白地”称号，活动场所大量附有以爱情为主题为现场布置物料，马拉松参赛者及相关营销者并不能通过“爱情马拉松”来误以为活动服务来源于浙江某公司或认为行知公司与浙江某公司有某种特定联系。
（3）该行为发生于新泽徽公司向案外人转让商标之前，故新泽徽公司于案涉活动发生时享有案涉商标的商标专用权，后续发生了许可和转让，属于新泽徽公司与案外人的合同行为，可以承担合同责任，新泽徽公司主张原告起诉将损害案外人利益的意见本院不予采信。
一审判决：确认行知探索公司并未侵害浙江某公司关于“爱情马拉松”商标的专用权。
浙江某公司对一审判决不服向大理中院提起了上诉，经审理后，大理中院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
知识产权确认不侵权之诉，作为一种辅助性救济手段，是被警告人遭受侵权警告、而权利人怠于行使诉权，使得被警告人处于不安状态的情形下,被警告人能够获得司法救济的一种途径。若法院判决确认不侵权，可在短时间内化被动为主动，消除负面影响。
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