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【知产人李鑫】第213篇原创文章
作者 / 李鑫 编辑 / 池恩
专利案件的处理过程时间跨度长，尤其是发明专利实质审查、专利复审、无效等程序， 一旦启动，通常需要等待较长时间才能获知最终结果。在这些时间段内，如果能够预先对专利案件的走向形成较为准确的预判信息，将有利于专利案件的利益相关方及时采取应对措施，尽最大可能地维护自身利益。
专利案件的处理过程参与者众多，通常包括发明人、申请人和 IPR、专利代理人以及审查员等，不同参与主体对专利案件走向的影响程度和需求大小不同。第一类主体：企业型申请人作为权利拥有者，其行为通过申请人所属的发明人和 IPR 体现。第二类主体：审查员作为代表公众的国家专利行政机关的工作人员，主要负责专利案件的审查，均不是案件预判的直接主体。由此，对专利案件走向具有一定预判需求以及基本预判条件的主体主要是发明人、IPR和专利代理人。发明人的根本任务在于准确地提供“技术”，其提供的技术本身的情况如何是案件归宿的最重要决定因素。IPR 限于时间资源、企业专利案件数量等原因，很难做到每个案件均“事必躬亲”，其具有案件预判的愿望，但没有切实的案件预判条件。而专利代理人与发明人、IPR 不同，处理专利案件是其本职工作，每一次处理行为使案件向前推动一步。因此，专利代理人作为专利案件的最全面、最深入和最直接的深度参与者，具备对专利案件的走向进行预判的条件，应当成为案件预判的“先锋”和“首要责任人”。第一预判内容：专利案件预判的第一形态是案件的法律预判，即严格从法律的角度分析专利案件的走向。专利法律法规是专利行为的直接准绳，专利案件的最大可能走向和根本走向是由法律决定的。专利代理人应当从法律上考察专利申请、审查、答复、修改、延长、变更等专利行为的正确性，进而评估经过专利行为之后，专利案件的走向。通常情况下，对法律掌握得越深越透，对专利案件走向的预判就越准确。第二预判内容：专利案件预判的另一个形态是案件的现实预判，即从最终符合现实的角度分析专利案件的走向。法律预判属于应然预判，由于专利案件不可避免会掺杂人的主观因数，一个专利案件在法律上的走向未必符合专利案件的实际走向。在法律基础之上，专利案件的现实走向会在实务处理过程中受到很多因素的影响，这些因素主要包括：国家（国家知识产权局）基于社会经济发展需要，会根据一定时期的实际情况制定一些指导专利事业的政策（比如，国家知识产权战略纲要、专利审查工作十二五规划等），这些政策将通过审查员的审查行为反映到每个个案之中。此外，国家知识产权局每年度的工作要点、专利局各审查部门的内部审查规范等均可能对专利案件在现实走向上产生影响。比如，国家知识产权局当前正积极推动《审查标准执行一致》，那么，专利代理人在不同专利案件存在相同缺陷时，如果其中一个案件已经处理并获得结果，那么在对另一个案件进行预判时，采取相同处理方式获得相同结果的可能性将极大。还比如，自去年开始专利审查的倾向调整为以“三性”评判为主线的全面审查，那么， 专利代理人在遇到非“三性”的条款时，经过意见陈述后，答复通过的概率将增大，案件最终会走向新颖性、创造性的审查。不可否认，不同审查员的审查能力和审查水平具有差别，能力强、水平高的审查员既能准确把握法律的实质精神，又能灵活处理专利案件的特殊情况。而审查经历较少的审查员， 往往会过于机械地套用法律规定和审查模板。同样一个专利案件，在面对不同审查员时，要提高对专利案件的预判准确性，充分评估当前案件审查员的审查能力和审查水平是必要的。审查员的审查风格因审查员所处理的案件领域、审查员自身的背景技术知识、审查员个人性格等因素可能不同，这些因素都可能对案件的走向产生影响。此外，审查员的心理预期对专利案件的走向也是一个考虑的因素。比如，审查员在审查意见通知书中提出了修改意见， 其心理预期是希望专利代理人能够按照其思路进行修改，以加快审查进程，但如果专利代理人坚持原意见不变，又未能提供具有较强说服力的理由，那么，专利案件的走向可能就与专利代理人所极力争取的走向相反，使专利代理人的预判结果出现偏差。专利案件通常会经过多次审查才会有最后结果，而每次审查所遗存下来的审查历史文档（包括审查意见通知书、审查员对意见陈述的回应等）对于衡量专利案件的走向具有重要价值。比如，可以从历次审查意见通知书内容发生的细微变化，窥视审查员对该案件前景的态度和隐含趋向，从而借助于该分析结果较好地把握专利案件走向。在专利案件处理过程中，除上述可控可知的因素外，还可能出现一些突发情况，比如竞争对手提出公众意见、企业员工泄漏专利技术点、疏忽导致程序缺陷、极端情况下的非正当行为等，这些因素随机性大，把握的难度高，对专利代理人增强案件预判能力是一大挑战。由于案件预判是法律预判和现实预判的结合，一方面要求专利代理人必须谙熟相关专利法律法规，练好基本功，提高法律预判能力。谙熟专利法律法规不仅需要掌握法律的实体条款，还应当清楚程序条款。不仅应当知晓法律条款的历史变迁，而且应当了解当前法律的争议焦点，更应当预知法律修改的可能动向。不仅应当深入掌握国内法律的相关规定，还应当熟悉和适当了解工作所涉有关国家的专利法律法规。另一方面要求专利代理人更多地掌握国家相关专利政策、了解审查文化、善于分析审查员的审查意见和审查风格，积累经验教训，提高现实预判能力。要求2：专利代理人应当以“联系的观点”处理专利案件
预判专利案件的走向是以“过去”推知“未来”的工作，只有充分了解“过去”时段中各个“点事件”之间的联系，以联系的观点进行处理，才可能得到正确的轨迹分析结果。比如，专利代理人答复审查意见通知书时，不能仅仅局限在对本次审查意见的答复，而要综合以前的答复和审查意见通知书的内容，或者舍弃不被审查员认可的观点，或者进一步充分论述审查员质疑的地方，或者增加具有较大说服力的新突破点，从而形成对专利案件走向具有决定性影响的意见陈述书。要求3：专利代理人应当在专利申请时把握好基础关
专利案件的走向预判大致可分为三类类型：绝对肯定（即“必定授权”案件）、绝对否定（即“必死”案件）和肯定与否定之间（即案件走向依赖于案件处理过程中的专利行为）。要求4：专利代理人应当正确认识自身文字表达的“威力”，不能过高估计，导致对案件走向的误判
专利代理人工作的主要武器是文字表达，申请文件撰写、意见陈述、复审请求等文字表达时的充分性、逻辑性、合法性、简明性等对其发挥预判作用都将产生影响。要求5：专利代理人应当找准“坚持”与“妥协”的平衡点
在答复审查意见过程中，过于“坚持”可能导致案件的结果走向反面，过于“妥协”可能损失较多的保护范围，应当综合各种现实因素和法律因素后选择合适的答复策略。要求6：增强预判能力需要专利代理人具有细致的工作态度
由于案件预判不仅仅在于法律预判，更多在于法律预判基础之上的现实预判，而现实预判考虑的因素很多，这就要求专利代理人以细致的工作态度“见微知著”、“由小及大”，获得准确的专利案件预判结果。专利代理人的案件预判能力在专利事务中举足轻重。通过精准把握法律与现实因素，不断提升自身专业素养和综合能力，代理人能够在复杂多变的专利案件处理中，为客户提供更具前瞻性的服务，助力企业在专利战略布局中抢占先机，实现专利价值的最大化。这不仅是专业能力的体现，更是在专利领域赢得信任、取得成功的关键所在。加V领取授权预判案例报告
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