众达法律评论 | 欧盟统一专利法院系列（III）：首个等同侵权判决

等同原则是一项非常重要的专利法律原则，它解决了为创新理念提供公平保护和针对第三方确保法律的确定性两者间的矛盾。

根据等同原则，即使被控系统/工艺不构成字面侵权，如果其被认定与涉案专利权利要求所限定的内容“等同”，该系统/工艺就仍可能构成专利侵权。这一原则可以防止通过微小的改动来规避专利保护。

尽管《关于<欧洲专利公约>第69条解释的议定书》第2条已经明确，在评估专利保护范围时必须考虑等同性，但UPCA仍与大多数其他欧洲专利法律一样，并未包含等同原则的具体条款。

2024年11月22日，UPC海牙地方分院在涉及微生物燃料电池（“MFC”）技术的Plant-e Knowledge B.V.与Plant-e B.V.诉Arkyne Technologies S.L.（Bioo）一案中做出了首个关于等同性的判决，就如何评估一项专利是否被等同侵权提出了自己的观点。

该判决适用了荷兰的“四要素测试法”，在技术评估与法律公平性和确定性之间取得了一定程度的平衡。

本案涉案专利为Plant-e所有的EP 2137782号欧洲专利，其要求保护关于植物-微生物燃料电池（或称“P-MFC”）的技术。P-MFC是一种利用活体植物，通过光合作用和微生物氧化作用进行发电的技术。

该专利保护的技术涉及：

• 位于反应器内的活体植物，所述活体植物的光合作用产生有机物；

  
  

• 阳极室，所述阳极室中的亲阳极微生物氧化所述有机物；

  
  

• 阴极室，所述阴极室能够使电子流动并产生电能。

  
  

Plant-e主张Bioo的产品（包括Bioo Panel和Bioo Bench）对其专利构成字面侵权或等同侵权。对此，除其他反驳理由外，Bioo还提出了不侵权抗辩，称其装置利用土壤进行操作而不需要活体植物来实现其功能，而活体植物恰恰是涉案专利的权利要求所字面要求的。

UPC海牙地方分院认定，虽然不构成字面侵权，但Bioo的装置对涉案专利构成等同侵权。

海牙地方分院采用了系统性的“两步法”进行侵权分析：

1. 字面侵权：被控装置或方法是否体现了字面意义上的所有权利要求要素？

   
   

2. 等同侵权：如果不构成字面侵权，那么本领域技术人员是否会认为相关变体以基本相同的手段，达到了相同的效果，实现了发明功能？
   

海牙地方分院所作分析不仅限于字面解释，还按照下列四项指导原则审查了等同性问题：

1. 技术等同：变体是否发挥了相同的功能，解决了相同的问题？

   
   

   在本案中，海牙地方分院认为，Bioo的装置尽管被描述为土壤-MFC，但却实现了与涉案专利所保护的P-MFC相同的功能，即利用微生物氧化有机物进行发电。尽管Bioo认为其装置中的植物是“可有可无”的，但其植物实际通过补充有机物质为这一发电过程做出了贡献，而这一过程这与涉案专利要求保护的发明类似。

   
   

2. 对专利权人的公平保护：是否有合理理由将涉案专利的保护范围扩展到涵盖变体？

   
   

   海牙地方分院的做法是，既要防止通过复制受保护发明的实质性内容后做出微小的修改来绕开专利保护范围，又要避免对专利进行过度宽泛和扩大的解释，必须在两者之间达到公平的平衡。

   
   

   在本案中，海牙地方分院认为，鉴于（i）Plant-e的发明对改进现有技术做出了重大的贡献，且（ii）被控装置明显基于受涉案专利保护的发明的原理，因此有理由认为Bioo的实施行为落入涉案专利的保护范围。

   
   

3. 为第三方提供合理的法律确定性：本领域技术人员是否认为变体落入涉案专利的保护范围？

   
   

   换言之，本领域技术人员必须能够从专利权利要求的字面限定中解读出其保护范围亦应涵盖等同物，尤其是当没有理由支持需要限缩权利要求的保护范围时。

   
   

   在本案中，海牙地方分院注意到，Bioo在关于其技术的宣传，包括其授权的专利申请中强调了植物的作用，这与Plant-e的受保护的权利要求非常一致。对此，本领域技术人员能够合理推断，被控技术落入涉案专利的保护范围。

   
   

4. 新颖性与创造性：被控等同物与现有技术相比，是否具有新颖性和创造性？

   
   

   该第四项要素与Formstein抗辩或Gillette抗辩相对应，其规定，即使一项被控产品或工艺落入一项专利权利要求（其有效性未被成功挑战）的保护范围，但如果该产品或工艺相对于现有技术而言是已知的或显而易见的，那么就不构成侵权（“仅实施现有技术不会导致侵权”）。

   
   

   在本案中，海牙地方分院认为，被控装置中，植物光合作用与微生物燃料电池相结合的这一特征具有新颖性和创造性，因此被告并非单纯的实施现有技术。

   
   

UPC关于等同问题的四要素测试法与海牙上诉法院在2020年10月27日所作培美曲塞案（礼来诉Fresenius Kabi案）判决中所适用的测试完全相同。

虽然，正如海牙地方分院所言，该法院有意从多个欧洲法域的判例法中借鉴相应原则，但其并未对欧洲不同的等同侵权测试做出明确的统一：

• 在德国，被称为“Schneidmesser问题”的三要素测试法对技术等同性、显而易见性和可互换性进行审查。

  
  

• 在法国，法院历来采取务实观点，注重发明的功能而非严格措辞，并且不考虑任何显而易见性测试：如果两种技术手段，虽然形式上不同，但具有相同的（新）功能，且即使不能达到相同的程度，也能实现相同性质的结果，则这两种技术手段是等同的。

  
  

• 在意大利，法院过去经常采用借鉴自美国判例法的所谓的“三重一致测试”，或称FWR测试（功能、手段、结果），近年来也采用显而易见性测试，该测试与荷兰“四要素测试法”中的第一项和第三项要素相对应。

  
  

• 在英国，特别是在Actavis诉礼来案之后的做法，法院强调对权利要求进行目的性解释，重点关注专利权人的意图和本领域技术人员的理解。

要说明本案中法院为何最终认定等同侵权，需要进行更深入的技术讨论：

• 首先，被告Bioo辩称其装置中的植物纯属装饰，或者可有可无。但海牙地方分院审查了Bioo的授权文件、宣传材料和装置设置后发现，所有这些均强调了植物在产生有机物供微生物氧化方面的作用。

  
  

• 其次，海牙地方分院认定，被控装置与涉案专利具有相同的结构和功能：尽管Bioo的装置采用了双层结构（以土壤为介质），但其功能设置与受保护的P-MFC相同。有机物质仍是在阳极室中被氧化，阴极室仍是用于使电子流动。

  
  

• 最后，Bioo对有无植物的装置进行比较的相关证据被法院视为不充分。海牙地方分院提出，短期试验无法捕捉到植物在补充有机物质方面的长期作用，而这一点恰恰又增强了技术等同性。

  
  

海牙地方分院的推理展现出，UPC致力于兼顾考量技术细节和实际情况，对权利要求的等同侵权进行严谨的、以证据为基础的评估分析。这尤其要归功于具有技术资质的法官的参与（负责本案的Simon Walker法官拥有物理学博士学位，特别地他此前还从事过生物电磁学方面的研究工作）。

海牙地方分院的判决会对相关用户产生如下影响：

• 对专利权人：该判决强调了在撰写专利权利要求时具有前瞻性的重要意义。清晰明确地阐述发明的功能、范围和潜在等同物至关重要。专利权人应预见到潜在的重新设计方案，并在专利中加入充分的描述，将可预见到的等同物纳入其中。

  
  

• 对涉嫌侵权方：该判决具有警示作用。公司不仅必须评估字面侵权的风险，还必须分析其产品是否落入相关专利的等同范围。这要求对现有技术、权利要求解释以及自身产品各个组件的技术作用进行全面评估。

  
  

• 对法律从业者：“四要素测试法”为从业者向客户出具意见提供了首个结构性的框架，为等同性分析提供了更强的法律确定性。

  
  

目前，所有的目光都聚焦于UPC上诉法院，其究竟会维持还是驳回这一判决，让我们拭目以待。

实际上，UPC上诉法院院长Grabinski先生已经非常清楚地表示，该院最终将对界定和统一UPC如何评估诸如等同原则等基本法律概念起到决定性作用。

本文是原版英文众达法律评论的翻译。欲阅读全文，请点击文末“阅读原文”链接。

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