专利与私权自治：理论基础与实务挑战
2024年5月19日下午，由清华大学国家级涉外法治研究基地、清华大学法学院知识产权法研究中心主办，美国加州大学伯克利分校法学院Robert Merges教授主讲，清华大学法学院知识产权法研究中心主任崔国斌教授、伯克利法学院高级研究员郝元博士共同主持的学术讲座于清华大学法律图书馆楼紫华报告厅成功举办。
本次讲座的主题为“专利与私权自治：理论基础与实务挑战”。参与研讨的嘉宾包括：北京大学法学院教授杨明、清华大学法学院副教授蒋舸、香港大学法律学院研究助理教授关韬睿、北京科技大学法学院副教授王润华、清华大学法学院知识产权法研究中心秘书长洪燕、诺基亚科技(北京)有限公司总经理龚天德、元合律师事务所合伙人靳强、安杰世泽律师事务所国际合伙人梁帆、乾成律师事务所知识产权部高级顾问刘国伟、道可特律师事务所合伙人刘海平、立方律师事务所合伙人吴立、联德律师事务所合伙人张宏斌、竞天公诚律师事务所高级合伙人赵烨。
图为| Robert Merges教授
Merges教授首先介绍了讲座主题的相关背景。长期以来，学术界都是从公法角度研究知识产权制度如何服务于社会福利和公共利益，而近期美国与欧洲学术界兴起了有关新私法的研究。这一研究动向启发理论界从私法视角出发，将知识产权视为私人权利（private entitlement），并主张认真对待权利人行使私权的方式及其形成的私人秩序。这一视角对于研究知识产权诉讼与许可的相关法律问题具有重要的实践意义。Merges教授认为，在当前的时代背景下，美国最高法院在1940-1970年代形成的关于专利许可协议的相关规则，过于强调专利的公法价值，忽视了专利在许可交易之中的私法价值，应当做出调整。
接下来，Merges教授对“公法/私法”的概念进行了阐释。公法法律关系是国家与公民之间的垂直关系，它平等地保障所有公民的基本权利，公民可以针对公权力机关对自身权利的不公平对待提起行政诉讼或申诉。私法法律关系是发生在私主体之间的水平关系，主要涉及公民的私人权利以及私主体之间的交易关系，当一方的合法权利受到另一方的损害时，受损害一方有权通过法院要求对方予以补偿。传统的自由主义理论（libertarian theories）强调限制国家在干预和执行私人契约方面的作用，而新私法理论强调，在现代国家行政系统日益增长的背景下，私法与公法具有同样重要的作用。
Merges教授进一步阐述了私法理论中的合法权利（legal entitlements）和矫正正义（corrective justice）。矫正正义是指，在私权利受到其他私主体损害后，将受损价值恢复到基线水平的过程。这是私法的核心要义，与公法纠正违反平等对待原则的国家行为的宗旨不同。侵权法与合同法是典型的私法。侵权法旨在维护私主体的身体完整性，当私主体的人身权益遭受损害时，侵权法通过金钱赔偿等补救措施，使受损害方恢复到伤害发生前的原初状态。合同法旨在维护合同产生的预期利益，当一方违约时，守约方可以请求法院要求违约方赔偿因违约造成的损失，从而使守约方获得合同履行后所产生的预期利益。Merges教授认为，财产法也具有私法的属性，财产的所有人享有对其他任何主体的排他权，针对财产的违法行为可以被视为一种侵权行为（例如对不动产的侵入），而知识产权可以被视为传统财产（动产和不动产）的简单延伸或变动。
图为| 讲座现场
Merges教授简要介绍了新私法理论（private law theory）的相关研究。新私法理论采取了与法经济学不同的分析视角，以侵权法为例：法经济学认为侵权行为的损害赔偿救济是为了给其他主体设定恰当的注意义务，防止未来潜在侵权行为的发生，实现社会福利的最大化，因此可以针对某些损害较小的侵权行为施加高于实际损害的赔偿数额；新私法理论则认为，侵权法的目标是实现特定纠纷之中双方利益的合理分配，在确定赔偿数额时只能以侵权行为对私人主体造成的损害为依据，不应当考虑对第三方和公共福利的影响。
接下来，Merges教授讨论了知识产权法的法律性质。他认为，知识产权法兼具公法和私法属性。知识产权法的公法属性体现在其对于有效性的要求。有效性要求（validity requirements）是典型的公法问题，旨在保护公众免受不合法授权的影响。具体来说，专利权的有效性要经过申请程序、审查程序和授权后无效宣告程序的检验，这些都属于公法问题。对于权利有效性的挑战，往往是知识产权私人执行的第一阶段，只有在通过了这一挑战之后，才能进入知识产权的“私法时刻”（the Private Law Moment）。
在“私法取向”（private law orientation）的指引下,Merges教授建议对以下具体规则作出改变。首先是专利滥用的认定规则。在认定专利滥用行为时，应当注意权衡专利许可的价值与其对第三方利益造成的损害，固定价格、限制竞争等形式的合同不仅会受到反垄断法的审查，也会因其损害了公共利益而受到合同法的审查。其次是禁反言规则。承认被许可人放弃挑战专利有效性条款的有效性，对被许可人的后续挑战专利权的行为适用禁反言原则。禁反言是一项传统的私法原则，它旨在实现交易的公平和可信赖，禁止合同双方做出前后矛盾的陈述。在专利领域，禁反言原则意味着，许可人或被许可人不得在做出许可承诺或接受许可后又挑战专利的效力。这一原则在1969年的Lear v. Adkins案中受到了挑战。在此案中，美国最高法院认为，作为一项重要的公共利益，允许在使用事实上属于公共领域的想法时进行充分和自由的竞争，比保障许可人的私人利益更加重要；被许可人通常是唯一有充分动力去挑战专利权效力的主体，禁反言原则的适用将排除最佳的挑战者。法院进一步指出，这种对私人交易安排的敌对立场可能引发不公平的后果：被许可人获得了一项谈判的杠杆，可以随时挑战或威胁挑战专利的效力。但Merges教授认为，2011年《美国发明法案》引入双方复审程序（IPR）后，挑战专利权效力的成本大幅下降，专利权被宣告无效成为一种常态，且并无证据表明被许可人是最适合挑战专利权的主体，因此Lear案中美国联邦最高法院关注的公共政策因素如今已发生了改变。Merges教授还指出，“不挑战专利权”的许可约定具有重要的商业价值。由于小公司比大公司更加依赖专利许可带来的价值，适用被许可人禁反言规则能够为小公司提供更多信心和保障。最后，Merges教授呼吁大家重视私人交易秩序在知识产权许可中的关键作用，对商事主体的行为决策持更加宽容与开放的态度。
图为| 部分研讨嘉宾
在圆桌讨论环节，研讨嘉宾、现场观众与Robert Merges教授就中美在专利效力挑战方面的现状差异、实用新型专利的质量问题、人工智能对专利有效性的影响、双方复审程序对美国专利无效挑战的实际影响、专利许可协议的反垄断审查等问题展开了热烈讨论。
圆桌讨论结束后，清华大学法学院知识产权法研究中心主任崔国斌教授对Robert Merges教授以及参与讲座的各位嘉宾和观众表达了由衷的感谢，活动取得圆满成功。
文字：陈泓月
图片：冉琰
编辑：王骁、冉琰
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