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王俊林 知产疑难案件研究
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一、案例正文
(一)摘要与关键词
(二)涉及知识点
(三)背景介绍
(四)基本案情
二、法理分析
(一)标准和标准必要专利
(二)标准必要专利的信息披露制度
(三)标准必要专利的善意谈判程序及规则
(四)费率的确定--自上而下法和可比许可协议法
(五)平行诉讼与禁诉令制度
三、对企业涉标准必要专利的合规建议
(一)摘要与关键词
标准必要专利(SEP),是指实施标准必不可少的专利。随着标准必要专利许可实践的广泛覆盖,如无线通信、音视频、物联网等领域,许可主体多元化、许可模式复杂化,导致正常商业行为与反竞争行为之间的界限模糊,增加了企业经营活动的不可预期性。针对此类问题,2024年11月8日,市场监管总局对外发布了《标准必要专利反垄断指引》(下称《指引》),于发布之日起实施。
《指引》共六章二十二条,明确了相关行为规则,加强了信息披露、许可承诺、善意谈判等行为指引,有利于经营者明确行为边界,促进市场公平竞争。此外,《指引》进一步细化了反垄断执法制度规则,增强了制度的针对性和可操作性,提升了反垄断监管执法的稳定性和透明度。《指引》旨在明确标准必要专利领域反垄断监管执法的相关规则,为广大经营者提供行为遵循,促进市场公平竞争,保护产业创新发展动力。再有,标准必要专利领域的公平竞争问题是受到全球各国普遍关注的问题。制定《指引》不仅有利于我国健全标准必要专利治理体系,还有利于更好参与全球公平竞争治理,提升我国产业国际竞争力。
标准必要专利与跨国平行诉讼往往相生相伴。其原因在于第一,需要获得授权许可的企业往往遍布全球。第二,各个国家对于知识产权的保护具有独立性,因而多个国家都可以依据本国法律规定获得管辖权。
涉及到中国法院处理全球标准必要专利领域的公平竞争问题,关联最为显著的案件莫过于华为公司与康文森公司关于标准必要专利包的纠纷案。本案系国内首起确认不侵害国际标准必要专利权之诉,以及首例判决确定我国企业使用外国标准必要专利使用费率的案件。本案入选最高法院发布的2020年中国法院10件涉技术类典型案件、2020年江苏法院知识产权司法保护十大典型案例。在这个案件中,最高人民法院作出了我国知识产权领域的首例禁诉令裁定,这对于在我国行为保全制度下构建禁诉令的司法框架具有重要意义。
2017年7月,康文森无线许可有限公司(下称康文森公司)在英国高等法院专利法庭起诉华为技术公司及其英国关联公司,要求英国法庭判定华为技术公司(下称华为公司)侵犯其4件英国专利。2018年1月25日,华为技术公司、华为终端公司、华为软件公司(下统称华为公司)向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼,请求确认未侵害康文森公司的专利权并请求确认中国地区标准必要专利的许可费率。此后,康文森公司又在德国法院提起专利侵权诉讼,请求判令华为公司停止侵权并赔偿损失。华为公司后向最高人民法院提出行为保全申请,请求禁止康文森公司在最高人民法院终审判决作出前申请执行德国法院判决。
通过对本案的分析,本文将结合近日印发的《指引》,探讨标准必要专利纠纷中的几个常见问题,并对企业涉标准必要专利提供合规建议。
关键词:标准必要专利(SEP),专利许可,公平、合理和非歧视原则(FRAND原则),善意谈判,自上而下法,可比协议法,禁诉令,平行诉讼
(二)涉及知识点
1. 标准必要专利(SEP)的定义
2. 标准必要专利的公平、合理和非歧视原则(FRAND原则)
3. 标准必要专利的善意谈判制度
4. 标准必要专利费率的确定--自上而下法和可比协议法
5. 平行诉讼背景下的禁诉令、反禁诉令
(三)背景介绍
华为技术有限公司,1987年由任正非创立,总部位于广东省深圳市龙岗区,是全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商,主要包括运营商网络、企业解决方案、华为终端、手机、华为云、汽车终端、互联网、支付等多个业务。
华为终端公司是华为终端(深圳)有限公司的全资子公司,而华为技术有限公司是华为终端(深圳)有限公司的三个股东之一。华为终端公司是华为集团负责所有移动终端研发制造和对外销售业务的公司。华为在全球市场销售的终端产品,绝大多数都由华为终端公司或其授权制造商在中国制造。
华为软件公司是华为公司华为技术公司的全资子公司,是华为线上商城的经营者,是华为移动终端产品的经销商,在华为商城网站上许诺销售和销售华为公司华为终端公司所制造和销售的终端产品。
康文森无线许可有限公司(Conversant Wireless Licensing S.àr.l.)是注册于卢森堡的一家公司。2017年,康文森公司由原名称核心无线许可有限公司更名为现名。2012年,芬兰诺基亚公司将其持有的涉及无线通信技术的专利包拆分出一小部分出售,康文森公司购得该专利包。该专利包中包括欧洲专利、美国专利、中国专利等。康文森公司拥有250多项专利及专利申请,这些专利被认定对2G、3G以及新兴的4GLTE移动网络的运行至关重要。康文森还有450项无线应用专利,可应用于一系列无线系统和产品中。
(四)基本案情
2014年4月29日,康文森公司的前身核心无线许可有限责任公司致函华为技术公司,称其通过购买获得了原属于诺基亚公司的涉及2G、3G、4G等通信标准的部分标准必要专利,且主张华为移动终端多项产品涉及侵害康文森无线许可公司专利包的多项专利权,需要获得康文森公司许可才能使用。
2017年2月28日,康文森公司的前身核心无线许可有限责任公司又以公开信件的形式致函华为技术公司,称华为技术公司提出的标准必要专利包的费率不符合FRAND原则,并提出了新的费率标准。
2017年7月,康文森公司在英国高等法院专利法庭起诉华为技术公司及其英国关联公司,要求英国法庭判定华为技术公司及其英国关联公司侵犯其4件英国专利,并请求法庭裁定其全球专利包针对华为技术公司的收费,满足公平、合理、无歧视原则。
2017年12月12日,康文森公司再次致函华为公司,提供了其主张的标准必要专利清单,该清单中包括了其在中国申请的现行有效的10族11件专利。
华为技术公司认为,中国专利及许可费率应当由中国法院进行裁判和管辖。2017年12月21日,华为技术公司致函康文森公司,要求康文森公司在中国法院而不是在外国法院就中国专利侵权提起诉讼。
2018年1月25日,华为技术公司、华为终端公司、华为软件公司向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼,请求确认未侵害康文森公司的3项中国专利权并请求确认中国地区标准必要专利的许可费率。之所以华为公司只就10族11件发明专利中的3项起诉,是因为其余8项专利已经被专利复审委员会、专利局复审和无效审查部宣告全部无效,案涉的3项专利被专利复审委员会维持有效或者部分有效。
2018年4月,康文森公司又向德国杜塞尔多夫法院提起专利侵权诉讼,请求判令华为公司停止侵权并赔偿损失。
2019年9月16日,南京中院作出(2018)苏01民初232、233、234号判决:确认了标准必要专利的许可费率(单模2G或3G移动终端产品中,中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0;单模4G移动终端产品中,中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0.00225%;多模2G/3G/4G移动终端产品中,中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0.0018%)。康文森公司不服判决,向最高人民法院提起上诉。
2020年8月27日,德国法院作出一审判决,认定华为技术公司及其德国关联公司侵害了康文森公司专利号为EP1797659的欧洲专利,认定康文森公司向华为技术公司提出的标准必要专利许可费率要约未违反公平、合理、无歧视(FRAND)原则。根据该判决,康文森公司的要约中多模2G/3G/4G移动终端产品的标准必要专利许可费率约为南京中院判决所确定中国标准必要专利许可费率的18.3倍。
当日,华为公司向最高人民法院提出行为保全申请,请求禁止康文森公司在最高人民法院终审判决作出前申请执行德国法院判决。华为公司主张,根据德国法律,康文森公司提交担保即可以申请执行一审判决。因为,一旦康文森公司向杜塞尔多夫法院提交执行申请,华为技术公司及其德国关联公司将要么被迫退出德国市场,要么被迫接受康文森公司高达南京中院判决确定的标准必要专利许可费率十数倍的要价,对华为技术公司及其德国关联公司造成不可弥补的损害,并使关于中国标准必要专利许可费率的终审判决难以执行,故有必要禁止康文森公司于最高人民法院的终审判决作出之前申请执行德国法院的停止侵权判决。
最高人民法院在要求华为公司提供担保的基础上,作出行为保全裁定。裁定康文森公司不得在最高人民法院终审判决前,申请执行上述德国判决。如违反裁定,自违反之日起,处每日罚款人民币100万元,按日累计。
2020年9月2日,康文森公司向最高院知产法庭提出复议申请,2020年9月4日,最高院知产法庭就复议申请举行听证,并于2020年9月11日作出复议裁定,驳回康文森复议请求。该裁定立即开始执行。
2020年12月,康文森公司与华为公司就标准必要专利许可问题达成全球和解。
(一)标准和标准必要专利
根据ISO(国际标准组织)的定义,标准是经协商一致制定为各种活动或其结果提供规则、指南或特性,供共同使用和重复使用的一种文件。标准是由标准组织制定、开发、发布的。标准必要专利是指实施某项标准必不可少的专利。传统的涉及标准必要专利较多的领域是互联网、音视频编解码、手机、移动通信设备、数据存储设备。近来,越来越多的标准必要专利可能应用于智能网联车、智能家电等产业。
与一般的专利侵权诉讼不同,涉及到标准必要专利的侵权诉讼需要确定实施标准的行为是否必然落入专利的保护范围。在这点上,南京中院的判决书中的相关内容具有借鉴意义:“在具体的实践中认定某一专利是否为标准必要专利时,需要把专利的权利要求和标准规范比较,如果权利要求的每个技术特征都可以在标准规范中找到对应,该权利要求则为‘标准必要’。如权利要求有任何一个技术特征不能在标准规范中找到对应,该权利要求则为‘非标准必要’。如果某一专利的所有独立权利要求都属于非标准必要,该专利则被视为非标准必要。”
(二)标准必要专利的信息披露制度
标准必要专利权人的专利信息披露和技术许可承诺义务是标准必要专利制度中的重要组成部分,对于维护市场竞争秩序、促进技术创新和推广具有重要意义。专利信息披露义务是指参与标准制定的标准必要专利权人或专利申请人,按照标准制定组织的规定,在标准制修订的过程中及时、充分地向标准制定组织及其他相关方披露其拥有的专利信息,并对所披露信息的真实性负责。其目的是为了确保标准实施者能够准确了解标准中涉及的专利情况。
ISO、IEC(国际电工委员会)、IEC(国际电工委员会)和ITU(国际电信联盟)三大国际标准组织于2006年3月联合发布了《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策》。该政策就标准的专利信息的披露、专利技术许可等内容提出了原则性的要求,旨在确保全球范围内技术和系统的兼容性。其他一些国际标准组织的相关政策中也规定了专利信息披露义务。
在我国,上文提到的《指引》第六条规定了标准必要专利的信息披露义务。该条说明“按照标准制定组织规定,参与标准制修订的经营者,在标准制修订的任何阶段需及时充分披露其拥有和知悉的必要专利,同时提供相应证明材料。没有参与标准制修订的经营者可以按照标准制定组织规定,在标准制修订的任何阶段披露其拥有和知悉的必要专利,同时提供相应证明材料。”该条也将是否及时履行信息披露义务作为认定经营者是否存在滥用市场支配地位行为的重要考量因素。
(三)标准必要专利的善意谈判程序及规则
上文提到的技术许可承诺义务是指标准必要专利权人作出的、按照公平、合理、无歧视(FRAND)的原则,向标准实施者授予专利实施许可的承诺。FRAND 原则是国际上普遍认可的标准必要专利许可原则。该原则要求标准必要专利权人应当公平、合理和无歧视地将标准必要专利授权许可给专利实施者使用,它是标准必要专利许可制度的重要原则,为标准化组织及行政司法部门普遍认可和采用。
本案中,康文森公司的案涉专利于2012年购自芬兰诺基亚公司。作为ETSI(欧洲电信标准化协会)的参与者和标准贡献者,芬兰诺基亚公司已经按照ETSI的知识产权政策提交了愿意在FRAND原则(公平、合理、无歧视)原则下提供许可的承诺,并且,根据ETSI的知识产权政策,即使在专利权转让的情况下,专利的受让方仍应受到FRAND原则的约束。
标准必要专利的善意谈判是履行公平、合理和无歧视承诺的具体表现。在《指引》出台之前,在2019年1月4日发布的《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》和在2023年6月25日发布的《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》就标准必要专利的善意谈判行为进行了规制。
《指引》首次提出我国有关标准必要专利的许可谈判规则,并提出四项谈判步骤,为标准必要专利权人与标准实施方之间开展许可谈判提供指导。具体而言,《指引》的第七条和第八条对善意谈判以及公平、合理和无歧视原则进行了更为细化的规制。其中,第七条规定了FRAND原则的重要性,即标准必要专利的许可承诺公平、合理和无歧视原则,是标准必要专利权人与标准实施方进行标准必要专利许可谈判需遵循的重要原则,被境内外标准制定组织所公认并广泛采用,成为知识产权政策的重要内容。
此外,第七条详细说明了标准必要专利权人的义务,分别是明确做出专利实施许可声明的义务以及转让标准必要专利时的义务:
“按照标准制定组织规定,参与标准制修订的专利权人或者专利申请人需明确作出专利实施许可声明,同意在公平、合理和无歧视原则基础上,免费或者收费许可其他经营者在实施该标准时使用其专利。
对于已经基于公平、合理和无歧视原则作出许可承诺的专利,标准必要专利权人转让该专利时,需事先告知受让人该专利实施许可承诺的内容,并保证受让人同意受该专利实施许可承诺的约束,即标准必要专利许可承诺对受让人具有同等效力。”
《指引》第八条指出,在判断主体是否存在滥用市场支配地位行为时,是否遵循FRAND原则以及进行了善意谈判是司法机关考量的重点因素。在题为“涉及标准必要专利的信息披露、许可承诺和善意谈判”的第二章开头,《指引》明确:“反垄断执法机构鼓励标准必要专利权人……作出公平、合理和无歧视的许可承诺,以及与标准实施方共同进行善意的许可谈判。若未遵循上述良好行为,并不必然导致违反反垄断法,但可能提高排除、限制竞争的风险。”
此外,第八条详细规定了善意谈判的程序和要求(如下图)。
(点击图片看大图)
南京中院在判决书中详细阐明了FRAND原则的核心:“FRAND承诺的根本目的是确保对创新提供适当的鼓励,同时避免‘专利劫持’,即由于将专利纳入标准,所以相关产品不可避免会使用到该专利……对于愿意支付合理专利权使用费的被许可人,专利权人不应直接拒绝授予许可。一方面,有必要确保专利权人能够从技术创新中获得足够的回报;另一方面,有必要制定基本的原则防止标准必要专利权人收取高昂的许可费率或者附加不合理条款,这是FRAND费率的核心。”
本案中,康文森公司的行为有诸多不符合FRAND原则的细节。根据华为公司在诉讼中提供的信息,2014年4月29日,康文森公司通过邮件致函华为公司主张权利。之后双方多次通过邮件或在中国境内的面谈等形式沟通该项事宜。在这些谈判中,华为公司多次表示愿意就需要获得许可的专利,以符合FRAND原则的许可条件获得许可。此后,直到2017年7月,康文森公司在英国高等法院专利法庭起诉华为公司之后,且在华为公司多次书面要求之后,康文森公司才于2017年12月12日向华为公司提供了其主张的真实标准必要专利清单。根据最近发布的《指引》,康文森公司的行为并不符合《指引》第八条规定的善意谈判要求,特别是“标准必要专利权人应对标准实施方提出明确的许可谈判要约,通常包括标准必要专利清单、合理数量的标准必要专利与标准的对照表、许可费率的计算方法及依据、合理的反馈期限等具体内容”。华为公司认为,正是由于康文森公司未能遵从其FRAND义务提供足够的信息,华为公司在费率谈判中无法判断被告所声称的标准必要专利的价值。
(四)费率的确定--自上而下法和可比许可协议法
目前司法领域主要是通过自上而下法和可比许可协议法来确定标准必要专利的使用费用。自上而下法是先需要对特定标准相关的所有必要专利的总许可费进行确定,然后将这一总累积费率在不同的专利持有人之间进行合理分配的方法。由于自上而下法先确定了全部标准必要专利权人能从一部终端设备中获得的最高收益,因此限定了各个专利权人只能在这个范围之内进行分配,使得不同专利权人的许可费总和不会超过一个合理的上限,使用该累积费率事实上符合费率确定的公平原则,能够反映专利权人对于自己的技术贡献至产品的许可价值的预计,且可以预防在相关标准被采纳后增加不公平费率的专利劫持行为。而可比协议法是利用企业间过往通过商业手段达成的许可费授权协议作为参照,来对比目前涉案的专利许可情况,进而计算出涉案专利的许可费率。
在关于标准必要专利的许可纠纷中,法官一般会同时考虑这两种费率计算方法,并采取一种或同时适用两种方法。在华为与康文森的SEP纠纷中,康文森公司主张使用可比协议法,并提供了无线星球国际有限公司与华为公司一案的判决作为可比协议,华为公司主张使用自上而下法。法院最终采用的是自上而下法。法院就未采用可比协议法的说明是:可比性成立的必要前提是本案所涉康文森专利包与无线星球专利包具有可比性,即二者的专利包质量大体相当,而根据被告提供的证据和专家报告,不能推论出康文森与无线星球两个专利包的质量大体相等。具体原因是:无线星球和康文森都是从其他公司购买了一部分的分包,无线星球是从爱立信受让的专利包,康文森是从诺基亚受让的专利包,即使原权利人诺基亚公司与爱立信公司的专利包质量相近,也不能代表分包后的专利包质量相近。此外,法院指出,即使按照康文森方专家证人石某的报告所述,诺基亚的标准必要率平均值为50.6%,也不能将原权利人诺基亚的平均标准必要率直接适用到康文森的专利包上。这是因为:康文森公司提出的包括15件专利的专利包中(之所以是15项专利,是因为在案件审理过程中,双方当事人一致确认要求专利实施许可条件的专利增加专利号为4族4项发明专利),8件已被宣布全部无效,剩余的7件也只有1件是标准必要专利。
法院对于可比协议法的论述也揭示了可比协议法在应用中的难点之一,即许可协议中专利范围、专利数量、专利价值、许可时间、许可范围和条件等各方面的情况不尽相同,很难直接进行比较。即便能够比较,第三方能够在公共领域找到相关协议的可能性也很小。本案中,虽然康文森公司找到了华为公司和无线星球公司的判决书,也不能达到其预设的证明目的。
依据自上而下法,确定SEP许可费率通常包含两个步骤:评估特定标准中所有必要专利的整体费率;根据专利持有人所占份额确定许可费。本案中,法院采用的计算公式为:单族专利的中国费率=标准在中国的行业累积费率×单族专利的贡献占比。由于中国的手机市场从市场格局、竞争态势和对新产品的更迭速度等均有特殊之处,法院首先计算出标准的全球行业累积费率,在此基础上计算出标准在中国行业的累积费率。然后,法院确定了中国标准必要专利的总族数。通过标准在中国的行业累积费率除以总的族数,得出了中国单族标准必要专利的费率。再将中国单族标准专利基准费率乘以中国真实标准必要专利族数就可以得到案涉专利包的基准费率。
(五)平行诉讼与禁诉令制度
禁诉令通常指一国法院在受理案件后、作出判决前,应一方当事人的申请,对另一方当事人发出的,阻止其在外国法院就相同或类似纠纷提起诉讼或继续进行诉讼的限制性命令,以避免另一方当事人利用外国法院判决干扰或架空本国法院的判决。一般认为,禁诉令起源于15世纪的英国。随着国际贸易争端的加剧,禁诉令已成为国际诉讼管辖权之争中的重要制度工具,除英国外,澳大利亚、美国、新加坡等其他英美法系国家也经常在涉外平行诉讼中签发禁诉令。
平行诉讼是指“相同当事人就同一争议基于相同事实以及相同目的在两个以上国家的法院进行诉讼的现象”。适用禁诉令的前提条件是存在平行诉讼。因为,只有在存在平行诉讼的前提下,禁诉令才可以真正取得削减重复诉讼、解决管辖权冲突之效果。如前所述,在标准必要专利许可纠纷中,双方可能在全球多个司法辖区频繁提起国际平行诉讼。比如,从2021年开始,诺基亚与OPPO在英国、德国、印度、巴西、中国等诸多国家司法辖区内彼此提起的诉讼达百余起。
禁诉令制度或程序在我国法律体系中尚未通过成文立法的模式予以明确。海事诉讼特别程序法所设立的海事强制令制度为禁诉令的适用奠定了基础,但是,在很长一段时间内,禁诉令制度的探索仅仅局限于海事纠纷的司法实践领域。学界普遍认为,华为公司与康文森公司的纠纷是我国“禁诉令第一案”,自此以后,禁诉令制度便开始在我国知识产权司法实践中得到探索与适用。
在阐述“华为公司与康文森公司案”的典型意义时,最高人民法院指出:“本案是我国知识产权诉讼首例具有‘禁诉令’性质的行为保全裁定,明确了采取禁止申请执行域外法院判决的行为保全措施时应考虑的必要性、损害程度、适应性、公共利益以及国际礼让因素等,并首次探索日罚金制度,初步构建起中国‘禁诉令’的司法实践路径。本案裁定促成当事人最终达成全球一揽子和解协议,结束了在全球多个国家的平行诉讼,取得了良好的法律效果和社会效果。”
在《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2020)》中,最高人民法院基于本案裁定,归纳了禁诉令性质的行为保全的考量因素:“对于禁止申请执行域外法院裁决的行为保全申请,人民法院应当综合考虑以下因素作出判断:被申请人申请执行域外法院判决对中国诉讼的审理和执行是否会产生实质影响;采取行为保全措施是否确属必要;不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害;采取行为保全措施是否损害公共利益;采取行为保全措施是否符合国际礼让原则;其他应予考虑的因素。”根据学者李宗辉的观点,这6个因素中的前5个因素形成了具有中国特色的利益衡量标准,分别对应于中国司法程序利益、申请人利益、被申请人利益、公共利益以及国际诉讼秩序利益。
(点击图片看大图)
最高人民法院也在《裁判要旨(2020)》中细化了所需考量的因素(如上图):“关于被申请人申请执行域外法院判决对中国诉讼的审理和执行是否会产生实质影响,可以考虑中外诉讼的当事人是否基本相同、审理对象是否存在重叠、被申请人的域外诉讼行为效果是否对中国诉讼造成干扰等。关于采取行为保全措施是否确属必要,应着重审查不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害;该损害既包括有形的物质损害,又包括商业机会、市场利益等无形损害;既包括经济利益损害,又包括诉讼利益损害;既包括在华利益损害,又包括域外利益损害。关于国际礼让原则,可以考虑案件受理时间先后、案件管辖适当与否、对域外法院审理和裁判的影响适度与否等。”
最高人民法院也在《裁判要旨(2020)》中说明了按日计算罚款的必要性:“禁止被申请人为一定行为的行为保全措施具有特殊性,如果被申请人拒不遵守行为保全裁定所确定的不作为义务,违法实施了改变原有状态的行为,则其故意违法行为构成对行为保全裁定的持续性违反和对原有状态的持续性改变,应视为其每日均实施了违法行为,可以视情处以每日罚款并按日累计。”
2020年,最高人民法院公布的典型案例还有一起涉及到禁诉令与反禁诉令制度问题,即OPPO与夏普公司标准必要专利许可纠纷案〔广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民初689号之一民事裁定书〕。在该案中,双方在标准必要专利谈判过程中,夏普公司在域外针对OPPO公司提起专利侵权诉讼。OPPO公司认为,夏普公司单方面就谈判范围内的专利提起诉讼并要求禁令救济的行为违反了FRAND义务,遂向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼,请求法院就夏普公司拥有的相关标准必要专利对OPPO公司进行许可的全球费率作出裁判。同时,鉴于夏普公司可能以禁令救济的方式胁迫其进行谈判,OPPO公司提出行为保全申请。
深圳中院裁定,夏普株式会社在本案终审判决作出之前,不得向其他国家、地区就本案所涉专利对OPPO公司提出新的诉讼或司法禁令,如有违反处每日罚款人民币100万元。在深圳中院发出禁诉令后7小时,德国慕尼黑第一地区法院向OPPO公司下达了反禁诉令,要求OPPO公司向中国法院申请撤回禁诉令。深圳中院围绕禁诉令和反禁诉令进行了法庭调查,固定了夏普公司违反行为保全裁定的事实和证据,并向其释明违反中国法院裁判的严重法律后果。最终,夏普公司无条件撤回了本案中的复议申请和向德国法院申请的反禁诉令,同时表示将充分尊重和严格遵守中国法院的生效裁决。在论述本案的典型意义时,最高人民法院写道:“本案颁发全球‘禁诉令’、成功化解‘反禁诉令’,表明了中国司法机关的鲜明态度,为企业公平参与国际市场竞争提供了有力司法保障,对中国从‘国际知识产权规则跟随者’转变为‘国际知识产权规则引导者’具有重要的推动意义”。
(一)使用自上而下法对标准必要专利使用费率进行确定。本案是我国法院首次使用自上而下法对标准必要专利使用费率进行确定。对于国内企业来说,可以考虑采取自上而下法测算SEP许可费率。这是因为:权利人提出的专利数量并不代表真实有效的标准必要专利数量。本案中,法院认定,康文森公司提出的包括15件专利的专利包,8件已被宣布全部无效,剩余的7件也只有1件是标准必要专利。也就是说,本案只涉及到对1件标准必要专利的侵权。这个认定对法院确定采用自上而下的费率计算方式和整体案件走向十分重要。在许可谈判中,通过自上而下地测算许可费率,可以让企业预先对许可费用有判断,从而在谈判中控制许可费用。
(二)在谈判过程中注意审查对方标准必要专利的有效性,并要防止自身所提提案致使专利公开。涉及到对标准必要专利进行无效宣告申请的问题,《标准必要专利反垄断指引》第八条也值得标准实施方关注。该条规定:“标准实施方表达善意意愿不影响其在谈判过程中对专利的必要性、有效性等提出异议的权利”。结合本案,在谈判陷入僵局之时,华为公司有权对案涉标准必要专利提起无效宣告请求,而后提起确认不侵权之诉,这不代表着华为公司在谈判中没有遵循善意原则。
除普通专利被无效的原因外,标准必要专利的无效也存在特殊原因。标准必要专利的申请与标准会议的讨论紧密相连。在标准会议上,针对特定技术问题,与会会员企业通常会以提案形式给出多种相似解决方案,而会议最终只会选取其一纳入标准。企业为防止自身所提提案致使专利公开,同时提升专利与标准对标的概率,一般会在提案前就将提案方案及其所有可能的延伸与关联方案整理成专利并提交申请。若标准采纳的技术方案和企业提案技术方案有差异,但与专利申请中的延伸或关联方案存在一定关联,企业便会主动修改已申请的专利来达成对标。这样,专利便可能出现修改超范围的情况。这是标准实施方在申请无效宣告时应当重点关注的。
(三)经过综合考量后,可以考虑使用禁诉令的维权方式。本案是我国法院在涉外知识产权领域颁发的第一个禁诉令,为国内企业在国际纠纷中维护自身合法权益提供了一种新的方式,给陷入跨国平行诉讼的国内企业以更多的主动权。同时,也应该注意到,禁诉令的颁布需要法院对一系列因素进行审慎的考虑,有时候还有可能面对国外法院的反禁诉令的压力。在申请禁诉令之前,国内企业应当对诉讼方案及相关风险做全盘的考虑。
作者:王俊林律师
邮箱:wangjunlin@yingkelawyer.com
王俊林律师,北京市盈科律师事务所高级合伙人、盈科北京管理委员会副主任、盈科全球知识产权法律服务中心主任。兼任国际商会竞争委员会并购控制报告工作组中方专家、中国贸促会第二届经贸摩擦法律顾问委员会委员等社会职务。
王俊林律师长期专注于竞争法(反垄断与反不正当竞争法)、知识产权法及民商领域的诉讼实务及研究,擅于处理上述法律领域涉及的民商事争议解决及合规风险控制等。业务范围包括对企业竞争行为分析及抗辩、反垄断民商诉讼及调查、并购交易及经营者集中反垄断审查申报、不正当竞争及知识产权维权诉讼、网络安全及数据保护、重大民商事诉讼仲裁、合规管理及培训等。
王俊林律师2018年入选司法部千名涉外律师名录,2020年入选北京市律师协会涉外律师人才库。2018年、2019年、2021年、2023年四次荣获强国知识产权论坛“十佳反垄断律师”称号。
王俊林律师曾联合主编《反垄断法案例评析》(副主编,2012/6对外经济贸易大学出版社)、《竞争法:规则与案例(第1辑)》(联合主编,2016/10法律出版社)、《竞争法:规则与案例(第2辑)》(联合主编,2020/12法律出版社)、《商业秘密保护实务及案例精解》(2022/8法律出版社),发表专业文章20多篇。
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