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一、问题的提出
二、最高人民法院指导案例
案例来源：最高人民法院知识产权案件法律适用问题年度报告（2023）摘要
案例：佛山市南海区某机械制造有限公司其他专利行政纠纷二审行政案件
案号：（2021）最高法知行终422号
裁判要旨：包含方法特征的实用新型专利新颖性、创造性判断
对于既包含产品形状、构造，又包含产品制造方法的实用新型专利权利要求，在判断其新颖性、创造性时，如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造，则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。在进行新颖性、创造性判断时，应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对，而非将该方法本身与现有技术的方法进行比对。
案情简介：
该实用新型的封卷示意图
图3是图2卷筒末端机械压合部的局部放大图
裁判文书摘录：
1. 被诉无效决定认为，本实用新型专利与证据1的区别技术特征包括：1.压合部的卷纸层数不同：在本专利中，该压合部由卷筒上的几圈卷纸与该卷筒末圈成，即该压合部由四层以上卷纸形成；而在证据1中，接头则是由三层卷纸形成。2.压合部的机械层间压合方式不同：本专利的压合部是通过从两个相对的方向同时施加压力而形成，而证据1中的接头则是通过从一个方向施加压力而形成。
2. 但是，最高法院认为，本实用新型专利与证据1的区别技术特征仅在于：本专利的压合部由卷筒上的几圈卷纸与末圈压合形成；而证据1的压合部则是由卷筒上的一圈卷纸与末圈压合形成。
3. 其原因在于，对于卷筒压合部的形成方式，无论是从一个方向施力还是从两个方向施力，均不会对最终形成的压合部以及卷筒的形状、构造产生影响，因而，其对本实用新型专利权的保护范围不具有限定作用。
4. 该判决最为核心的分析在于，本专利为卷筒产品的实用新型专利，在评价本专利的改进动机时，应立足于现有技术的产品本身，而非制造该产品的方法或装置。对于本案来说，应当考虑的是，本领域技术人员为了进一步提高压合部的稳固性，有无动机改进采用证据1的公开的一圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒，改进为几圈与末圈压合的卷筒；而不是有无动机将证据1的制造一圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒的装置或方法改进为制造几圈与末圈压合的卷筒的装置或方法。被诉决定实际上是将制造本专利产品的方法作为本专利的发明点，认为现有技术未给出该制造方法的技术启示，并据此认定本专利具备创造性。该认定偏离了实用新型专利权保护客体的范围，缺乏事实与法律依据。
5. 包含方法特征的实用新型专利的创造性的判断方法：第一，判断方法特征是否使产品形成特定形状或构造，若是，则该特征对保护范围具有限定作用；若否，则在新颖性、创造性判断中无需考虑；第二，若方法具有限定作用，应判断该方法所形成的特定形状或构造是否已被现有技术公开，而非方法本身的公开情况。
6. 对于专利撰写的启示：对于实用新型专利的权利要求，应尽量避免包含“方法特征”，尤其是当该方法特征本身并不导致产品形状、构造的独特变化。如果需要采用方法特征进行限定，首先，要保证该特征属于已知的方法，从而确保该专利不属于对方法本身提出的改进，以符合实用新型专利保护客体的要求。其次，在说明书中应着重描述该方法带来的特定产品形状或结构改进，以确保该方法特征在保护范围中具有实际的限定作用。
7. 对于专利无效的启示：在提出无效请求时，若实用新型专利权利要求包含方法特征，应准确辨别该特征是否够使产品具有某种特定形状、构造，并将专利与现有技术比对的焦点集中于实用新型产品由上述方法特征所带来的特定的形状或结构差异，而非方法本身的差异。着重通过现有技术公开相同或类似的形状、构造，并分析为何有动机改造为该特定形状、构造，而不是有动机采用该方法特征，以更有力地挑战其新颖性和创造性。
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本期作者：大岭IP团队 郝政宇律师
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