专利权属纠纷的审理思路 | 知识产权洞察第195期

学术 2024-07-29 07:51 北京

第195期

跟踪最新法规和案例，引航知识产权实务

一、问题的提出

在实务中，企业经常面临专利权属纠纷的问题。在技术创新过程中，由于合作研发、委托研发等复杂关系，经常导致专利权的归属不明确，引发权属纠纷。今日分享的案例就是如此，原被告2家公司具有技术合作关系，一审原告主张在合作过程将图纸发给了被告，而被告未经允许申请了专利，因此原告向法院申请确认专利的权属应归于原告。

今日分享的指导案例，还面临一个更加特殊的问题，本案为专利权属纠纷案，在二审过程中，涉案专利被宣告无效了。当专利申请被驳回或专利权被宣告无效时，企业是否还能继续主张发明创造的权益。

今日分享案例选自《最高人民法院知识产权案件法律适用问题年度报告（2023）摘要》，对专利权属纠纷的审查具有重要的指导意义，完整的阐释了该类案件的审查思路，值得关注。

二、最高人民法院指导案例

案例来源：最高人民法院知识产权案件法律适用问题年度报告（2023）摘要

案例：深圳市某甲电子有限公司、郑某时与深圳市某乙机电科技发展有限公司专利权权属纠纷二审民事案件

案号：（2021）最高法知民终2312、2395号

裁判要旨：

即使专利申请被驳回或者专利权被宣告无效，无过错方当事人也可以依据专利申请权或者专利权权属纠纷案件中对发明创造权益归属的认定结果，向有过错的当事人另行主张法律救济。故专利申请权或者专利权权属纠纷案件中，所涉专利申请被驳回或者专利权被宣告无效的，人民法院仍可以根据具体案情继续审理。

案情简介：

本案涉及深圳市某甲电子有限公司（以下简称某甲公司）及其法定代表人郑某时与深圳市某乙机电科技发展有限公司（以下简称某乙公司）之间的专利权权属纠纷。某乙公司主张其法定代表人郭某基于从国外带回的管道风机样机研发了一种超静音管道风机，而某甲公司未经许可擅自使用相关图纸申请专利，侵害了某乙公司的技术成果及发明人郭某的署名权。法院最终认定，涉案专利系郭某在某乙公司任职期间完成的职务发明，专利权应归属于某乙公司，发明人为郭某。

裁判文书摘录：

本院认为，本案系专利权权属纠纷案件，涉案专利申请日为2015年7月16日，2020年修正的专利法于2021年6月1日起施行，故本案应适用2008年修正的专利法及相关司法解释的规定。根据各方当事人的诉辩意见，本案二审的争议焦点为：(一)涉案专利权被宣告无效后专利权权属纠纷案件是否应当继续审理；(二)郭某是否为涉案发明创造的实际发明人；(三)涉案发明创造是否应当归某乙公司所有。

(一)关于涉案专利权被宣告无效后专利权权属纠纷案件是否应当继续审理

专利法第二条第一款规定：“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”第三款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”第二十二条第一款规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”依据上述规定，一项发明创造的权利归属，与该发明创造能否获得专利授权以及能否在确权程序中维持专利权有效，属于不同的法律关系，法律判断标准并不相同。专利授权确权纠纷，所要判断的是一项发明创造是否具备授予专利权的条件；而专利申请权及专利权权属纠纷案件，所要判断的系一项发明创造的权益归属，应当以原告对所主张的发明创造是否具有受法律保护的利益为判断标准，而不应以专利是否授权以及专利权是否维持有效为前提。即使专利申请被驳回或者专利权被宣告无效，无过错方当事人也可以依据专利申请权及专利权权属纠纷案件中对发明创造权益归属的认定结果，向有过错的当事人另行主张侵权责任。因此，专利申请权及专利权权属纠纷案件中，所涉专利申请被驳回或者专利权被宣告无效的，人民法院仍应对所涉发明创造的权益归属进行审理。

本案中，因二审审理期间涉案专利权被宣告无效，某乙公司明确请求判令涉案发明创造权益归其所有；某甲公司抗辩认为某乙公司二审要求认定涉案发明创造权益归其所有的主张，不属于本案审理范围。对此，本院认为，如前所述，虽然涉案专利权被宣告无效，涉案发明创造对应的专利权自始无效，但是并不能排除涉案发明创造上还有其他的民事权益，某乙公司明确请求判令涉案发明创造权益归其所有，本院依法对其诉讼请求予以审理。

(二)关于郭某是否为涉案发明创造的实际发明人

专利法实施细则第十三条规定：“专利法所称的发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者其他从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”

本案中，根据在案证据，可以认定郭某为涉案发明创造的实际发明人之一，具体分析如下：

首先，郭某具有相关技术背景，具备研发涉案发明创造的可能性。郭某于1982年取得苏州某工学院(现苏州某大学)丝绸机械专业毕业证书，于1983年取得苏州丝绸工学院(现苏州某大学)工学学士学位，具有研发涉案发明创造的相关知识。

其次，郭某对涉案发明创造的研发作出了实质性贡献。根据某乙公司提交的其内部员工之间的往来邮件，以及其与某戊公司的往来邮件可以证明，某乙公司委托某戊公司绘制管道风机结构图纸。某戊公司经多次与郭某、赵某军沟通，在2011年7月前，形成包含涉案专利的图纸，即郭某、赵某军参与了相关图纸的研发。结合某戊公司提交了《情况说明》，在某戊公司认可其系按照某乙公司及郭某提出的要求绘制图纸，并确认相关知识产权均属于某乙公司的情况下，应认定郭某、赵某军对相关图纸的研发作出了实质性贡献。

再次，某甲公司无法证明系其独立研发涉案发明创造。1.某甲公司提交证据证明其于2014年完成了涉案图纸的研发，晚于上述某戊公司完成相关图纸绘制的时间。2.某甲公司有接触上述相关图纸的可能性。2009年某乙公司与某甲公司就相关图纸绘制开始合作，凡某兴在两公司合作期间曾就职于某戊公司，参与相关图纸的绘制，有接触相关图纸的可能性，至于其何时离职并不影响本案事实认定。2014年某乙公司关联公司某丙公司作为甲方与乙方某甲公司签订《新产品模具开发协议》，约定甲方委托乙方开发、生产塑胶产品模具，且由某丙公司提供相关图纸。某甲公司员工与赵某军等就相关产品进行沟通。某甲公司有因委托制造相关产品接触上述图纸的可能性。3.郑某时提供的研发涉案发明创造的背景不足。虽然某甲公司、郑某时出具了《专利发明设计人郑某时的技术背景说明》称郑某时自2004年开设广东省广州市天河区某甲电子经营部从事散热风扇产品贸易开始，具有风机的技术背景和研发能力，并提交了2015年7月郑某时作为发明人以某甲公司名义申请了关联外观设计专利。但考虑到某乙公司就该外观设计专利亦提起了专利权权属纠纷，且该外观设计专利申请时间为2015年，晚于某戊公司绘制相关图纸的时间，因此，该外观设计专利不能证明郑某时有研发涉案发明创造的能力。

综上，根据在案证据，郭某、赵某军二人均参与了研发整个过程。其中，郭某身为某乙公司的法定代表人具有相关研发背景，且参与了整个研发的技术方案制定、修改流程，应当认定郭某为本案涉案发明创造的实际发明人之一，一审法院认定郭某为涉案专利唯一发明人不够严谨，本院予以纠正。

(三)关于涉案专利权是否应当归某乙公司所有

专利法实施细则第十二条的规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”

依据专利法第六条及专利法实施细则第十二条的规定，我国专利制度中的发明创造分为职务发明创造和非职务发明创造，前者专利申请权和专利权属于单位；后者专利申请权和专利权属于发明人或者设计人。本案某甲公司主张涉案发明系职务发明创造，因此，需要根据关于职务发明创造的法律规定予以审查。

我国专利制度中的职务发明创造分为“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造和“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造两类。

第一类“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造，又可以区分为两种情形：1.完成单位工作任务中完成的发明创造；2.离职1年后完成的与原单位工作任务有关的发明创造。两种情形中的工作任务既包括单位的本职工作任务，也包括本单位交付的本职工作之外的工作任务，但是两种情形对于发明创造的完成时间要件和内容要件并不相同。第一种情形是针对履行本单位工作任务的过程中完成的发明创造，此类职务发明创造要求：完成时间要件是在发明人与单位工作关系的存续期间内，内容要件是发明创造的内容必须属于发明人在单位工作任务的内容；而第二种情形是针对“发明人在离开原单位1年内作出的”发明创造，此类职务发明创造要求：完成时间要件扩大到发明人与原单位脱离工作关系1年内；内容要件不限于发明创造属于发明人在原单位的工作任务，还包括了与原单位工作任务有关的发明创造，显然，法律规定第二种情形的立法目的就在于避免相关人员利用原单位、临时工作单位的职务便利，在掌握了原单位、临时工作单位的职务发明创造内容时突然离职跳槽到其他单位，以掌握的原单位的职务发明创造内容为基础，以自己或其他单位的名义申请专利，使原单位、临时工作单位的合法利益遭受损失的情形。

第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造，是指主要是利用本单位的物质技术条件，包括：资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等所完成的发明创造。此类职务发明创造虽然与发明人在本单位的工作任务无关，但是由于发明人在研发过程中，必须依赖单位的资金、设备、零部件等物质技术条件，为了保障单位的经济利益，法律规定此类职务发明创造申请专利的权利和专利权也归属于该单位，但是，由于主要利用单位的物质技术条件的情形，单位的经济利益是可以通过返还资金，支付设备使用费等方式予以保障的，因此，为了鼓励发明人在完成工作任务之外进行发明创造，法律规定，此类职务发明，单位与发明人可以通过合同约定的形式确定权利归属。

综上，判断一项发明创造是否属于职务发明创造，专利申请权或专利权是否属于单位所有，应当从以下五方面进行审查：

第一，需要审查发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系，这是判断职务发明创造的前提。但是，需要说明的是，对于单位主张涉案发明创造为本单位在专利申请日之前已经完成的工作任务，专利申请人、专利申请文件或者专利文件中载明的发明人(以下简称登记发明人)只是基于与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造的情形，如果该单位提交了具体工作任务的内容，并将具体工作任务内容与涉案发明创造进行了比较，那么就要首先审查该单位主张的已经完成的工作任务内容是否包含了涉案发明创造的所有技术特征，如果经过对比，可以认定该单位已经完成的工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征，那么接下来只需要审查专利申请人或者登记发明人是否因与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造，如果可以认定能够接触到，那么就可以直接认定涉案发明创造属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造，专利申请权或者专利权应当归该单位所有。如果经过比对，不能认定该单位已经完成的工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征；或者虽然可以认定该单位已经完成的工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征，但不能认定专利申请人或者登记发明人因与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造，那么，就需要根据职务发明创造的一般情形，审查专利申请书中载明的发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系。

第二，要根据单位主张具体职务发明创造的类型来分别确定审查内容：1.如果单位主张属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造，那么就要审查发明人在本单位的工作任务及发明创造与工作任务之间的关联性；2.如果单位主张属于第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的职务发明创造，则不需要审查发明人的工作任务，而需要审查发明人完成发明创造是否利用了单位的物质技术条件；3.如果单位对于同一项发明创造既主张属于“执行本单位的工作任务”，又主张属于“主要是利用本单位的物质技术条件”，那么需要先审查发明人的工作任务及发明创造与工作任务之间的关联性，如果可以据此认定属于“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造，则无需继续审查发明创造的完成是否“主要是利用本单位的物质技术条件”，反之，则需要继续进行审查。

第三，对于是否属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造的审查：首先，是要审查发明人在本单位的工作任务，重点审查发明人在本单位与涉案发明创造内容相关的工作任务；然后，依据上述“1.完成单位工作任务中完成的发明创造；2.离职1年后完成的与原单位工作任务有关的发明创造”两种情形进行要件审查。第一种情形需要审查：1.发明创造的完成时间是否在发明人与单位工作关系的存续期间内；2.发明创造的内容是否属于发明人在单位中工作任务的内容。第二种情形需要审查：1.发明创造的完成时间系发明人与原单位脱离工作关系1年内，即是属于发明人退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的发明创造；2.发明创造的内容与发明人在原单位的工作任务有关，这里的“有关”是指发明人虽然已经与原单位不存在工作关系，但是只要证明发明创造的内容与其在原单位的工作任务具有内容上的延续性，也属于“有关”。

第四，对于是否属于第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造的审查，主要审查发明人在完成发明创造的过程中利用本单位的资金、设备、零部件、原材料、不对外公开的技术材料等情形。这里需要强调的是，由于对于“本单位不对外公开的技术资料”等属于单位技术信息资料的使用，不受时间和空间的限制，发明人在离开本单位后，也可以利用原单位的不对外公开的资料完成或者参与完成发明创造，因此，对于“主要是利用本单位的物质技术条件”的判断，不应当受限于发明人与本单位存在工作关系期间。

第五，要根据单位与发明人之间有没有约定来判断职务发明创造专利申请权和专利权的归属，一般而言，“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造，专利申请权和专利权当然归属于单位；而“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造，要审查单位与发明人之间对权利归属是否有约定，如果有约定，要根据双方的约定确定权利归属，没有约定的，专利申请权或者专利权均归单位所有。

本案中，某乙公司主张涉案发明创造系该公司法定代表人郭某基于从国外带回来的管道风机样机进行改进研发完成，某甲公司系基于2014年与某乙公司的合作取得了相关技术图纸，2015年7月16日某甲公司以郑某时为发明人申请了涉案专利，侵害了某乙公司的技术成果相关权利以及实际发明人郭某的署名权。显然，某乙公司主张涉案发明创造系该公司在涉案专利申请日前已经完成的发明创造，同时也依据郭某系实际发明人主张涉案专利系职务发明创造。因此，本案可以首先审查某乙公司提供的现有证据是否能够证明涉案发明创造系该公司在涉案专利申请日前已经完成的发明创造，本院具体分析如下：

首先，根据某乙公司一审时提交的证据，2009年11月，某乙公司从美国进口了包含“离心式通风机”“可伸缩通风管/镀锡软管”的5件风扇样品，某乙公司主张涉案发明创造系以上述离心式通风机为基础进行研发具有事实依据。

其次，根据某戊公司与某乙公司的法定代表人郭某、员工赵某军的邮件往来记录，2011年6月至2014年6月期间，根据某乙公司提供的图纸以及加工要求，某戊公司为某乙公司加工了大量管道风机产品，而这些产品图纸包括与涉案专利相关的管道风机扇叶的结构图纸(见本判决书附图C)，管道风机静叶的结构图纸(见本判决书附图E)，管道风机导风罩的结构图纸(见本判决书附图B)，其中，发送时间为2014年6月9日，主题为“某戊开案通知-AGZ140519096-ETL/cETL报备”的邮件，内容为某戊公司向某乙公司发送管道风机ETL报告，报告中显示了管道风机的外部视图以及扇叶的结构图(见本判决书附图K-P)。经比对，某乙公司在涉案专利申请日之前的邮件证据中包含了与涉案专利说明书附图相同的图纸；某乙公司举证的包括管道风机主视图以及导风罩、连接头、底座、风筒、M型脚架、脚架底座、控制盒等部件的图纸与某甲公司举证的图纸图a-图i一一对应，一审法院据此认定两者除存在细微差别之外，双方图纸构成相同或者实质相同，并无不当；一审法院同时认定，某乙公司邮件中的产品图片外观(见本判决附图J)与某甲公司宣传册中的产品图片外观(见本判决附图j)相同，亦具有事实依据。

再次，根据2020年6月1日某戊公司出具的《情况说明》，某戊公司与某乙公司之间合作的管道风机所涉及的结构以及外观的知识产权全部归属于某乙公司。

复次，根据2014年某丙公司(甲方)与某甲公司(乙方)签订的《新产品模具开发协议》情况，以及某甲公司员工凡某兴与某乙公司郭某、赵某军等的邮件沟通情况，某甲公司在与某乙公司的关联公司某丙公司合作期间，可以接触到某乙公司与管道风机相关的技术图纸，且在加工过程中，得到了某乙公司郭某、赵某军等的技术指导。

最后，某甲公司提交的其早期研发扇叶、导风罩等证据不能形成涉案发明创造完整技术方案，且涉案外观设计专利产品视图等形成时间也均晚于某乙公司委托某戊公司加工产品相关图纸的形成时间。

综上所述，某乙公司提交的在案证据能够证明涉案发明创造系该公司在涉案专利申请日前已经完成的发明创造，涉案发明创造应当归某乙公司所有。一审法院根据在案证据，认定涉案发明创造为职务发明创造，专利权应当归某乙公司所有，结论正确。二审审理期间，涉案专利权虽然被宣告无效，但根据在案证据，某乙公司对涉案发明创造享有权益的审查判断结果不受影响，本院仅对一审裁判主文中相关表述予以相应修改。

（本案法官：审判长原晓爽审判员吴红权审判员马清华）

三、本案启示

专利权无效不影响权属纠纷的审理：即使专利申请被驳回或专利权被宣告无效，人民法院仍应继续审理专利申请权或专利权权属纠纷案件。这是因为发明创造的权益归属与专利是否有效是两个独立的法律问题。企业在面临专利权无效时，不应放弃对发明创造权益的主张。
发明人的认定标准：发明人的认定应以对发明创造的实质性特点作出创造性贡献为标准，而非仅依据工作职务或参与程度。企业在研发过程中应明确记录每位参与者的贡献，以便在权属纠纷中提供有力证据。
职务发明创造的判断：职务发明创造的判断需依据发明人与单位之间的工作关系、工作任务内容、利用单位物质技术条件等因素综合考量。企业应建立健全的职务发明管理制度，明确界定职务发明与非职务发明，避免权属纠纷。
证据的重要性：在权属纠纷案件中，证据的充分性和关联性至关重要。企业应妥善保存研发过程中的所有文件和记录，包括邮件往来、设计图纸、研发报告等，以便在纠纷发生时提供有力支持。
充分重视合同约定：对于“主要是利用本单位物质技术条件”所完成的发明创造，单位与发明人之间可以通过合同约定明确权利归属。企业应充分利用合同条款，明确发明创造的权益分配，减少未来纠纷的可能性。
全面举证享有权属：企业在主张发明创造权益时，应全面审查相关证据，包括发明人的技术背景、研发过程中的贡献、发明创造与工作任务或单位资源的关联性等。只有全面的证据链才能支持企业的权属主张。
及时维护权益：一旦发现权属纠纷的苗头，企业应及时采取行动，通过法律途径维护自身权益。拖延不仅可能导致证据丢失，还可能使对方有更多时间准备应对策略。