论商标侵权案件中的描述性正当使用抗辩——以“金银花”商标侵权案为例

一、“金银花”商标侵权案基本案情

原告上海碧丽化妆品有限公司（一审原告、二审上诉人、再审被申请人，下称“碧丽公司”）系原第603857号商标权利人，核定商品为“化妆品”等。原告购买到由被告苏州诗妍生物日化有限公司（一审被告、二审上诉人、再审申请人，下称“诗妍公司”）生产、销售的两款使用“金银花花露水”标识的花露水产品，主张被告的行为构成商标侵权并诉至法院。

该案最终由最高人民法院提审，最高人民法院经再审认为[1]，涉案商标为，单从“金银花”文字本身看，其固有含义是指一种草本植物，又名忍冬花，作为中药材，具有清热去火、通经活络的功能。将金银花作为原料成分的花露水商品，使用“金银花”文字，具有表明商品原料、功能的属性。因此，单纯文字形式的“金银花”标志在花露水商品上的固有显著性不高。虽然涉案商标的“金银花”文字进行了一定程度的艺术设计，但考虑到其前述属性，即使通过使用强化了显著性，其保护范围也应仅限于具有该特定艺术设计形式的文字。因此，如果他人以介绍商品的主要原料为目的，使用明显不同的字体，在必要范围内对金银花文字进行正常使用，就属于对商标要素的正当使用而不构成侵权，权利人也无权禁止。此外，证据显示，在国产非特殊用途化妆品备案平台备案的金银花花露水商品超过90个，“金银花花露水”是消费者在淘宝、百度等平台搜索花露水商品的重要索引。上述事实表明，以金银花作为原料的花露水属于常见的商品类型。相关消费者能够对涉案商标与公共领域的权利界限进行区分，不会仅因“金银花”文字的使用对商品来源产生混淆。因此，将“金银花”文字与花露水商品名称共同使用，并未超出为说明商品或服务、便于消费者辨认的必要限度。

具体到本案，法院认为，首先，从使用目的看，被诉侵权商品含有金银花成分，诗妍公司在包装瓶贴上使用“金银花”属于对于商品原料名称的指明，其将“金银花”独立于其他原料予以特别的指示，符合介绍商品类型的市场惯例。其次，从视觉效果看，被诉侵权商品对“金银花”文字的标注方式已经对涉案商标进行了避让。诗妍公司关于其使用“金银花”文字的行为是出于说明商品原料的目的，具有正当理由的抗辩主张，符合《商标法》第五十九条第一款的规定。碧丽公司主张诗妍公司和润发公司侵害其商标专用权，依据不足，最高人民法院不予支持。最终判决撤销一审、二审判决，驳回碧丽公司全部诉讼请求。

二、案件评析

本案涉及商标侵权案件描述性正当使用抗辩之问题，笔者以上述案件为基础，对描述性正当使用抗辩进行分析和探讨。

（一）描述性正当使用抗辩的含义

正当使用，是指他人在经营活动中以善意、正当的方式使用某一标志时，不视为侵犯注册商标专用权的行为。我国目前对于描述性正当使用的规定，见《商标法》第五十九条第一款。《商标法》第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”描述性使用的标识包括商品的通用名称、地名或其他直接表明商品特点的标识，这类标识一般而言缺乏固有显著性或显著性相对较弱，很难作为商标通过注册，但不排除通过长期使用获得“第二含义”，或由于商标在审查标准不严，且未经过完整的司法审查而获得商标法保护的情况。但即使这些描述性标识作为商标核准注册，也并不意味着商标权人能够将这些描述性词汇垄断，对其权利亦有相应的限制。竞争激烈的市场允许经营者诚实地使用这些描述性的标识，向消费者传达其商品的相关信息，否则将严重阻碍商品的有效流动，不利于市场良好有序的竞争环境，违背《商标法》的立法初衷。

（二）描述性正当使用抗辩的考虑因素

1. 当事人的主观意图

正当使用抗辩的核心问题在于被告的使用行为是否“正当”。“正当”隐含了当事人对于某种描述性标识的使用需要遵循诚实信用原则，以公平善意的方式使用某一标识，禁止通过攀附他人商誉为自己牟取不正当的利益。主观意图分为“善意”和“恶意”。这里的“善意”与“恶意”不应当以是否“明知”他人商标作为判断基础。即存在这样一种情况，虽然当事人可能明确知晓他人在先商标的存在，但为了描述商品特点等正当理由，不存在攀附他人商誉、“搭便车”、追求混淆的故意，仍可能被认定为“善意”的当事人。

主观意图作为一种主观上的状态，应当结合当事人的具体行为予以体现。具体而言，即应当从当事人具体使用某一标识的行为推断其使用目的是否善意，是否具有攀附他人商誉或知名度的故意，是否具有追求消费者混淆或误认结果的故意。司法实践中，法院一般会结合权利商标的知名度、商品的特点、被诉侵权标识的使用方式（如位置、大小、字体等）、被诉侵权标识使用目的的正当性、是否使用了自有商标增加不同产品的可区分性以及商业惯例等因素，综合判断当事人对于某一特定标识的使用是否超出了为说明商品特点所必要、合理的限度，或是否对他人的在先商标进行了有效的避让。例如在本案中，法庭即通过对被诉侵权标识的使用方式、商业惯例进行分析，认为诗妍公司对于“金银花”文字的使用符合介绍商品类型的市场惯例，且涉案包装上的“金银花”文字均与花露水商品名称共同使用，与涉案商标文字具有差异，最终认为，被诉侵权商品对“金银花”文字的标注方式已经对涉案商标进行了避让。而在“片仔癀”商标侵权案[2]中，法庭认为，被告在其生产、销售商品的包装装潢显著位置突出标明“片仔癀”等字样，该标识明显大于被告公司自己的商标及其他标注，并且所采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致，该种使用方式已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，其主观上难谓善意。

2. 使用方式是否具有正当性

判断某种被诉标识的使用是否具有正当性，是判断是否正当使用抗辩的核心考虑因素。这里需要考虑两个因素，一是被诉标识的使用是否具有合理性；二是被诉标识的使用是否超出了必要性。

其中，合理性是判断被诉标识是否具有正当性的基础，被诉标识所传递的信息应当真实地表示了商品或服务的特点，重点需要考虑被诉标识使用的目的。在“枫丹白露”商标侵权案[3]中，最高人民法院认为：虽然鹰潭枫丹白露酒店使用的被诉侵权标识中的“枫丹白露”与法国“Fontainebleau”地名的中文翻译“枫丹白露”一致，但鹰潭枫丹白露酒店与作为地名的“枫丹白露”之间并无关联，其使用“枫丹白露”并不属于对地名的正当使用。

而被诉标识使用的必要性则是在是否适用正当使用抗辩中重点关注的问题，即该标识不应超出必要、合理的限度，应当以描述性、介绍产品的功能和特点为主，而不以实现商品来源识别作用为目的。重点需要考虑被诉标识使用的范围、程度、大小、字体等因素，同时应当参考商业惯例等因素进行综合判断。在“狗不理”商标侵权案[4]中，法院认为，被告方将“狗不理”三字用于宣传牌匾、墙体广告和指示牌，并且突出使用“狗不理”三字或将“狗不理”三字与天丰园饭店字号割裂开来独立使用，可能误导普通的消费者，构成对上诉人狗不理集团公司所有的“狗不理”服务商标专用权的侵犯。

具体到本案而言，法院首先考虑了被诉标识的使用目的，被诉金银花花露水产品含有金银花成分，诗妍公司在包装瓶贴上使用“金银花”属于对商品原料名称的指明，即是对涉案产品包装使用“金银花”文字具有合理性的认可。其次，法院考虑到市场惯例，在淘宝、百度平台搜索金银花花露水，以及在国产非特殊用途化妆品备案平台，可见多款其他品牌金银花花露水商品，认为诗妍公司将“金银花”独立于其他原料予以特别地指示，符合介绍商品类型的市场惯例。最后，法院分析了被诉标识与花露水商品名称共同使用、字体等情况，认为被诉标识与权利商标在整体视觉效果上存在差异，已经对权利商标进行了避让，即认为被诉标识未超出指示商品信息的必要性。

3. 是否具有混淆可能性

学术上对于描述性使用的构成要件，可分为“两要件说”和“三要件说”。持两要件说观点的学者认为，只要行为人善意、合理使用该描述性标识，正当使用抗辩即应当成立，而无论客观上是否可能产生混淆。持三要件说观点的学者认为，对注册商标的保护是为了避免相关公众的混淆和误认，如果混淆存在，则正当使用抗辩无法成立，即认为描述性正当使用抗辩不仅需要行为人善意、合理使用该描述性标识，还应当满足客观上不存在混淆可能性的条件。

事实上，《商标法》第五十九条第一款并未将正当使用限定于需要满足不会导致相关公众混淆或误认。但一直以来的司法实践中，最高人民法院以及各地多数法院仍旧会在论述是否构成正当使用时，以是否会造成混淆作为评判因素之一。最高人民法院在“片仔癀”[5]商标侵权一案中认为，“生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可以认定为正当使用”。即将是否会导致混淆作为认定正当使用的构成要件。《四川省高级人民法院侵害商标权案件审理指南》更是直接地认为，被告使用相关标识，容易导致相关公众混淆的，不宜认定为商标的正当使用。

笔者在这里更赞同二要件说，认为不具有混淆可能性并非适用正当使用抗辩必备的要件。笔者认为，正当使用本身是对注册商标专用权的法律限制，是一种独立的法律规则，是为了避免某一本属于公有领域的资源被单一个体所垄断，从更高阶的价值出发，给予这种行为合法性而对注册商标专用权作出的限制。正当使用作为一种侵权抗辩被独立规定，本身意味着市场需要容忍一定程度的混淆。这种混淆的发生在一定程度上是由于商标权利人选择了属于公有领域的描述性资源所导致，其应当承担与之匹配的可能发生混淆的风险。反过来说，如果被诉标识与权利商标之间不具有混淆可能性，那本身已经不构成商标侵权。这种情况下，再去判断正当使用抗辩是否成立就失去了任何意义。

但这并不是说，讨论混淆可能性本身是没有意义的。笔者认为，混淆的可能性的判断在正当使用抗辩中起到的应当是支持性作用，而非独立性作用。那些能够证明混淆发生的证据可能在一定程度上反映了当事人的主观意图和被诉标识的使用是否超出了必要性。因此，比较合理的做法是将混淆可能性编织到正当使用的分析中，用以确定是否满足正当使用的构成要件，将其作为判断正当使用抗辩是否成立的相关因素，而非决定性因素。

在本案中，最高人民法院实际上也未就是否具有混淆可能性进行具体论述，未就本案得出被诉标识的使用不会导致相关公众混淆或误认的结论。这种论述方式实际上更符合正当使用抗辩的判断规则，特别是在当下各地涉及商标正当使用抗辩的案件都在不同程度地提及“混淆可能性”的司法环境下，这种“回避”不可谓不是一种突破。

4. 权利商标保护范围的限定

在被告主张正当使用抗辩的案件中，原告的权利商标或多或少都存在缺少显著性的情况。因此，在考虑正当使用抗辩是否成立前，亦有必要对于权利商标的保护范围进行必要地审视，以期正确比较被诉标识与权利商标之间的异同，更便于对被诉标识的使用是否构成正当使用作出正确评价。本案中，最高人民法院认为，涉案商标为，单从“金银花”文字本身看，具有表明商品原料、功能的属性，单纯文字形式的“金银花”标志在花露水商品上的固有显著性不高。虽然涉案商标的“金银花”文字进行了一定程度的艺术设计，但考虑到其前述属性，即使通过使用强化了显著性，其保护范围也应仅限于具有该特定艺术设计形式的文字。最高人民法院在后续关联的“金银花”案件[6]中，亦直接遵循了该种对权利商标保护范围的限定，认为碧丽公司第603857号“金银花”商标保护范围应仅限于具有该特定艺术设计形式的文字，如果他人以介绍商品的主要原料为目的，使用明显不同的字体，在必要范围内对金银花文字进行正常使用，属于对商标要素的正当使用而不构成侵权，权利人也无权禁止。在四川省高级人民法院“青花椒”商标侵权案[7]中，法院也有类似的论述，认为青花椒是用于指代一种特定调味料的通用名称，处于公有领域，即使注册在第43类服务上可以认为具有一定的显著性，但由于餐饮服务与菜品调味料之间的天然联系，使得服务商标标识和含有“青花椒”字样的特色菜品名称在辨识上界限微妙、相互混同，极大地降低了其注册商标的显著性，其弱显著性特点决定了其保护范围不宜过宽。

对权利商标保护范围的限定，实际上也避免了在民事判决中得出与商标行政机关授权结论相冲突的结论，使得判决书所认定的内容能够与注册商标有效性之间形成逻辑的自洽。本案中，权利商标第603857号“金银花”商标因注册不当而被撤销，再审时正处于行政诉讼审理中。即使权利商标因缺乏显著性存在可能被撤销的情况，法院在审理民事诉讼时，实际上并不便于就权利商标的有效性直接进行论述，但法院仍能根据权利商标本身显著性的特点，对权利商标的保护范围进行必要地说明和限定。

三、结论

注释：

[1] 最高人民法院(2022)最高法民再238号民事判决书,笔者作为再审申请人的代理人参与本案,本案入选最高人民法院发布的"2023年中国法院50件典型知识产权案例".

[2] 最高人民法院(2009)民申字第1310号民事判决书.

[3] 最高人民法院(2020)最高法民再284号民事判决书.

[4] 山东省高级人民法院(2007)鲁民三终字第70号民事判决书.

[5] 最高人民法院(2009)民申字第1310号民事判决书.

[6] 最高人民法院(2023)最高法民申2149号民事裁定书.

[7] 四川省高级人民法院(2021)川知民终2152号民事判决书.

第一种：通过当地邮局或中国邮政微邮局公众号进入微商城订阅（邮发代号：82-49）；

第二种：将订阅回执及汇款凭证截图发送至zhsb68036092@cta.org.cn。