美国专利商标局（USPTO）于2022年 6月发布了一项指导意见，指出专利审判和上诉委员会（PTAB）不会因为美国国际贸易委员会（ITC）正在对同一专利进行337调查[1]而拒绝启动双方复审（IPR）程序[2]，而在此之前的几个月内PTAB 已经因为337调查的原因拒绝了数十件IPR请求。由于这一指导方针的变化，IPR越发成为337调查中对被告（respondent）具有吸引力的选择，被告希望通过IPR程序来无效涉案专利，进而中止甚至终结337调查。那么IPR的结果是否以及会如何对337调查产生影响呢？本文将结合案例和我们近年来助力中国企业在美国处理侵权纠纷的实务经验，分析IPR程序对337调查的影响，并就如何在337调查中有效利用IPR程序给出建议，以期帮助中国企业更好地应对国际贸易中的知识产权挑战，保护自身的合法权益。
【背景】
（1）337调查和IPR审查的时间线
相较于绝大多数美国地区法院诉讼，337调查进展更为迅速。从美国ITC官网公布的数据来看，2021-2023 年，从原告（complainant）提出调查请求之日起到ITC做出实质性最终裁定的平均用时为18-19个月[3]。
IPR程序的审理时长与此相近。PTAB 通常会在请求人提出IPR请求后的大约6个月内作出是否启动 IPR审查的决定，启动的条件是PTAB认为该请求对至少一项权利要求有合理的胜诉可能性（reasonable likelihood that the petitioner would prevail）。如果启动 IPR审查，通常情况下PTAB 将在启动之日起 12 个月内发布最终书面决定。因此，从请求人提出请求到PTAB发布最终书面决定用时大约为18个月。
虽然 337调查和 IPR审查的耗时相近，但337调查的被告通常是在收到原告提起的337调查请求之后针对涉诉专利提起IPR请求，很少会预先提出IPR请求。加之被告需要时间针对涉诉专利进行现有技术检索并准备相应的 IPR请求，因此要想在337调查的最终裁定作出之前拿到PTAB的最终书面决定并不容易。
（2）ITC对于IPR决定的总体态度
337调查的被告在提起IPR请求并获得PTAB启动IPR审查的决定或作出权利要求无效的最终书面决定后，通常会以专利可能无效/已被认定无效为由向ITC提出中止337程序或延迟作出337裁定的申请。而ITC在考量是否中止或延迟337程序时通常会考虑“ITC委员会应在最早的、可行的时间（at the earliest practicable time）内完成调查并作出裁决”的法定原则[4]，并结合以下5个因素[5]：1、证据开示的进程和庭审日期; 2、中止是否能简化案件的问题和审理；3、对任何一方造成不当损害或明显战术劣势（tactical disadvantage）；4、PTAB程序的进程；5、ITC委员会资源的有效利用。
尽管会个案考量以上原则和因素，但是与地区法院在PTAB决定启动IPR审查之后有较大概率会中止专利侵权案件以等待PTAB最终书面决定不同，从过往的案例来看，ITC法官总体上不倾向于根据PTAB启动IPR审查的决定甚至是最终书面决定而延迟或中止337程序。
从一方面来看，ITC的以上态度符合“迟来的正义非正义”的法律格言，因为ITC调查的裁决主要是排除令和禁止令，不能提供金钱救济，从而不能就不当中止的时间段发布追溯救济，这一点与地区法院可以为因为不当中止的时间段向原告给予损害赔偿是不同的。但从另一方面来看，如果 PTAB最终书面决定认定专利权利要求无效，USPTO仅在向美国联邦巡回上诉法院的上诉期限已过或者上诉已经终结后，才会发布权利要求无效的公告，而ITC委员会认为直到这时被告才可以向委员会寻求补救[6]。这就导致即使专利最终被确认无效，如果ITC在审理时不考虑IPR的无效意见而发出排除令或禁止令，该不当的救济措施会一直维持有效，直至USPTO发布公告为止。
值得注意的是，近年来，ITC对基于IPR决定中止救济措施执行的态度似乎有所转变，变得更为积极。
【从案例看IPR决定对337调查的影响】
（1）PTAB启动IPR审查的决定对337程序的影响
被告在收到启动IPR审查的决定后，通常会以专利权可能被无效为由，向ITC法官提出中止或延迟337程序的动议。但从以往的案例来看，ITC不会批准该动议。
比如，作为代表性案例，在Energetiq Technology针对ASML提起的No. 337-TA-983案中，尽管IPR审查被启动，并且预计最终书面决定在ITC调查结束之前发出，ITC法官仍然拒绝了被告中止调查的请求。在该案中，被告针对3件涉诉专利中的2件提交了IPR请求，在原告提出337调查请求前15天，PTAB针对这2件涉诉专利决定启动IPR审查，并且最终书面决定将于2016年11月发布，早于337调查的初裁发布日期2017年1月。针对剩余的1件被诉专利，被告正在准备提起IPR请求，其权利要求与上述2件专利实质相同。对于被告基于这2件专利的PTAB决定提起的中止337调查的动议，ITC法官基于前文提到的5个考量因素逐个进行了评估，并最终拒绝了被告中止该调查的动议。
具体地，对于第1个因素，ITC法官考虑了证据听证会的时间和作出终裁决定的时间，认为证据听证会的时间早于PTAB作出最终书面决定的时间，而IPR程序中获得的见解可以整合到ITC调查中，因此从IPR进展的状态来看，没有理由中止337调查。对于第2个因素，法官认为即使IPR程序被启动，专利仍假设有效，而PTAB的最终书面决定并不一定是认定无效。而且，IPR程序和337调查对于权利要求解释采用不同的原则，IPR只审理新创性问题，而337调查还可以审理不清楚等其他问题，因此中止调查并不能简化案件的问题和审理。在考虑第3个因素时，法官认为被告的侵权行为对原告的市场信誉、商业机会等都造成了不可挽回的损失，而原告在ITC获得的唯一补救措施是禁令，因此调查程序的任何延迟都对原告造成影响，而被告则可以从中获益。因此，法官认为中止调查会使得被告相对于原告获得不公平的优势。对于第4个因素，法官再次指出可以将IPR程序中获得的见解整合到ITC调查中，另外此前曾有先例，ITC委员会推翻了ITC法官在平行程序中尚无最终判决的情况下批准中止337调查的裁定。因此，法官认为即使考虑PTAB程序的进程也不应中止调查。最后，对于第5个因素，法官认为三件涉诉专利中有一件尚未启动IPR审查，因此对ITC委员会资源的最有效利用是及时进行调查，而不是中止。
从法官的以上观点可以看出，抛开三件被诉专利中有一件尚未启动IPR审查的原因不谈，法官在考虑是否中止337程序时，强调可以将IPR程序中获得的见解整合到ITC调查中，恪守其“在最早的、可行的时间”完成调查的职责，并且更多地考虑了原告的利益。
（2）PTAB的IPR最终书面决定对ITC程序的影响
总体上，ITC法官同样不倾向于根据PTAB最终书面决定而延迟或中止337程序。在过往的一些案例中，ITC法官确实考虑了PTAB作出的权利要求/专利无效的最终书面决定，并中止了337调查或救济措施的执行。然而，有观点认为，这些案件中存在的特殊因素或许是法官做出中止裁定的原因。
<案例1>
在R2 Semiconductor针对Intel等提起的No. 337-TA-1024案中，PTAB在337调查开始后、初步裁定作出之前作出最终书面决定，认定所有主张的权利要求均无效。ITC法官评估了上述5个因素，认为所有这5个因素都有利于中止调查，因此批准了中止337调查的动议，这是ITC法官首次根据IPR最终书面决定中止初裁阶段的 337 调查。
然而，该案具有特殊性。具体地，该案涉及一系列不寻常的情况，导致337调查被多次延迟，最终使337调查的时间表远远落后于 IPR的时间表。该案的另一个特殊之处是原告、被告和不公平进口调查办公室（OUII）都支持中止，而这在其他案件中很少见。
<案例2>
在RealD 针对MasterImage 3D 提起的No. 337-TA-939案中，ITC法官的初步裁定认定涉案三件专利有效、被告侵犯了专利权、且国内产业条件成立，因此被告违反了337条款的规定。在ITC委员会发布最终裁定之前，PTAB发布了IPR最终书面决定，认定三件专利中的’934专利无效。三个月后，ITC委员会作出最终裁定，支持了初步裁定的观点，但是同时决定中止对’934专利执行排除令和禁止令，等待对于PTAB决定的上诉审查结果。
类似的，在Sony针对Fujifilm提起的No. 337-TA-1058案中，PTAB在ITC法官作出初步裁定之后、ITC委员会作出最终裁定之前发布了最终书面决定，认定权利要求17无效。ITC委员会在确认了初步裁定的情况下，中止执行基于权利要求 17 的排除令和禁止令。
然而，有观点认为这两个案件也具有特殊性。具体的，在No. 337-TA-939案中，即使针对’934专利中止执行排除令和禁止令，被诉产品仍会因为侵犯了另外两件涉案专利的专利权而被禁止和排除。在No. 337-TA-1058案中，即使针对权利要求17中止执行排除令和禁止令，被诉产品仍会因为侵犯了涉案专利的其他权利要求而被禁止和排除。也就是说，在这两个案件中，即使中止执行排除令和禁止令，原告的利益仍然能得到保障。
因此，以上几个案例并不能证明ITC法官不倾向于根据PTAB最终书面决定而延迟或中止337程序的立场有任何变化。
<近期案例>
然而，近来ITC对基于 IPR 决定中止救济措施的执行似乎有所转变，持更为积极的态度，其考量标准也更为明朗化。在Autel Robotics针对深圳大疆提起的No. 337-TA-1133案中，ITC委员会明确了 USPTO 是“评估提出或公告的权利要求的可专利性或有效性的主导机构”，这在一定程度上可以被视为ITC立场转变的信号。
在该No. 337-TA-1133案中，ITC于2018年10月决定启动337调查。ITC法官于2020年3月发布初步裁定，认为涉案专利有效，被告违反了337条款的规定，并建议发出有限排除令和禁止令。2020年5月，在ITC委员会对该初步裁定进行复审期间，PTAB发布最终书面决定，认定涉案专利所有权利要求均无效。之后，ITC委员会确认了ITC法官的初裁意见，发布了有限排除令和禁止令，但要求在涉案专利无效程序全部完结前（即，原告针对PTAB的最终书面决定向美国联邦巡回上诉法院的上诉终结）中止执行有限排除令和禁止令。ITC委员会在论述中止救济措施的考虑因素时指出，PTAB的最终书面决定是在ITC委员会作出终裁之前发布的，而在本案之前有过在类似情况下中止救济措施的执行的先例。此外，ITC在其最终裁定中特别明确了：在这种情况下中止执行救济措施，是“认可USPTO作为评估提出或公告的权利要求的可专利性或有效性的主导机构的角色”，而委员会在337调查中的无效决定只是为了裁定是否发生了违反337条款的行为，对于USPTO、联邦法院或其他法庭不具有约束力。
类似的，在AliveCor针对Apple提起的No. 337-TA-1266案中，同样是在ITC委员会对法官的初步裁定进行复审期间，PTAB发布了认定涉案专利全部无效的最终书面决定，ITC委员会同样中止了救济措施的执行。值得一提的是，在该案中，PTAB的最终书面决定于2022年12月6日发出，仅比委员会的预定终裁作出日早6天。在该案中，AliveCor针对Apple要求基于PTAB最终书面决定中止执行救济措施的动议提出反对，认为在 337调查的晚期阶段批准该动议是没有先例的，这会将PTAB最终书面决定置于ITC委员会自身的工作之上，而且如果该动议被接受，将为被告在各当事人和ITC委员会经过大量耗时的337调查工作后寻求最后一刻中止的策略提供范例。尽管AliveCor 提出了反对，ITC委员会参考了No. 337-TA-1133案的意见，指出PTAB的最终书面决定在ITC委员会发布救济措施之前发出，因此决定中止救济措施的执行，等待联邦巡回法院关于涉案专利有效性的最终决定。
【分析和建议】
综合以上案例可以看出，ITC在考量是否基于PTAB的决定中止337调查时，考虑的一个主要因素是时间。在目前的案例中，ITC均未根据PTAB启动IPR审查的决定而中止337调查；此外，如果PTAB的最终书面决定在ITC终裁之前发布，ITC可能会考虑该决定而中止救济措施的执行，等待联邦巡回上诉法院对于涉案专利有效性的最终决定；如果PTAB的最终书面决定在ITC终裁之后发布，则ITC委员会往往不会中止救济措施的执行，被告可能需要等到联邦巡回法院对IPR最终书面决定进行确认后，才能获得ITC对救济措施的撤销。
基于以上分析，对于337调查的被告，我们建议根据案件具体情况综合评估提交IPR请求的时机。
（1）通过IPR程序无效涉案专利的概率较大的情况
对于有较大概率能够通过IPR程序将涉案专利无效的情况，我们建议尽早提交IPR请求，以最大限度地提高PTAB在ITC终裁之前发布最终书面决定的机会。事实上，如果有任何迹象表明被告可能会在ITC 被诉（例如原告先在地区法院提起了专利侵权之诉、被告收到律师函或警告函等），那么立即展开IPR准备工作是明智的。此外，被告应尽量提交针对所有被诉专利和所有权利要求的IPR请求，以避免如No. 337-TA-983案那样对法官的判断产生负面影响。此外，一旦 PTAB发布涉案专利或权利要求无效的最终书面决定，被告应立即申请中止337程序。
需要注意的是，即使PTAB的最终书面决定在ITC最终裁定之后才有可能发布，及时提起IPR审查仍然是有意义的。一方面，原告（包括原告方专家证人等）在IPR程序中关于专利所做出的解释和陈述的各种意见，在337调查和联邦地区法院诉讼均有约束力，即需要满足禁止反悔原则。因此，被告可以通过提起IPR诉讼来获取对于在后的诉讼程序有利的权利要求解释。另一方面，PTAB的有利的最终书面决定、甚至是启动IPR调查的立案决定均可以作为被告与原告进行谈判的筹码。事实上，根据ITC网站的数据显示，有近一半的337调查最终都是以和解结案的，其中PTAB的决定发挥了相当的作用。
（2）通过IPR程序无效涉案专利的不确定性较大的情况
如果经过检索，发现将涉案专利无效的不确定性较大，我们建议根据是否能够通过337程序获取有利于IPR程序的证据和权利要求解释等因素，更加谨慎地评估是否提起IPR请求、以及何时提交IPR请求。
如前所述，PTAB认为IPR请求对至少一项权利要求有合理的胜诉可能性时才会启动IPR审查。如果较早提起IPR请求，而PTAB在初裁作出之前决定不启动IPR审查，这实际上是进一步确认了专利的有效性，对于被告来说无疑是非常不利的。因此，在这种情况下，较早提起IPR请求可能并非首选项，而是可以根据是否能够通过337程序获得有利于IPR程序的信息来评估是否以及何时提交IPR请求。
具体的，在337调查的证据开示环节中，双方会提交大量证据，从中可能会找到有利于攻击专利有效性的证据，例如发明人对于发明的设计构思、自认的与现有技术的关键区别等[7]。此外，337调查会对涉案专利的有效性、侵权是否成立、国内产业是否成立进行调查。在此过程中，原告必然要对权利要求进行解释并对被告的对比文件进行评述。此时，被告可以基于原告作出的解释调整检索方向和重点以寻找更好的对比文件，或者调整对比文件的使用方式，从而更有针对性地攻击权利要求的有效性，从而提高IPR程序的成功概率。需要说明的是，ITC对于专利无效的举证要求为“明确并有说服力（clear and convincing evidence）”，高于IPR的“优势证据（preponderance of the evidence）”，因此即使337调查中确认了专利的有效性，也不排除在IPR中会有相反的结论。综上，如果现有技术检索的结果不理想，那么在337调查的证据开示程序之后提起IPR程序是可以考虑的选项。
综上，IPR作为在337调查中对抗原告的有力工具，其提交时机并非一成不变，而是需根据案件具体情况和检索结果进行审慎评估。对于中国企业而言，建议在面对337调查时，聘请经验丰富的专业律师，制定出最符合自身利益的IPR策略和337应诉策略，以保护自身的合法权益并最大化商业利益。
本期作者
于小宁
合伙人 | 专利代理师 | 律师
北京
于小宁律师于2004年加入北京市柳沈律师事务所，主要从事与专利相关的知识产权代理业务，包括专利申请、专利审查、专利无效和专利诉讼等。于律师处理了大量与专利申请和审查业务相关的案件以及专利复审、无效案件，专利侵权案件以及各种专利分析和尽职调查事务，包括专利侵权分析、自由实施（FTO）分析、专利稳定性分析、专利预警分析等。此外，于律师还为客户提供各种专利咨询服务，包括为客户提供针对各种热点问题的介绍和分析、为客户提供各种专利相关培训等。
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胡琪
合伙人 | 专利代理师 | 律师
北京
胡琪律师于2003年加入北京市柳沈律师事务所，主要从事与专利相关的知识产权代理。胡琪律师擅长中国及美国专利申请业务的处理、涉及复杂技术问题的专利无效、专利诉讼等。另外，她在与标准必要专利相关的许可谈判、帮助中国企业应对美国专利侵权诉讼和337调查方面经验丰富。
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