知海拾贝｜关于最高院适用“禁止反悔原则”的司法裁判标准研究

此前，我们对2020年后在最高院审结的专利侵权案件进行了整理和归纳，陆续推出了最高院关于适用“可预见性原则”、“捐献原则”、“特意排除规则”等原则对等同原则适用进行限制的司法裁判标准。相关文章请见以下链接：

张姝贝、赵碧洋丨可预见性规则对于等同原则适用性的限制 (qq.com)

刘志杰 程驰 | 关于最高院适用“特意排除原则”的司法裁判标准研究 (qq.com)

刘志杰 程驰等 | 关于最高院适用“捐献原则”的司法裁判标准研究 (qq.com)

一、何为“禁止反悔原则”

我国专利制度中的“禁止反悔原则”，源自2010年1月1日起施行的《最高人民法院〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉》（以下简称《侵犯专利权纠纷案件司法解释（一）》）第六条之规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该项原则实际上是民法中诚实信用原则在专利法领域的体现，防止部分专利权人在专利授权或确权程序中为获得或维持专利权而对技术方案进行限缩性修改或解释后，又在专利侵权诉讼中试图通过“等同侵权原则”将已放弃的技术方案重新归入专利权保护的范围以获取侵权收益。

为了进一步规范“禁止反悔原则”的适用，自2016年4月1日起施行的《最高人民法院〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）〉》（以下简称《侵犯专利权纠纷案件司法解释（二）》）第十三条规定了“禁止反悔原则”的例外情形：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”在该种情形下，专利权人在专利授权确权程序中对技术方案所作的限缩性解释因被国家知识产权局或人民法院明确否定而未能产生放弃部分技术方案的法律后果，从而使得被诉侵权方无法以“禁止反悔原则”为由提出不侵权抗辩。但实践中，在国家知识产权局在确权程序中未直接明确否定专利权人的限缩性解释，尤其不涉及权利要求修改的情境下，“禁止反悔原则”的适用往往由审理侵权诉讼的法院根据具体情况进行自由裁量，目前尚未形成统一裁判标准。

二、最高院适用“禁止反悔原则”的司法裁判标准研究

（一）关于“禁止反悔原则”的案例检索

为研究最高院适用“禁止反悔原则”的司法裁判标准，笔者利用威科先行数据库对2020年1月至2024年5月由最高院审结的、引用上述《侵犯专利权纠纷案件司法解释（一）》第六条或《侵犯专利权纠纷案件司法解释（二）》第十三条或者在“本院认为”部分包含“禁止反悔”的相关民事案件进行了数量统计分析，共发现33份裁判文书，排除其中未对“禁止反悔原则”进行实质性评述的，剩余符合检索目的的裁判文书共计31份。

最高院在其中15份裁判文书中认为应当适用“禁止反悔原则”，认定相关争议技术特征在实质审查和无效宣告程序中被放弃，故不应当适用等同侵权，从而进一步认定被诉侵权技术方案未落入专利权人主张的权利要求的保护范围。最高院在另外16份裁判文书中则认为不应当适用“禁止反悔原则”，理由通常为：专利权人的表述不构成限缩，所涉及的部分技术方案并不因此而被视为被放弃。31份裁判文书的具体内容参见如下裁判案例汇总表1和表2。

（二）适用“禁止反悔原则”的案例分析

（左右滑动图片查看完整表格）

在（2019）最高法知民终530号民事判决书中，虽然专利权人对要求保护的权利要求进行了修改，但最高院强调应当审查修改的技术特征和作出的陈述与授权后的对应技术特征是否有实质联系，从而确定是否对技术特征予以限缩或放弃：

“当专利申请人所作的修改或陈述属于通过增加或变更权利要求的技术特征改变请求保护的范围，或者增加或删除一项或多项权利要求，或者把权利要求附加的技术特征予以合并时，如果增加的技术特征已经清楚记载在原说明书和权利要求书中，符合专利法第三十三条规定的情形，在专利获得授权后，专利权人在侵权诉讼中主张技术特征等同的，人民法院应当审查其所作出的修改和陈述与授权后的该技术特征之间是否有实质联系，是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实，而不能仅因为权利要求增加了技术特征，就认定专利申请人作出了修改，将该增加的技术特征的等同特征全部予以放弃。”

在（2021）最高法知民终712号、（2021）最高法知民终836号民事判决书中，最高院强调了不适用“禁止反悔原则”的例外情形及考察内容：

“当裁判者对权利人作出的意见陈述予以明确否定，不予认可时，则不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔。由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当结合专利授权确权阶段的审查过程和审查员及专利申请人意见的具体语境，进行客观全面判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。”

（四）关于“禁止反悔原则”适用的司法裁判标准

通过对前述判例的梳理和研究，可以发现：最高院在案件中适用“禁止反悔原则”时，会综合考虑专利法侵权判定的基本规则和相关司法解释的规定，在裁判说理中进一步明确了前述司法解释的裁判标准，主要包括以下要点：（1）“相同侵权原则”阻却“禁止反悔原则”的适用；（2）判断技术方案是否被放弃时，应审查是否存在专利权人在授权过程中对技术特征予以限缩或放弃的事实，并考虑专利是否因此获得了授权；（3）专利权人作出的限缩性修改或陈述，若未获采纳或被明确否定，则不会对专利权保护范围起到限定作用。

1.“相同侵权原则”阻却“禁止反悔原则”的适用

在对发明和实用新型进行侵权判定时，应当先判断被诉侵权技术方案是否含有专利权利要求的全部技术特征，以确定是否构成相同侵权。如果被诉侵权技术方案已经构成相同侵权，则无需判断是否构成等同侵权，更无需考虑是否应当适用“禁止反悔原则”。

如在（2022）最高法知民终1041号案中，最高院认为，涉案专利权利要求1限定了笔芯组件的尾部“弹性连接”在主板的信号接收端，说明书中对应记载了“笔芯组件通过电线弯折连接在主板的接收端上”。此外，说明书进一步记载涉案专利的目的在于提供一种工作性能稳定的电容笔发射头。权利要求1中的“弹性连接”对应的是电线弯折连接所带来的弹性。因此，综合涉案专利授权文本，能够清晰明确得出实现权利要求1中“弹性连接”的对应部件系弯折的电线，与专利权人在涉案专利无效宣告程序陈述“弹性连接”的部件系弯折的电线一致，不涉及专利权人对技术方案的限缩或放弃，且被诉侵权产品同样具有电线弯折连接结构，也是通过弯折的电线连接笔芯组件的尾部和主板，具有弹性连接的技术效果，与权利要求1相应技术特征相同，不存在“禁止反悔原则”的适用前提。

2.判断技术方案是否被放弃时，应审查是否存在专利权人在授权过程中对技术特征予以限缩或放弃的事实，并考虑专利是否因此获得了授权

当专利的权利要求基于不超范围的修改或陈述最终获得了授权，并不会必然阻碍专利权人在后续的侵权诉讼中基于这些修改后的技术特征主张技术特征等同。对此，法院应当审查是否存在专利权人在授权过程中对技术特征予以限缩或放弃的事实，并考虑专利是否因此获得了授权。

如在(2021)最高法知民终1787号案中，在涉案专利的第一次实质审查程序中，专利权人通过主动修改的方式引入了“部分显示”的技术特征。然而，审查员指出该修改超范围。对此，专利权人作出解释：“说明书第7页第2段明确记载了‘按照词长优先、高频优先的原则排序，分页显示到候选框供用户挑选’，当候选项较多时，一屏不能完全显示出所有的候选项，此时本领域通常的做法是将其分页显示，一屏中显示部分候选项。因此权利要求1的相应修改没有超出原始说明书和权利要求书记载的范围”。之后，在针对第二次审查意见通知书的答复中，专利权人将该技术特征修改为“分页显示”，并最终获得了授权。基于这一系列事实，最高院认为，专利权人在专利申请过程中为达授权目的已经通过意见陈述明确指出“部分显示”意指分页显示，而非部分显示词组候选项，且专利权人通过修改明确放弃了“部分显示”的表述，将其对应修改为“分页显示”，因此，专利权人放弃了包含“部分显示”的技术方案，满足“禁止反悔原则”的适用条件。

又如在(2020)最高法知民终1577号案中，在涉案专利的实质审查程序中，专利权人根据审查意见对权利要求进行了修改，将申请公开文本中权利要求4的附加技术特征“所述两按摩板内侧分别连接有托盘，所述托盘与所述轴承组件转动连接”纳入权利要求1，并因此获得了专利授权。一审法院将此修改认定为对涉案专利的限缩性修改，认为权利人放弃了“按摩板与托盘一体成型”的技术方案，并据此适用了“禁止反悔原则”。专利权人对此提出上诉，主张其在修改过程中并未对按摩板与托盘的连接方式作任何限定，一审法院错误地适用了禁止反悔原则。针对专利权人的上诉主张，最高院认为，专利权人在修改中增加的技术特征已经明确记载在原说明书和权利要求书中，且在修改过程中并未对该增加技术特征作任何限定性陈述。因此，并不存在专利权人对该技术特征予以限缩或放弃的事实，不能仅因为权利要求1增加了技术特征，就认定专利权人放弃了该增加的技术特征的等同特征。基于以上分析，最高院支持了专利权人关于一审法院错误适用“禁止反悔原则”的上诉主张。

3.专利权人作出的限缩性修改或陈述，若未获采纳或被明确否定，则不会对专利权保护范围起到限定作用

专利权人在专利授权、确权程序中为获得授权或维持专利权有效所作的限缩性修改或陈述，若未获采纳或被明确否定，且专利权人并非因该修改或陈述而获得专利权或维持专利权有效的，该陈述就不会对专利权保护范围起到限定作用。

如在(2021)最高法知民终935号案中，在针对涉案专利权的无效宣告审查程序中，专利权人作出陈述：“由于卡块与卡沟的配合作用，涉案专利中的地刷安装方向与扫地机运行时的地刷旋转方向相同。”最高院对此认为，该陈述仅属于就卡块与卡沟的卡合连接关系所作的举例说明，专利权人并未陈述若安装方向与旋转方向相反即不属于卡合状态，或不属于涉案专利所要求保护的技术手段。同时，这一陈述并未在无效程序中得到采纳，专利权人并非基于此陈述得以维持涉案专利权有效。因此，专利权人在涉案专利的授权阶段和确权阶段陈述的上述内容，不构成对涉案专利保护范围的限缩，故“禁止反悔原则”在此情况下并不适用。

三、 “禁止反悔原则”与“等同侵权原则”之间地位与关系讨论

如上述的案例分析所述，在我国的司法实践中，“禁止反悔原则”通常被认为是对“等同侵权原则”的限制。而关于“禁止反悔原则”与“等同侵权原则”之间地位与关系的问题一直在业界存在讨论，并逐渐形成了两种不同的观点。一种观点认为，“禁止反悔原则”从属于“等同侵权原则”，即“禁止反悔原则”仅作为“等同侵权原则”的抗辩理由提出，由此造成的后果是，一旦某种产品或方法被认定构成相同侵权，就无法适用“禁止反悔原则”。另一种观点则认为，“禁止反悔原则”具有独立性，与“等同侵权原则”一样具有判断专利权保护范围的功能，两者的区别仅在于，“禁止反悔原则”是通过限缩行为判断不属于权利保护范围的技术方案，而“等同侵权原则”则用来判断能否通过扩大解释将涉案技术方案纳入到权利要求保护范围之内。

在实践中，若相同侵权成立便不会再进入“禁止反悔原则”的讨论，因此以上两种观点的差异目前对于案件的审理结果并无实质性影响。笔者认为，在专利契约论的视角下，专利权可被视为代表社会公众的国家专利授权机关与专利权人就权利保护范围协商一致后达成的一份契约，专利权人由此将技术方案向社会公开以换取国家所授予的一定期限内的排他垄断权。在这一过程中，专利权人为获得专利授权而对权利保护范围所作的限缩可被视为放弃部分权利的承诺，若其重新主张已放弃之权利，本质上是对契约精神的违背，亦是对诚实信用原则的背离。因此，为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过设置“禁止反悔原则”防止专利权人‘两头得利’情形的发生。因此根据“禁止反悔原则”的法理，如在专利侵权诉讼中允许单独适用禁止反悔原则，能够更有利于引导权利人诚信诉讼，在追求自己利益的同时不损害他人和社会利益。这对于法院准确合理界定专利权保护范围，实现专利权人与社会公众之间的利益平衡也具有非常积极的意义。[1]

四、结语

目前的司法解释构筑了“禁止反悔原则”的基本框架，但各地法院对“禁止反悔原则”的适用仍然存在一些分歧和疑义。例如，对于“禁止反悔原则”的适用对象，即“通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案”，各地法院有着较为统一的理解，但是对于“放弃的技术方案”的具体范围这一问题，综合前文所述各判例裁判结果可知，不同法院有着不同的判断标准。

自“禁止反悔原则”的相关规定施行至今已经历了将近十五年，“禁止反悔原则”的司法实践已经相当丰富，在司法实践中也发现了初次立法时未考虑到的立法漏洞。在这种情况下，仅针对“禁止反悔原则”适用的例外情形作出原则性规定不足以适应司法实践的发展，如何对现行的司法解释进行修改完善，以建立更为统一的裁判标准，值得进一步探讨。

尽管配套规范仍有待完善，在诉讼实务中仍然可以通过参考最高院在前述一系列生效裁判文书中展现的裁判观点，回归到专利法的基本规则及立法本意中去，更为准确地主张适用禁止反悔原则。

[1] 宋健，张晓阳：《关于专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的几个问题》，载《法律适用(司法案例)》2018年第8期。

（本文感谢实习生吴泠宣、张珂作出的贡献）