隆诺视界 | 司法跟踪:最高法院明确发明人署名权纠纷中“发明创造的实质性特点”的认定......

学术   2024-09-11 15:20   上海  


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跟踪期间:2024年8月28日~2024年9月11日

本期案例:4个



2024年第21期(总第167期)

编号:LN-SFGZ-20240911

单位:隆诺律师事务所

编者:汪玉蓉、张斯羽、周子琪、王珏磷



  专 · 利  
专利民事纠纷

最高人民法院


意大利某机械股份公司诉山东某工程机械公司专利侵权案


案号:(2022)最高法知民终2021号

上诉人(一审原告):意大利某机械股份公司

被上诉人(一审被告):山东某工程机械有限公司

案由:侵害发明专利权纠纷


案情简介


意大利某机械股份公司(以下简称意大利机械公司)是专利号为02829511.0、名称为“用于破碎并筛分石头的铲斗”的发明专利的权利人。意大利机械公司认为,山东某工程机械有限公司(以下简称山东机械公司)在“爱采购”“搜了网”“材料网”上发布的产品照片内容与专利产品相同,除标注数量、售价等信息外,还标注了山东某工程机械公司的商标,产地显示为山东济宁,同时还标注有产品的工作原理。意大利某机械股份公司比对后发现上述电商平台上许诺销售的山东某工程机械公司产品的工作原理与涉案专利权利要求1相同,部分照片所显示的产品上还标注有意大利某机械股份公司的商标,遂起诉至山东省济南市中级人民法院(以下简称济南中院),请求判令山东机械公司停止制造、销售、许诺销售侵权产品的行为,并赔偿经济损失500万元、维权合理开支27.35万元。山东某工程机械公司确认电商平台上的照片系专利产品照片,并称照片来源于互联网;工作原理来源于该公司购买两台专利产品时获得的产品说明书内容;电商平台上关于山东某工程机械公司产品的商标、产地、数量的信息都是该公司为了销售产品杜撰而来,均不真实,该公司实际上并无制造、销售所展示产品的行为。


济南中院经审理认为,仅凭山东某工程机械公司在电商平台上发布的信息不足以认定该公司存在制造、销售行为;虽有许诺销售行为,但因山东某工程机械公司曾购买过两台专利产品,则网页上发布的工作原理并不一定是指被诉侵权产品的工作原理,而有可能是指专利产品的工作原理,所以无法认定山东某工程机械公司在电商平台上许诺销售的产品的技术方案落入涉案专利权的保护范围。济南中院据此判决驳回原告意大利机械公司全部诉讼请求。


意大利机械公司不服一审判决,上诉至最高人民法院。本案二审中,意大利机械公司改为请求山东机械公司赔偿经济损失90万元,山东机械公司则提交证据拟证明其曾从意大利机械公司购买两台专利产品,其在各网站上发布的产品照片、技术原理系指向专利产品,而非被诉侵权产品,因此不构成侵权。最高人民法院认定,被诉侵权产品的销售网页中,均在被诉侵权产品旁边展示了专利产品,且工作原理来源于专利产品说明书,与涉案专利技术方案一致。结合销售网页上显示的品牌、产地、价格、型号、数量等信息,足以认定山东机械公司作出了销售网页图片所展示产品的意思表示,构成对该产品的许诺销售行为。山东机械公司辩称其上述许诺销售行为的对象是其曾实际购买的两台专利产品,所以上述许诺销售行为不构成侵权。对此,最高人民法院认为,上述主张与被诉侵权产品销售网页中标注的产品信息相矛盾,不能成立。综合考虑山东机械公司在多个电商平台上许诺销售上述五款被诉侵权产品,以及销售网页中关于产地、数量的记载,网页图片显示陈列有数台被诉侵权产品等因素,再结合网页中标注的“厂家直销”“电联定制”等内容,以及山东机械公司未能举证说明其许诺销售的被诉侵权产品来源情况等事实,最高人民法院合理推定山东机械公司存在制造上述被诉侵权产品的行为。此外,山东机械公司辩称其在电商平台上就被诉侵权产品所标注的信息虚假,仅是出于宣传产品目的而编造的主张,明显违反了《电子商务法》的规定,不能成为其面临专利侵权主张上逃避法律责任的借口,不予支持。最高法院综合考虑山东机械公司的侵权行为类型包括制造和许诺销售、估算的侵权获利远超90万元、曾购买过两台专利产品显示明知涉案专利技术方案内容、面对侵权主张时试图以网上信息虚假、均系编造为由逃避法律责任等情形,认定其情节恶劣,据此判决撤销一审判决,并全额支持意大利机械公司主张的90万元赔偿请求。


裁判规则


1.人民法院可以综合考虑被诉侵权人在电商平台上展示的产品销售链接中关于产品型号、产地、数量的标注以及“厂家直销”等描述,合理推定被诉侵权产品由其制造。

2.涉电商平台的侵害专利权案件中,被告称被诉侵权产品在电商平台所标注的信息虚假,仅是出于宣传产品目的而编造,主张不存在实际侵权行为的,不予支持。被告试图以标注信息虚假、均系编造为由逃避法律责任的,可作为认定被告侵权行为情节恶劣的考虑因素。


最高人民法院


某药业公司与郭某某/周某某侵害发明专利权纠纷案


案号:(2023)最高法知民终2911、2912号

上诉人(一审原告):某药业公司

被上诉人(一审被告):郭某某/周某某

案由:发明创造发明人署名权纠纷


案情简介


某药业公司是专利号为20211065****.0、名称为“****疾病中的用途”的发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人。郭某某、周某某主张其对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献,应当被列为涉案专利的发明人,分别起诉至江苏省苏州市中级人民法院(以下简称苏州中院),请求判令某药业公司将郭某某/周某某列为涉案专利的发明人,并赔礼道歉等。


苏州中院经审理认为,就涉案专利的研发过程而言,郭某某、周某某全流程参与了涉案专利的研发和试验,包括提出了涉案专利的技术构思与初步设计方案、参与了涉案专利技术方案的可行性论证、参与了涉案专利技术方案实施的修正与完善。就涉案专利的实质性特点及创造性贡献而言,涉案专利的实质性特点包含式****化合物可以用于治疗****疾病,某药业公司未能证明涉案专利的实质性特点与郭某某、周某某提出的技术构思存在实质性差异。苏州中院据此判决确认郭某某/周某某为涉案专利的发明人,并判决某药业公司刊登郭某某/周某某为涉案专利发明人的声明以消除影响。


某药业公司不服一审判决,上诉至最高人民法院。在上诉中,某药业公司提交了涉案专利的审查档案及国家知识产权局专利检索咨询中心于2024年2月4日出具的《技术文献分析咨询报告》及所附10篇文献原文和翻译件等证据,主张“式****化合物可以用于治疗****疾病”在涉案专利申请前已经被公开,相关技术方案在审查中被国家知识产权局认为不具有新颖性因而被删除,故涉案专利的实质性特点不应包含“式****化合物可以用于治疗****疾病”;进而在郭某某、周某某未对涉案专利授权技术方案作出创造性贡献的情况下,不应认定郭某某、周某某为涉案专利的发明人。


最高人民法院经审理认为,发明人署名权纠纷所涉“发明创造的实质性特点”并不当然等同于在专利授权确权阶段创造性审查中的“实质性特点”。专利授权、确权行政程序中,审查员在评价特定权利要求的新颖性、创造性时作出的有关认定,是以特定的现有技术为参照的,可以在认定发明人身份时作为重要参考因素,但不能仅仅以此为据,否定特定的发明人对于专利技术方案所作出的实质性贡献。一般而言,对专利技术方案的创造性作出实质贡献的人,当然是发明人,但不能说,发明人仅限于对专利技术方案区别于对比文件的技术特征作出实质贡献的人。发明人在发现技术问题的基础上形成发明构思同样需要付出艰辛的努力和创造性的劳动,如果技术问题的发现以及发明构思的提出在研发活动中起到关键作用,对此作出创造性贡献的,一般也可主张被列为发明创造的发明人。综合考虑全案证据,正是在郭某某、周某某首先提出的发明构思的基础上,后续的临床研究才有了基础,形成涉案专利整体技术方案。最高人民法院据此判决驳回上诉维持原判。


裁判规则


发明人署名权纠纷所涉“发明创造的实质性特点”并不等同于在专利授权确权阶段创造性审查中的实质性特点。若在研发活动中发明人对技术问题的发现以及发明构思的提出作出了创造性贡献,即便未对专利技术方案区别于对比文件的技术特征作出实质贡献,也可主张被列为发明创造的发明人。


  商 · 标  
商标民事纠纷

上海市浦东新区人民法院


伟匠公司与必维公司商标侵权及不正当竞争纠纷案


案号:(2023)沪0115民初65439号

原告:上海伟匠机器人科技有限公司、吉林省伟匠机器人科技有限公司

被告:必维质量技术服务(上海)有限公司

案由:侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷


案情简介


上海伟匠机器人科技有限公司、吉林省伟匠机器人科技有限公司(以下统称伟匠公司)是核定使用在第7类工业机器人等商品上的“伟匠”“WESTRONG”注册商标(以下统称涉案商标)的商标权人。伟匠公司认为,必维质量技术服务(上海)有限公司(以下简称必维公司)未经其授权,将伟匠公司所有的“BQ1200型机器人”(以下统称涉案产品)拆卸部分组件并移除其上印有的涉案商标后,作为自己的产品在展会上进行展示,通过现场活动、现场直播、分发宣传彩页形式公开推广和对外宣传,构成反向假冒商标侵权;将他人生产的商品谎称为自家产品,违背诚信原则和商业道德,主观上具有明显恶意,属于不正当竞争行为。伟匠公司遂起诉至上海市浦东新区人民法院(以下简称浦东法院),请求判令必维公司停止侵权、赔礼道歉并赔偿经济损失1元。


必维公司答辩称涉案产品是经由分包商向伟匠公司采购而得,伟匠公司的商标权已用尽,并且经分包商改造后涉案产品的外形及主要功能均已发生变化,其实质上已经形成一个新的产品,涉案商标已无法与经改造后的涉案产品建立完整的联系,故不构成商标侵权;涉案产品是必维公司检验检测项目的辅助工具设备而非对外销售的产品,不存在虚假宣传,未实施不正当竞争行为。


浦东法院经审理认为,首先,对《商标法》第五十七条中更换商标的理解,不应机械限定为去标后贴标。本案中涉案产品在交付后被拆卸了部分组件,相应贴附于组件上和产品主体上的商标亦被去除。去标改造后的涉案产品虽未物理贴附必维公司的标识,但无论在展位还是宣传手册上,都将去标后的产品与必维公司名称及其所提供的服务进行关联,属于商标性使用,已达到更换商标的效果。其次,必维公司违背伟匠公司作为商标权人的意愿对涉案产品进行改装去标且未披露相应信息,损害了商标功能的正常发挥和消费者的知情权,不属于商标权用尽规制的范畴,不构成合理使用。再次,涉案产品改装前后在基本结构和功能、服务领域以及客户群体具有重叠性,仍具有密切关联性。必维公司将改装去标后的产品作为其提供检测服务的工具对外宣传,将原属于伟匠公司的良好品质产品所能在相关公众中累积于商标之上的信誉,通过更换标识而转化为自身从事光伏板检测服务类商业经营活动的助力,掩盖了商品真实来源,挤占了伟匠公司进一步拓展市场的空间,也使消费者对商品来源产生误认,属于《商标法》第五十七条第(五)项中的“投入市场”行为。因此,必维公司的行为构成反向假冒商标侵权,且不再适用反不正当竞争进行重复保护。浦东法院据此判决必维公司停止侵权并赔偿伟匠公司经济损失1元。


裁判规则


1.关于商标反向假冒行为的更换商标行为要件,不应机械限定为去标后贴标,还包括将去标改造后的产品与行为人的商业经营活动产生关联的行为。

2. 《商标法》第五十七条第(五)项中的“投入市场”行为不等同于“销售”,若产品去标后使得行为人将原属于权利人良好品质产品所能在相关公众中累积于商标上的信誉,通过更换标识而转化为自身商业经营活动的助力,掩盖商品真实来源、挤占权利人市场空间,使消费者对商品来源产生误认的,应属投入市场的行为。


 不···· 

上海知识产权法院


尔广公司与再高公司等仿冒、虚假宣传和商业诋毁纠纷案


案号:(2020)沪73民终444号

上诉人(一审被告):王某、上海再高餐饮管理有限公司、美亚投资控股有限公司

被上诉人(一审原告):上海尔广餐饮管理有限公司

案由:仿冒、虚假宣传和商业诋毁纠纷案


案情简介


上海尔广餐饮管理有限公司(以下简称尔广公司)经营餐饮企业管理、餐饮服务等,其法定代表人为潘南云。尔广公司经过潘国仙和潘南云共同授权获得“耳光馄饨”有关的无形资产及其衍生权利,包括但不限于商业标识权(包装、装潢)、商品名称权。潘国仙与其弟潘南云自1997年起在上海市黄浦区肇周路XXX号经营馄饨店铺,起名为“耳光馄饨”,店名来源于潘国仙家乡形容东西好吃的一种说法,即打耳光都不肯放手。经过长期经营,“耳光馄饨”在上海本地具有了一定知名度,多次获得了博主、明星、大V以及有关媒体的报道和推荐。美亚投资控股有限公司(以下简称美亚公司)成立于2008年4月15日,王某于2015年7月27日作为唯一投资人受让美亚公司全部股权并继任公司董事。上海再高餐饮管理有限公司(以下简称再高公司)成立于2016年8月2日,经营范围包括餐饮企业管理等。2018年1月16日至2020年9月9日期间,王某担任再高公司股东、法定代表人。美亚公司自2012年10月29日起,申请注册了多枚与“耳光”有关的商标(以下简称系列抗辩商标),并授权再高公司独家使用。再高公司在上海以及周边地区开设并授权加盟多家耳光馄饨店铺。进一步,再高公司在其网站宣称“耳光馄饨”来源于杜月笙16岁穷困时因付不起一碗馄饨钱而被老板打了一个耳光,后杜月笙发达后将该馄饨店买下,取名“耳光馄饨”;“耳光馄饨”经美亚公司重新收购与包装后,由再高公司在国内独占使用。再高公司在其网站还发布《郑重审明》(再高公司原文如此),表示目前市场上出现了假冒的‘耳光馄饨’店和品牌加盟商,并表示“‘耳光馄饨’的授权门店内,均摆放或张贴由我司颁发的授权证书”凡是“未经授权”均为“山寨和仿冒门店”。再高公司创始人在接受某媒体专访时,当被问及关于肇周路耳光馄饨的看法,其表示“外面仿冒的人也很多”“跟民国期间的耳光馄饨没什么关系”、“山寨店”等。尔广公司认为王某、再高公司、美亚公司的上述行为构成仿冒、虚假宣传和商业诋毁,起诉至上海市徐汇区人民法院(以下简称徐汇法院),要求三被告立即停止上述行为、消除影响,并赔偿经济损失和合理支出。


徐汇法院认为,在系列抗辩商标申请日前,潘国仙、潘南云对“耳光馄饨”的经营行为使得该标识与其经营行为之间建立了稳定的联系,并积累了良好的商誉,“耳光馄饨”构成有一定影响的商品和服务名称。尔广公司经受让取得关于“耳光馄饨”的竞争权益,其有权提起诉讼。美亚公司申请注册与“耳光馄饨”相同或者近似的标识并授权再高公司使用,通过掩饰包装、商业粉饰等一系列手法刻意模糊、扭曲“耳光馄饨”原本的指向对象而将之嫁接于己身,造成诸多消费者误认、混淆,甚至部分消费者将再高公司及其所授权店铺的“负面评价”指向“肇周路耳光馄饨”。美亚公司以及王某时任法定代表人的上海记盛餐饮管理有限公司(以下简称记盛公司)曾因仿冒和商业诋毁被(2009)沪二中民五(知)初字第146号(以下简称盛记一品案)判决停止侵权,本案与盛记一品案侵权手法类似,美亚公司、再高公司恶意明显,两公司构成仿冒的不正当竞争行为;而由于单一的股权结构,王某不仅在美亚公司的决策中体现了其个人意志,同时王某在主导全部仿冒实施过程中发挥着协调美亚公司与再高公司的核心作用,其应与再高公司、美亚公司一并承担仿冒法律责任。再高公司官网中关于“耳光馄饨”源于杜月笙轶事、后经美亚公司重新收购与包装后打造并由再高餐饮500万独家购买其国内独占使用权的说法缺乏真实来源,可能造成普通消费者的误解、将其视为正宗来源,其行为构成虚假宣传。再高公司在《郑重审明》中自诩为“耳光馄饨”品牌独家使用者,并多次使用“假冒的‘耳光馄饨’店”、“发布诈骗活动信息”等表述,虽未直接提及尔广公司,但考虑到双方的竞争地位以及潘国仙、潘南云及尔广公司在实体店铺经营中大量使用“耳光馄饨”之现状,普通公众并非无法识别、分辨《郑重审明》的所指对象;再高公司的创始人在专访中谈及的“打擦边球的企业和个人”、“山寨店”、 “就餐环境脏、乱、差”则明确指向肇州(周)路耳光馄饨,再高公司的上述行为构成商业诋毁。故徐汇法院判令三被告立即停止上述侵权行为、消除影响,并赔偿经济损失和合理开支共计200万元。


三被告不服,以王某不应承担仿冒民事责任等为由上诉至上海知识产权法院(以下简称上海知产法院)。上海知产法院认为,王某长期在上海从事餐饮经营活动,应当知道“耳光馄饨”是他人在先使用有一定影响的标识;加上再高公司、美亚公司在本案中所实施的不正当竞争行为与“盛记一品”案件中记盛公司、美亚公司等所实施的不正当竞争行为如出一辙,可以表明王某主观上有侵权故意。王某作为再高公司的控股股东及法定代表人、美亚公司的唯一股东,其对再高公司、美亚公司实施的涉案行为系不正当竞争行为,不但在主观上明知,而且在行动上积极参与实施。故其与美亚公司、再高公司构成共同侵权。据此,上海知产法院判决驳回三被告的上诉,维持一审判决。


裁判规则


法人的法定代表人或者主要负责人明知法人实施的行为是侵权行为,且该法定代表人或者主要负责人自身积极参与侵权行为的实施的,可认定该法定代表人或者主要负责人与法人共同实施了侵权行为,应与法人承担连带责任。


编者:



汪玉蓉

律师助理


北京隆诺律师事务所

张斯羽

律师助理


北京隆诺律师事务所

周子琪

律师助理


北京隆诺律师事务所

王珏磷

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责任编辑:刘雅婷 


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