隆诺视界 | 司法跟踪:最高法院明确经营者具有相关市场支配地位的知识产权考量因素......

学术   2024-08-28 16:59   上海  


“中国知识产权审判动态跟踪”是北京隆诺律师事务所为适应我国知识产权法律服务需求、打造专业化律师团队而推出的全新栏目。我们从2020年起,对最高人民法院及其知识产权法庭等全国主要知识产权审判机构作出的典型裁判进行定期跟踪和发布,帮助企业及时了解中国知识产权司法审判动向,并以我们精专的案例分析解读,助力企业创新驱动发展。

跟踪期间:2024年8月15日~2024年8月28日

本期案例:9个



2024年第20期(总第166期)

编号:LN-SFGZ-20240828

单位:隆诺律师事务所

编者:张斯羽、周子琪、王珏磷、刘婧、汪玉蓉



  专 · 利  
专利民事纠纷

最高人民法院


金华某文体公司与某家庭制品公司等侵害发明专利权纠纷案


案号:(2021)最高法知民终2301号

上诉人(一审被告):金华某文体用品有限公司

被上诉人(一审原告):某家庭制品有限公司

被上诉人(一审被告):广州市某贸易有限公司、浙江某工贸有限公司

被上诉人(一审第三人):永康市某工贸有限公司

案由:侵害发明专利权纠纷


案情简介


某家庭制品有限公司(以下简称某家庭制品公司)是专利号201510147960.5、名称为“饮料用容器的栓体”发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人。某家庭制品公司发现,金华某文体用品公司(以下简称金华文体公司)在其开设的京东店铺“潮狗保温杯专营店”中销售的一款“迪士尼”保温杯产品(以下简称涉案侵权产品)侵犯涉案专利权,并且发现涉案产品的包装、合格证、说明书上均显示有被许可方为广州市某贸易公司(以下简称广州贸易公司)、制造商为浙江某工贸有限公司(以下简称浙江工贸公司),遂将以上三公司以侵犯涉案专利权为由诉至杭州市中级人民法院(以下简称杭州中院),要求三被告立即停止生产、销售、许诺销售涉案侵权产品并赔偿经济损失和合理费用。金华文体公司主张涉案侵权产品系向永康市某工贸公司(以下简称永康工贸公司)采购,故杭州中院根据金华文体公司的申请,追加永康工贸公司为第三人参加诉讼。


杭州中院认为,虽然涉案侵权产品多处标注广州贸易公司系被许可方、制造商为浙江工贸公司,但涉案侵权产品的实际生产商为永康工贸公司,故两公司并未制造涉案侵权产品。现有证据仅能证明金华文体公司向第三方定制“杯体”,而涉案专利的技术方案仅涉及杯盖,故无法证明金华文体公司实施了“制造”被诉侵权产品的行为。但金华文体公司当庭确认其在京东店铺内销售涉案侵权产品,则其销售、许诺销售落入专利权保护范围的涉案侵权产品的行为构成侵权,且现有证据不足以认定涉案侵权产品具有合法来源,故杭州中院判决金华文体公司立即停止侵权,并部分支持了家庭制品公司的赔偿和合理费用主张。


金华文体公司不服一审判决,以涉案侵权产品具有合法来源、广州贸易公司和浙江工贸公司均为涉案产品的生产者应承担损害赔偿为由,上诉至最高人民法院。最高人民法院认为,被诉侵权产品的外包装、产品合格证、说明书上均明确标注广州贸易公司、浙江工贸公司分别为被许可方及制造商。广州贸易公司对涉案侵权产品进行了品牌授权,并在授权书中自认金华文体公司销售的产品为“我司迪士尼产品”。同时,广州贸易公司、浙江工贸公司对涉案侵权产品的外观、图案进行审核并提供防伪标识,两公司实施了专利法意义上的制造行为。金华文体公司一方面从广州贸易公司、浙江工贸公司处取得“迪士尼”商标授权,另一方面联系永康工贸公司制造杯子,并且对永康工贸公司选定的产品样式进行确认,其在被诉侵权产品的制造、销售的整个链条中具有中枢地位并起到组织作用,应当认定其为被诉侵权产品的制造者,故其不适用合法来源抗辩。最高人民法院据此认为,金华文体公司、广州贸易公司、浙江工贸公司、永康工贸公司构成共同侵权,遂撤销一审判决,改判金华文体公司、广州贸易公司、浙江工贸公司对损害赔偿和合理费用承担连带责任。


裁判规则


1.若被诉侵权产品上标注的经营主体信息、注册商标等真实且指向明确,在没有相反证据的情况下,应根据被诉侵权产品上的标注情况确定产品的制造者。

2.专利法意义上的制造行为并不以物理意义上的制造行为为限。通过组织生产资源、协调上下游生产环节、审核确定产品技术方案、限定防伪标签数量等方式对被诉侵权产品的制造进行控制、协调、组织的行为同样构成专利法意义上的制造行为。


最高人民法院


美国某公司与岳阳某生物科技公司等侵害专利权纠纷案


案号:(2021)最高法知民终2480号

上诉人(一审原告):美国某公司

上诉人(一审被告):岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司

案由:侵害发明专利权纠纷


案情简介


日本某株式会社是专利号为200480036105.7、名称为“内切葡聚糖酶STCE和含有内切葡聚糖酶的纤维素酶配制品”的发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人。日本某株式会社与美国某公司签有《DNA序列许可协议》,授予美国某公司专利的排他许可权以及相关诉权。美国某公司认为,岳阳某生物科技公司未经专利权人许可进行许诺销售、销售纤维素酶GC-66、GC-99、LS-68、LS-98(以下简称被诉侵权产品),宜昌某药业公司未经专利权人许可进行许诺销售、销售、使用、制造被诉侵权产品,侵害了涉案专利权。美国某公司遂起诉至上海知识产权法院(以下简称上海知产法院),请求岳阳某生物科技公司及宜昌某药业公司停止侵权行为,请求岳阳某生物科技公司及宜昌某药业公司共同赔偿经济损失1850万元、为制止侵权行为支出的合理费用150万元。


上海知产法院经审理认为,被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1、11所对应的全部技术特征,落入涉案专利的保护范围。关于损害赔偿额,《DNA序列许可协议》关于涉案专利许可使用费是以被许可方净销售额的2.0%计算,结合涉案专利的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质等因素,酌情确定按《DNA序列许可协议》约定的2.0%的3倍计算赔偿数额。关于销售数额的计算,则按前述确定的计算方式,即以宜昌某药业公司自认的其于2017年1月至2017年11月期间销售被诉侵权产品的数额(扣除销售税金及附加)的2倍为基数计算其于上述期间的月均销售额,并以上述月均销售额进一步推算其于侵权行为持续时间销售被诉侵权产品的总数额。关于惩罚性赔偿,在案证据表明,岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司在美国某公司起诉后仍继续实施侵权行为,侵权主观故意明显;同时,宜昌某药业公司、岳阳某生物科技公司自认的仅2017年的被诉侵权产品的销售收入就已分别达到约1400万元、2000万元,销售规模巨大,且侵权行为持续时间已近5年,因此,可以认定岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司存在故意侵害他人专利权的行为且情节严重,应适用惩罚性赔偿。关于惩罚性赔偿的计算,考虑到民法典自2021年1月1日起施行,对于法律施行前的行为一般不适用惩罚性赔偿,故本案的赔偿数额酌情以宜昌某药业公司应承担的2021年1月至3月的赔偿数额的5倍确定惩罚性赔偿数额。关于合法来源抗辩,岳阳某生物科技公司自2017年11月收到本案起诉状后就知道被诉侵权产品涉嫌侵权,因此,岳阳某生物科技公司主张的合法来源抗辩仅能适用于其收到本案起诉状前的销售行为,而不能及于其收到本案起诉状后销售被诉侵权产品的行为。上海知产法院据此判决宜昌某药业公司赔偿美国某公司经济损失人民币1000万元及合理开支人民币100万元,岳阳某生物科技公司对前述赔偿金额在人民币750万元范围内承担连带责任;鉴定费人民币459159元,由被告岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司共同负担。


美国某公司、岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司均不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。二审过程中,根据美国某公司的申请,最高人民法院责令宜昌某药业公司、岳阳某生物科技公司向本院提交2016年5月至2021年3月期间涉嫌侵害涉案专利权的中性纤维素酶(包括但不限于GC-66、GC-99、LS-68、LS-98型号)对应的销售合同、销售记录、账簿、记账原始凭证。最高人民法院经审理认为,关于被告的主观意思联络,经由岳阳某生物科技公司销售的被诉侵权产品,通常均由岳阳某生物科技公司指示宜昌某药业公司发货,发货数量、产品标签、是否附《成品检验报告书》等事项均由宜昌某药业公司根据岳阳某生物科技公司的要求完成,且岳阳某生物科技公司二审中亦认可其技术服务人员众多,全面销售宜昌某药业公司的产品,可见双方彼此明知被诉侵权产品的生产经营情况,且密切深度合作。关于客观行为,岳阳某生物科技公司与宜昌某药业公司客观上形成了深度分工合作的关系,岳阳某生物科技公司主导组织营销,宜昌某药业公司则负责生产,两被告并未提交其他证明双方之间形成购销关系的证据。此外,双方还共同实施了许诺销售的行为。而且,岳阳某生物科技公司对外销售被诉侵权产品的价格与宜昌某药业公司向岳阳某生物科技公司供货的价格差距明显,结合双方的合作模式,岳阳某生物科技公司的获利不能仅归因于其销售行为。宜昌某药业公司提交的财务账册体现的销售数据表明,其中被诉侵权产品90%以上的销售均通过岳阳某生物科技公司实现,可见,岳阳某生物科技公司的行为对于美国某公司的损失起到关键作用。因此,综上各因素应认定岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司实施了共同侵权行为。关于损害赔偿的计算,根据二审查明的在案证据,仅以岳阳某生物科技公司因侵权产品获得的营业利润为基础计算,其侵权获利就已超出权利人主张的经济损失数额,最高人民法院据此判决岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司共同赔偿美国某公司经济损失1850万元。另外,综合考虑外国某公司关于在案维权合理开支的证据,以及岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司在诉讼过程中多次作出不一致的陈述,其中部分属于虚假陈述,客观上增加了美国某公司的诉讼代理人在诉讼中的工作量,最高人民法院改判全额支持外国某公司主张的150万元维权合理开支。


裁判规则


当被诉侵权人在销售被诉侵权产品的同时,在产品的制造、销售中起到组织、主导的作用时,不能简单将其认定为单纯的产品销售者,根据案件情况与被诉侵权人在侵权行为中的地位可以认定其与产品制造者构成共同侵权。


最高人民法院


某公司与某株式会社确认是否落入专利权保护范围纠纷案


案号:(2023)最高法知民终4号

上诉人(一审被告):某药业有限公司

被上诉人(一审原告):某制药株式会社

案由:确认是否落入专利权保护范围纠纷


案情简介


某制药株式会社(以下简称某株式会社)是专利号为201180056716.8、名称为“被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物的前药”发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人。涉案专利对应的原研药的商品名为速福达(Xofluza),通用名为玛巴洛沙韦片。某株式会社于2021年6月21日针对涉案专利在专利信息登记平台进行了信息登记,上述登记信息于6月28日在专利信息登记平台公开。期间,6月23日,某药业有限公司(以下简称某公司)向国家药品监督管理局提出化学4类仿制药“玛巴洛沙韦片”的注册申请(以下简称被诉申请),但在登记平台未对涉案专利作专利声明。国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称药品审评中心)于6月30日受理了被诉申请。对此,某株式会社于同年7月14日向某公司发送了《专利告知函》,明确告知某公司其申请注册的涉案仿制药落入涉案专利权的保护范围,希望某公司承诺在涉案专利权保护期内不寻求涉案仿制药上市,否则将视其认为涉案仿制药未落入涉案专利权的保护范围。某公司未对该告知函给予任何回复。


某株式会社因此向北京知识产权法院(以下简称北京知产法院)提起诉讼,请求确认某公司申请注册的涉案仿制药落入某株式会社涉案专利权的保护范围。某公司抗辩称其提交仿制药上市许可申请的行为发生在药品专利纠纷实施办法施行前,本案不应适用药品专利纠纷实施办法;即使适用药品专利纠纷实施办法,某公司提交涉案仿制药注册申请时,专利信息登记平台也没有相关专利信息,无法作出四类声明,而在某公司未作出四类声明的情况下,本案不符合起诉条件,应予驳回某株式会社的起诉。


北京知产法院经审理认为,将四类声明规定为起诉条件之一的药品专利纠纷司法解释的施行时间(2021年7月5日)同样晚于申请时间,故有关四类声明的规定同样不能直接适用于涉案专利的专利权人。基于此,某株式会社在提起诉讼时并未提交专利信息登记平台中所载四类声明并不当然导致驳回起诉这一法律后果。对于被诉申请,一类声明的适用前提为专利信息登记平台中并无相应专利登记,但涉案专利已于2021年6月21日在专利信息登记平台登记,某株式会社并不存在懈怠情形,不能仅因涉案专利信息的公开时间晚于涉案仿制药申请日即当然认为本案属于一类声明的情形。在本案不满足一类声明、二类声明的情况下,某公司又拒绝承诺在相应专利权有效期届满之前所申请的仿制药暂不上市,亦不属于三类声明的情形。鉴于仿制药申请人可选择的声明类型仅包括四种,在本案并不属于前述三种声明的情况下,本案应被视为四类声明的情形,故某公司有关应驳回某株式会社起诉的主张不能成立。在此基础上,因某公司认可涉案仿制药落入涉案专利权利要求1-9的保护范围,北京知产法院据此判决确认被诉申请的技术方案落入涉案发明专利权利要求1-9的保护范围。


某药业有限公司不服一审判决,上诉至最高人民法院。最高人民法院经审理认为,在没有特别规定的情况下,应以法律的施行时间作为具体条款的施行时间,在专利法第七十六条第一款规定已经赋予当事人诉权的情况下,具体衔接办法是否制定并施行,不应影响当事人的诉权。因此,对于专利法施行之后,药品专利纠纷实施办法施行之前申请注册的仿制药,当事人可以依据专利法第七十六条第一款的规定提起诉讼,而不以药品专利纠纷实施办法的施行及其规定的相关条件具备为前提。由于该种情形下仿制药申请人并无针对被仿制药相关专利作出声明的法定义务,故在具体适用法律判断提起诉讼的条件时,不宜引入“四类声明”的概念。在仿制药申请人声明机制尚未建立的情况下,专利权人或者利害关系人依据专利法第七十六条第一款对该类纠纷提起诉讼,无需以仿制药申请人的意思表示为前提。本案中,涉案专利权处于有效状态,某株式会社作为涉案专利的专利权人,在涉案仿制药审评审批过程中提起诉讼,请求确认涉案仿制药技术方案落入涉案专利权保护范围,符合专利法第七十六条第一款及民事诉讼法第一百二十二条规定的条件规定的起诉条件。在确认某株式会社提起的本案诉讼符合起诉条件的前提下,因某公司认可涉案仿制药落入涉案专利权利要求1-9的保护范围,亦未提出其他抗辩理由,故一审判决确认涉案仿制药落入涉案专利权利要求1-9的保护范围,并无不当。最高人民法院据此驳回上诉,维持原判。


裁判规则


1.对于专利法施行之后,药品专利纠纷实施办法施行之前申请注册的仿制药,专利权人或者利害关系人依据专利法第七十六条第一款对该类纠纷提起诉讼,无需以仿制药申请人的意思表示为前提。

2.在没有特别规定的情况下,法律具体条款的施行时间应以法律的施行时间为准,原则上其具体衔接办法是否制定并施行不应影响法律的施行时间。


最高人民法院


某新加坡私人公司与某新材料公司等侵害发明专利权纠纷案


案号:(2022)最高法知民终2898号

上诉人(一审原告):某农业新加坡私人有限公司

上诉人(一审被告):新乡市某新材料科技有限公司

被上诉人(一审被告):河南某化工有限公司、宿迁某医药化工有限公司、王某某

案由:侵害发明专利权纠纷


案情简介


某农业新加坡私人有限公司(以下简称某新加坡私人公司)是专利号为02815924.1、名称为“杀节肢动物的邻氨基苯甲酰胺”发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人之一。某新加坡私人公司发现,河南某化工有限公司(以下简称某化工公司)制造、宿迁某医药化工有限公司(以下简称某医药公司)许诺销售、销售以及新乡市某新材料科技有限公司(以下简称某新材料公司)制造、销售、许诺销售受涉案专利保护的化合物产品(以下简称被诉侵权产品),王某某(以下与某化工公司及某医药公司、某新材料公司并称四被告)为某化工公司和某新材料公司销售和帮助销售被诉侵权产品,涉嫌侵害涉案专利权。某新加坡私人公司遂起诉至河南省郑州市中级人民法院(以下简称郑州中院),请求判令四被告停止侵权,连带赔偿某新加坡私人公司损失和维权合理开支共计1100万元等。


郑州中院经审理认为,被诉侵权产品与涉案专利权利要求19保护的分子式相同,落入该权利要求保护范围。某医药公司、某化工公司和王某某共同实施了侵害涉案专利权行为,某医药公司和王某某应在一定范围内与某化工公司承担连带赔偿责任;王某某帮助某新材料公司实施了销售被诉侵权产品的行为,其应在一定范围内与某新材料公司承担连带赔偿责任。因涉案专利权保护期已于2022年8月13日届满,不再支持某新加坡私人公司停止侵权的诉请。关于某化工公司相关损害赔偿金额,考虑到某化工公司在2021年10月至2022年3月已进行调试制造,并于2022年3月开始正式制造被诉侵权产品,同时结合某化工公司未按照法院要求提交账本的情况,郑州中院按照以下方法计算某化工公司的获利:制造时间5个月乘以每月8吨生产量,乘以每吨50万元的价格,再乘以《2021中国工业统计年鉴》载明的化学原料和化学制品制造类的营业收入利润率6.98%,并考虑2021年10月至2022年3月调试制造情况,判定某化工公司获利金额为150万元。同时,根据某医药公司和王某某被诉侵权行为的性质、情节、经营时间等因素,酌定某医药公司和王某某在20万元范围内承担连带赔偿责任,某新材料公司赔偿经济损失40万元,王某某在5万元范围内与某新材料公司承担连带赔偿责任。对某新加坡私人公司支出的合理维权开支,郑州中院根据各被诉侵权人的侵权情形,决定由某化工公司、某医药公司、王某某负担6万元,某新材料公司和王某某负担42692.94元。


某新加坡私人公司、某新材料公司不服一审判决,上诉至最高人民法院。最高人民法院经审理认为,某医药公司员工向某新加坡私人公司的委托代理人邮寄了被诉侵权产品样品,其销售被诉侵权产品的意思表示明确、具体,且实施了以邮寄样品的方式向特定人明确表示愿意向其销售被诉侵权产品的行为。在这一过程中,某新加坡私人公司虽然没有支付对价,但是某医药公司获取了未来交易的商业机会,且某新加坡私人公司取得该样品后,进一步发生了交易行为。因此,某医药公司构成许诺销售被诉侵权产品的行为。关于某化工公司的侵权获利,从某新加坡私人公司于2021年12月公证取得被诉侵权产品的事实,可以认定某化工公司实际制造早于一审判决认定的时间。结合某化工公司生产被诉侵权产品的项目系于2021年10月取得排污许可证并开始调试,可以合理认定某化工公司制造被诉侵权产品的时间始于2021年10月,截至涉案专利保护期届满的2022年8月,被诉侵权行为的持续时间为10个月。关于被诉侵权产品的利润率,涉案专利相关权利要求对应的产品为化合物的中间体,工业上主要用于农药制造。由于无法单独计算中间体的利润,且在获得中间体后通过一步反应就可以得到最终产品,在本案中参考农药化工行业的利润确定被诉侵权产品的利润,具有一定合理性。综合考虑某化工公司无正当理由拒不提供企业账簿证据、某化工公司作为侵权人无需支出研发成本的因素,最高人民法院采纳某新加坡私人公司主张15%的利润率计算某化工公司侵权获利,计算得侵权获利为622.5万元(8.3吨/月×10个月×50万元/吨×15%),并酌定某医药公司、王某某在120万元范围内与某化工公司承担连带责任。最高人民法院据此变更一审判决第一项为某化工公司赔偿某新加坡私人公司经济损失及维权合理开支共计628.5万元人民币,某医药公司、王某某在120万元范围内与某化工公司承担连带责任,驳回某新材料公司的上诉请求。


裁判规则


1.侵害专利权案件中,当被告销售产品的意思表示内容明确、具体时,即可认定存在许诺销售行为。

2.被诉侵权产品为无法单独计算利润的化合物的中间体时,可参考该化合物中间体的最终产品行业的利润率确定被诉侵权产品的利润率。

专利行政纠纷

最高人民法院


佛山市某机械制造有限公司与保定市某纸业有限公司专利权无效行政纠纷案


案号:(2021)最高法知民终422号

上诉人(一审第三人、专利权人):佛山市南海区某机械制造有限公司

被上诉人(一审原告、无效宣告请求人):保定市某纸业有限公司

一审被告:国家知识产权局

案由:实用新型专利权无效行政纠纷


案情简介


佛山市南海区某机械制造有限公司(以下简称某机械公司)是专利号为201520898029.6、名称为“一种无胶环保封卷的卷筒”的实用新型专利(以下简称本专利)的专利权人。保定市某纸业有限公司(以下简称某纸业公司)向第三人国家知识产权局就本专利提出无效宣告请求,国家知识产权局认定本专利权利要求1技术方案A不具备创造性,宣告本专利权部分无效,在权利要求1技术方案B及权利要求2引用技术方案B的技术方案的基础上继续维持本专利权有效。某纸业公司不服,遂起诉至北京知识产权法院,请求撤销被诉决定,判令国家知识产权局重新作出决定。北京知识产权法院经审理认为,权利要求1技术方案B及权利要求2引用技术方案B均不具备创造性,因此判决撤销被诉决定。


某机械公司不服一审判决,上诉至最高人民法院。本案二审中,当事人均未提交新证据。最高人民法院经审理认为,本专利为实用新型专利,根据专利法的规定,实用新型专利权的保护客体仅限于对产品的形状、构造或者其结合所提出新的技术方案,不包括对产品的制造方法、使用方法、处理方法以及将产品用于特定用途等提出的新的技术方案。鉴于本专利系卷筒产品的实用新型专利,本专利权的保护客体应当是卷筒本身的形状、构造或其结合,而非生产该卷筒的方法,除非该方法本身导致产品产生特定的形状、构造。本专利权利要求1中的“压合部通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成”系对压合部形成方式的限定,其中“机械层间压合”区别于胶水黏合等方式,能够对卷筒的形状、构造产生影响,应认定其对本实用新型专利权的保护范围具有限定作用。关于“夹出或挤出”,由于夹出、挤出、压出、夹挤出等都是机械压合的具体方式,不会对产品的形状、构造产生影响,故其对本实用新型专利权的保护范围不具有限定作用,在判断其新颖性、创造性时不应予以考虑。而被诉决定及一审判决均将压合部机械压合方式的不同作为本专利权利要求1与证据1的区别技术特征,即本专利的压合部是从两个相对的方向同时施加压力形成,而证据1的压合部是从一个方向施加压力形成。对此,最高人民法院认为无论是从一个方向施力还是从两个方向施力,均不会对最终形成的压合部以及卷筒的形状、构造产生影响,基于前述对实用新型专利保护范围的阐述,其对实用新型专利权的保护范围不具有限定作用。故对某机械公司的上述主张及被诉决定、一审判决关于该区别特征的认定不予认可。最高人民法院据此认定本专利权利要求1技术方案B与证据1的区别仅在于:本专利的压合部由卷筒上的几圈卷纸与末圈压合形成;而证据1的压合部则是由卷筒上的一圈卷纸与末圈压合形成,进一步结合公知常识认定该区别技术特征对本领域技术人员显而易见,本专利不具有创造性。一审判决关于本专利权利要求1相对于证据1的区别特征的认定等虽然有误,但裁判结果正确,应予维持。最高人民法院据此判决驳回上诉,维持原判。


裁判规则


对于既包含产品形状、构造,又包含产品制造方法的实用新型专利权利要求,在判断其新颖性、创造性时,如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造,则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。在进行新颖性、创造性判断时,应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对,而非将该方法本身与现有技术的方法进行比对。


  商 · 标  
商标民事纠纷

江苏省高级人民法院


北京棉田公司与株式会社良品计画侵害商标权及不正当竞争纠纷案


案号:(2022)苏民终356号

上诉人(一审被告):北京棉田纺织品有限公司、北京无印良品投资有限公司、北京无印良品家居用品有限公司、东台市德润购物广场有限公司

被上诉人(一审原告):株式会社良品计画、无印良品(上海)商业有限公司

案由:侵害商标权及不正当竞争纠纷


案情简介


株式会社良品计画(以下简称良品计画)是核定使用在第35类、第21类、第20类在线零售的商业管理辅助服务、炸锅、桌子等商品或服务上的第1707559号“無印良品MUJI”商标、第4471267号“無印良品”商标、第4471268号“無印良品”商标等(以下简称涉案商标)的商标权人。2012年1月1日,良品计画与无印良品(上海)商业有限公司(以下简称无印良品上海公司)签订商标许可使用合同,将涉案商标使用权授予无印良品上海公司。2019年10月8日良品计画出具声明称无印良品上海公司有权以自己名义就涉案商标的商标专用权提起诉讼。无印良品上海公司认为,北京棉田纺织品有限公司(以下简称棉田公司)、北京无印良品投资有限公司(以下简称无印良品投资公司)、北京无印良品家居用品有限公司(以下简称无印良品家居公司)、东台市德润购物广场有限公司(以下简称德润购物公司)在其生产、销售的婴幼儿无纺布多用巾(湿用)、枕套、替他人推销等商品或服务上使用与涉案商标完全相同或高度近似标识(以下简称侵权标识)的行为,并将“无印良品”作为其企业字号注册使用,造成了市场混淆和恶劣影响,构成侵害商标专用权及不正当竞争。无印良品上海公司遂起诉至南京市中级人民法院(以下简称南京中院),请求判令棉田公司、无印良品投资公司、无印良品家居公司、德润购物公司停止侵权、变更企业名称、停止模仿特有装潢装饰,赔偿经济损失及合理开支300万元,并赔礼道歉。


南京中院经审理认为,由在案证据可知,涉案商标在无印良品投资公司成立前已在中国境内为相关公众广泛知晓,系“推销(替他人)”等服务上的驰名商标。棉田公司、无印良品投资公司、无印良品家居公司未经许可,在相同或类似商品或服务上使用与涉案商标相同的商标侵害了涉案商标注册商标专用权。无印良品投资公司、无印良品家居公司注册包含与涉案商标相同的“无印良品”文字的企业字号并进行使用构成不正当竞争行为。被诉侵权店铺中前述包装装潢中使用“无印良品”标识的行为,已按商标侵权进行处理。就去除该标识后其余包装装潢元素及其构成的整体营业形象而言,在案证据不足以证明其整体营业形象,以及其中的标签、纸袋与其具有唯一的对应关系,故良品计画主张的包装装潢不构成法律上有一定影响的包装装潢,相关被诉侵权行为不构成不正当竞争。另查明,德润购物公司相关涉案店铺已于2019年4月28日关闭。南京中院据此判决,无印良品投资公司、无印良品家居公司停止侵权及不正当竞争行为,并将企业名称变更登记,棉田公司、无印良品投资公司、无印良品家居公司、德润购物公司赔偿经济损失及合理开支50万元。


棉田公司、无印良品投资公司、无印良品家居公司、德润购物公司不服一审判决,上诉至江苏省高级人民法院(以下简称江苏高院),在二审中提供证据主张第35类“推销(替他人)”服务不包括“销售、零售商品”服务,并主张其销售自有品牌商品的行为不应被认定为属于第35类“推销(替他人)”服务。江苏高院经审理认为,德润购物公司从事的日用百货零售服务,从服务目的、内容、方式、对象来看,与涉案商标所核定使用的“推销(替他人)”服务具有高度类似性,两者仅存在为他人商品作推销还是销售商品的区分,但对普通消费者而言不易区分。德润购物公司在提供上述零售服务的过程中,在经营场所的店招、店内的宣传画、收银台背景墙、购物袋、购物筐、宣传海报等上使用与涉案商标相同的标识,易使相关公众产生混淆,误认为其所接受的服务来源于良品计画及无印良品上海公司,构成商标侵权。江苏高院综合考虑在案证据情况,江苏高院判决驳回上诉,维持原判。


裁判规则


在商标侵权案件中,能否认定被诉侵权的商品零售服务为与“推销(替他人)服务”属于同一种或类似服务,应具体考虑普通消费者能否区分,是否易使公众对服务内容和服务来源等产生混淆或误认等因素。


广州知识产权法院


方硅公司等与品玩公司等商标侵权案


案号:(2023)粤73民终497号

上诉人(一审被告):广州市品玩信息科技有限公司、广州市辰游网络科技有限公司、广州市九浚信息技术有限公司、广州市点润信息技术有限公司、广州市滨果信息技术有限公司

被上诉人(一审原告):广州方硅信息技术有限公司、广州津虹网络传媒有限公司

案由:侵害商标权及不正当竞争纠纷


案情简介


广州方硅信息技术有限公司(以下简称方硅公司)与广州津虹网络传媒有限公司(以下简称津虹公司)是“YY直播”商标(以下简称涉案商标)的权利人,有权共同提起侵害商标权及不正当竞争纠纷诉讼。两公司认为广州市品玩信息科技有限公司(以下简称品玩公司)等五被告宣传、经营“丫丫直播”“吖吖直播”APP(以下简称侵权APP)的行为侵害其对涉案商标享有的商标权同时构成不正当竞争,遂起诉至广东省广州市天河区人民法院(以下简称天河法院),请求判令五被告停止侵权、赔偿损失及合理支出300万元。天河法院经审理认为,五被告商标侵权及不正当竞争成立,并适用惩罚性赔偿,全额支持原告的赔偿请求。


五被告不服一审判决,上诉至广州知识产权法院。广州知识产权法院经审理认为,“吖吖”文字包含的“丫丫”字形,与涉案商标的“YY”字母基本一致,二者在字体、排列顺序以及整体形象上构成近似,侵害涉案商标权。关于是否应当将侵权APP关联刑事案件中赌资予以扣减的问题,二审法院认为,由于民事和刑事法律规范在目的、功能方面存在区别,导致民法和刑法中的行为评价标准存在差异。尽管这一行为在刑法领域已被追究刑事责任,但其引发的民事法律后果仍应当根据民事诉讼程序及民事法律责任规范进行独立评价。其次,本案的关联刑事案件认定的责任主体是品玩公司、辰游公司、九浚公司、点润公司的法定代表人黄玉荣及案外人,与本案责任主体不完全一致。最后,关联刑事案件认定的违法行为是黄某某及案外人将其开发的赌博游戏嵌入“蜜桃直播”真人视频APP平台,与本案涉案APP“吖吖直播”和“丫丫直播”并非同一软件,而正如上诉人所述,“吖吖直播”和“丫丫直播”均系给“蜜桃直播”引流的软件,二者属于存在关联的软件却并不是同一软件,因此,关联刑事案件中涉及的违法行为与本案民事侵权行为的主体、行为和侵害法益均不一致,上诉人民事赔偿责任不因在刑事案件中承担罚金等责任而减免,刑事案件中认定的赌资数额与本案民事赔偿数额的认定无关,不应从本案交易收入总额中进行扣减。无论是否存在关联的刑事案件,本案交易收入总额均应当作为认定赔偿数额的稳定的、独立的因素进行考量。本案侵权赔偿数额的计算,应当以第三方平台调取的交易收入总额为基础,考虑充值占比、利润率、商标贡献率和惩罚性赔偿倍数等因素,进行综合认定。广州知识产权法院据此判决驳回上诉,维持原判。


裁判规则


如果关联刑事案件中涉及的违法行为与民事侵权行为的主体、行为和侵害法益均不一致,则民事赔偿责任不因在刑事案件中承担罚金等责任而减免。


  著·作·权  

广州知识产权法院


益世界公司与摩多公司等著作权侵权及不正当竞争纠纷案


案号:(2022)粤73民终2950号

上诉人(一审被告):摩多(厦门)科技有限公司、厦门麟贝互娱科技有限公司

被上诉人(一审原告):上海益世界信息技术集团有限公司

一审被告:福州动友网络科技有限公司

案由:著作权侵权及不正当竞争纠纷


案情简介


上海易接信息科技有限公司(以下简称上海易接公司)是游戏《金币大富翁》(以下简称涉案游戏)的著作权人。上海益世界信息技术集团有限公司(以下简称益世界公司)经授权为涉案游戏的独占被许可人,获得涉案游戏的著作权并有权针对侵权行为以自己的名义提起诉讼。益世界公司认为,摩多(厦门)科技有限公司(以下简称摩多公司)、厦门麟贝互娱科技有限公司(以下简称麟贝公司)、福州动友网络科技有限公司(以下简称动友公司)共同开发、运营的《动友富翁》游戏(以下简称被诉侵权游戏)与涉案游戏同为在线模拟经营类游戏,在游戏框架、各系统交互关系、单系统内部的具体玩法设计、数值设置、界面布局和情节内容等方面构成实质性相似,侵害了益世界公司的著作权并构成不正当竞争。益世界公司遂起诉至广州互联网法院,请求判令摩多公司、麟贝公司、动友公司立即停止侵害著作权及不正当竞争行为;在其官网和报刊刊登声明,消除影响;连带赔偿益世界公司经济损失及合理开支2000万元。


广州互联网法院经审理认为,涉案游戏作为一个有机整体其画面属于文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果,应当认定为视听作品,受《著作权法》保护。涉案游戏进行软件著作权登记、获审批的时间均早于被诉侵权游戏,初步说明涉案游戏更早进行整体设计。涉案游戏更早因测试、广告等公开。摩多公司、麟贝公司、动友公司完全有可能在涉案游戏上线前就接触到涉案游戏内容。涉案游戏与被诉侵权游戏在绝大部分对应节点,游戏玩家几乎以完全相同或近似的玩法规则,感知相同或近似的情节,获得对应性的连续动态画面,玩家在操作两游戏时将获得相同或相似的体验,应认定两游戏构成实质性相似。被诉侵权游戏属于涉案游戏的改编。且摩多公司、麟贝公司、动友公司未经涉案游戏著作权人许可,将改编后的被诉侵权游戏在互联网上运营传播,侵犯了益世界公司对涉案游戏的改编权。摩多公司、麟贝公司、动友公司对被诉侵权游戏的研发和运营具有共同的意思联络,各方分工合作,构成共同侵权。摩多公司、麟贝公司、动友公司抄袭涉案游戏改编为被诉侵权游戏并通过信息网络向公众提供,其行为侵害了益世界公司对涉案游戏享有的信息网络传播权。因摩多公司、麟贝公司、动友公司研发、运营被诉侵权游戏的行为已认定为侵害益世界公司作品相关著作权,已由《著作权法》予以评价,而益世界公司已确认摩多公司、麟贝公司、动友公司实施的不正当竞争行为与侵害著作权系同一行为,益世界公司未举证存在其他须以《反不正当竞争法》保护的权益,故益世界公司的相关不正当竞争主张不予支持。因益世界公司确认摩多公司已停止侵权行为,故该相关诉请不再处理。广州互联网法院综合在案情况确定涉案游戏著作权对被诉侵权游戏的贡献率为60%,参照游戏行业中同类游戏扣减开发、运营成本并综合考虑摩多公司、麟贝公司、动友公司主观过错、侵权情节等因素,判决麟贝公司、动友公司立即停止侵害涉案游戏改编权及信息网络传播权的行为;摩多公司、麟贝公司、动友公司共同赔偿益世界公司经济损失及合理开支1000万元。


摩多公司、麟贝公司均不服一审判决,上诉至广州知识产权法院(以下简称广州知产法院)。广州知产法院经审理认为,益世界公司在一审时提交的侵权比对材料以及当庭陈述可知,益世界公司所称游戏整体实际是游戏玩法规则的具体设计。涉案游戏玩法规则的具体设计包含各游戏元素的功能效果、数值属性、升级规则、体系结构等非视听表达,本质上属于描述游戏运行机制的游戏玩法规则,并不能被游戏画面著作权所涵盖。益世界公司虽然主张涉案游戏整体画面构成视听作品,但其要求保护的并非是游戏的连续动态画面,而是游戏玩法规则的具体设计,已经超出了视听作品著作权保护的范围,故益世界公司关于麟贝公司、动友公司、摩多公司侵害其涉案游戏视听作品改编权、信息网络传播权等著作权的主张不能成立,不予支持。从游戏元素组合体系来看,两款游戏存在大量相似设计,数值体系设计亦基本相同,给予玩家的游戏体验基本相同,故可认定被诉侵权游戏整体抄袭了涉案游戏玩法规则。涉案两款游戏属于同一类型的游戏,存在直接的竞争关系。两款游戏玩法规则的比对情况来看,被诉侵权游戏实质上就是对涉案游戏中的美术素材进行“换皮”后的结果,该等程度的模仿行为明显超过合理限度且会造成实质性替代的后果,已经超出合理借鉴、自由模仿的界限而属于抄袭的范畴。对涉案游戏玩法规则的全面抄袭、仅对其美术素材进行替换,正是麟贝公司、动友公司、摩多公司能够在短短数月内完成开发、运营被诉侵权游戏的关键。如果按照通常的游戏研发流程,仅玩法设计、数值体系等就需不断试错和优化,麟贝公司、动友公司、摩多公司未必能在短时间内就上线运营被诉侵权游戏并与益世界公司涉案游戏展开市场竞争,不正当地攫取相关市场份额。麟贝公司、动友公司、摩多公司并非凭借自身智力劳动或资金投入来赢得竞争优势,而是通过抄袭手段来直接取他人智力成果中关键、核心的个性化商业价值。麟贝公司、动友公司、摩多公司的被诉侵权行为有悖于诚实信用原则和公认的商业道德,扰乱游戏市场竞争秩序,损害益世界公司合法权益,构成《反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为。广州知产法院综合考虑涉案两款游戏画面内容并不相同,被诉侵权游戏的开发亦需要支出相应的成本,且益世界公司涉案游戏整体玩法规则较为简单,部分玩法规则属于公有领域或在先游戏已经披露的范畴,涉案游戏知名度较为有限,益世界公司及其关联公司分别以被诉侵权游戏在相关平台等渠道上线传播为由另行提起诉讼并获得相应赔偿等因素。广州知产法院改判撤销一审判决;麟贝公司、动友公司立即停止不正当竞争的行为;麟贝公司、动友公司、摩多公司赔偿益世界公司经济损失及合理开支500万元。


裁判规则


1.若权利人要求保护的并非是游戏的连续动态画面,而是游戏玩法规则的具体设计,则已经超出了视听作品著作权保护的范围,不受《著作权法》保护。

2.涉案两款游戏属于同一类型的游戏,存在直接竞争关系。且被诉侵权游戏超出合理借鉴、自由模仿的界限而被认定为抄袭,该被诉侵权行为有悖于诚实信用原则和公认的商业道德,扰乱游戏市场竞争秩序,损害特定主体的合法权益,构成不正当竞争。


  垄 · 断  

最高人民法院


宁波同某磁业有限公司等与日某株式会社滥用市场支配地位纠纷四案


案号:(2021)最高法知民终1398、1413、1449、1482号

上诉人(一审被告):宁波同某磁业有限公司/宁波华某磁业有限公司/宁波永某磁业有限公司/宁波科某磁业股份有限公司

被上诉人(一审原告):日某株式会社

案由:滥用市场支配地位纠纷


案情简介


宁波同某磁业有限公司、宁波华某磁业有限公司、宁波永某磁业有限公司、宁波科某磁业股份有限公司(以下合称宁波四磁业公司)均系浙江省宁波市经营生产烧结钕铁硼材料的企业。日某株式会社在全球拥有600余项烧结钕铁硼专利(以下统称涉案专利),涵盖烧结钕铁硼材料成分、化合物、表面处理和生产工艺等方面。2013年7月,日某株式会社发布许可中国8家企业实施其专利技术的专利许可名单后,决定不再增加新的被许可人。宁波四磁业公司于2014年3月至2015年3月多次向日某株式会社请求专利许可均被拒绝。宁波四磁业公司认为,日某株式会社滥用其在烧结钕铁硼必要专利全球许可市场的市场支配地位,实施搭售和拒绝交易行为,排除和限制下游烧结钕铁硼市场的正常竞争,构成滥用市场支配地位的垄断行为,遂起诉至浙江省宁波市中级人民法院(以下简称宁波中院),请求判令日某株式会社停止滥用市场支配地位的行为并赔偿经济损失。


宁波中院经审理认为,首先,本案相关市场为日某株式会社所拥有的烧结钕铁硼专利的专利全球许可市场;相关下游市场为烧结钕铁硼商品市场。日某株式会社作为专利权人具有完全的市场份额,可以通过烧结钕铁硼生产的必需专利有效控制相关市场的进入,同时其与授权生产厂商占据下游市场的显著份额,对下游市场具有极强的控制力。因此,日某株式会社在本案相关市场中具有市场支配地位。其次,由于宁波四磁业公司未提供有关搭售内容的专利许可清单,无法证明日某株式会社实施搭售行为。再次,涉案专利中包含生产烧结钕铁硼无法避开的“单独必要性专利”和“组合必要性专利”,已构成必需设施,其拒绝许可行为属于滥用知识产权排除、限制相关市场竞争,构成拒绝交易行为。宁波中院据此判决日某株式会社停止拒绝交易行为,向宁波四磁业公司提出符合公平、合理、无歧视原则的专利许可合同条件,分别赔偿经济损失316.6万元、272.4万元、350.6万元、490万元。


日某株式会社不服一审判决,上诉至最高人民法院。最高人民法院经审理认为,首先,日某株式会社的烧结钕铁硼专利具有可替代性,不构成独立的相关市场。第一,宁波四磁业公司宣称自己生产烧结钕铁硼产品时使用自主研发技术且日某株式会社对专利许可名单之外的200余家烧结钕铁硼生产商至今未提出过专利侵权诉讼等事实,与涉案专利为生产烧结钕铁硼所必需专利的主张相矛盾。第二,近年来中国在烧结钕铁硼材料专利申请与生产、出口等方面有较快发展、烧结钕铁硼材料及其生产技术不断更新迭代等发展实际亦证明涉案专利并非生产烧结钕铁硼的必需专利。因此,本案证据不足以证明日某株式会社的烧结钕铁硼专利许可构成独立的相关市场。在此情况下,根据烧结钕铁硼材料生产技术的需求替代等情况,本案相关市场应界定为烧结钕铁硼材料生产技术市场,包括具有紧密替代性的专利技术和非专利技术等。其次,鉴于烧结钕铁硼材料生产技术就是用于生产烧结钕铁硼材料,实施该技术的下游烧结钕铁硼材料产品的市场份额等状况能够更为准确且方便地反映相关市场状况,故涉案相关市场中技术拥有方的市场力量可以通过烧结钕铁硼材料市场的市场份额予以评估。第一,在案证据表明日某株式会社及获其专利实施许可的8家中国企业所生产的烧结钕铁硼占中国烧结钕铁硼商品市场的份额之和不超过20%,占全球市场中的相关份额更低,故难以认定其具有显著市场力量。第二,在案证据证明日某株式会社的专利在技术上具有可替代性,说明其在技术上难以影响其他研发同类技术或者生产同类商品的经营者进入相关市场。第三,宁波四磁业公司关于中国企业欲向美国出口烧结钕铁硼必须获得涉案专利实施许可的主张缺乏证据支持,并且宁波四磁业公司及其他中国企业的烧结钕铁硼产量和销售额均没有受未获得专利许可的影响。因此日某株式会社在全球烧结钕铁硼材料生产技术市场不具有支配地位。最高人民法院据此判决撤销一审判决,驳回宁波四磁业公司的诉讼请求。


裁判规则


1.以专利权人的专利属于从事相关生产所必需的专利为由,将该专利的许可市场界定为独立相关市场的,应证明专利技术的不可替代性。

2.鉴于相同商品可能存在不同生产技术且不同生产技术之间可能具有替代性,经营者拥有知识产权可以构成认定其具有市场支配地位的因素之一,但不能仅根据经营者拥有知识产权就推定其在相关市场具有市场支配地位。

3.认定拥有知识产权的经营者在相关市场是否具有支配地位,还可以考虑在相关市场交易相对人转向具有替代关系的技术或者产品的可能性及转移成本、下游市场对利用知识产权所提供商品的依赖程度、交易相对人对经营者的制衡能力等因素综合判断。


编者:



张斯羽

律师助理


北京隆诺律师事务所

周子琪

律师助理


北京隆诺律师事务所

王珏磷

律师助理


北京隆诺律师事务所

刘婧

律师助理


北京隆诺律师事务所

汪玉蓉

律师助理


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责任编辑:刘雅婷 


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