隆诺视界 | 司法跟踪:最高法院明确专利权权属纠纷的当事人有权提起专利无效行政诉讼......

学术   2024-10-16 14:46   上海  


中国知识产权审判动态跟踪”是北京隆诺律师事务所为适应我国知识产权法律服务需求、打造专业化律师团队而推出的全新栏目。我们从2020年起,对最高人民法院及其知识产权法庭等全国主要知识产权审判机构作出的典型裁判进行定期跟踪和发布,帮助企业及时了解中国知识产权司法审判动向,并以我们精专的案例分析解读,助力企业创新驱动发展。

跟踪期间:2024年9月26日~2024年10月16日

本期案例:4个



2024年第23期(总第169期)

编号:LN-SFGZ-20241016

单位:隆诺律师事务所

编者:汪玉蓉、王珏磷



  专 · 利  
专利行政纠纷

最高人民法院


甲酒公司与乙酒业公司专利行政纠纷案


案号:(2021)最高法知行终728号

上诉人(一审第三人):陕西甲酒股份有限公司

被上诉人(一审原告):陕西省乙酒业有限责任公司

一审被告:宝鸡市知识产权局

案由:其他专利行政纠纷


案情简介


陕西甲酒股份有限公司(以下简称甲酒公司)是名称为“包装盒(甲酒1915)”、专利号为201830611420.2(以下简称涉案包装盒专利)以及名称为“包装瓶(甲酒1915)”、专利号为201830611387.3两项外观设计专利(以下简称涉案包装瓶专利)的专利权人。2020年10月19日,甲酒公司以陕西省乙酒业有限责任公司(以下简称乙酒业公司)生产的乙酒产品(以下简称被诉侵权产品)侵害其以上两项外观设计专利权为由,向宝鸡市知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。宝鸡市知识产权局作出宝市知处〔2020〕3、4号专利侵权纠纷案件处理决定(以下简称被诉决定)认定,乙酒业公司的被诉侵权产品构成对涉案包装瓶专利和涉案包装盒专利的侵害,应当立即停止侵权。乙酒业公司不服被诉决定,向陕西省西安市中级人民法院(以下简称西安中院)提起诉讼,请求撤销被诉决定。


西安中院经审理认为,首先,“整体观察、综合判断”是外观设计专利侵权判定的基本原则,在侵权比对时应该立足于整体观察之下进行综合判断,不能机械地将外观设计诸要素从整个方案中割裂出来而独立评价,宝鸡市知识产权局,“立足外观设计的三要素”进行侵权比对的方法依据不足。其次,一般消费者在购买白酒时,特别是购买名酒时,更关注的是产品品牌和生产厂商的知名度。被诉侵权产品与两涉案专利设计相比,在商标、凤凰图案及龙形图案、酒盒下部丝带宽窄明显不同,仅盒身及产品瓶身的乙酒、甲酒文字的大小、字体、字型,就足以让购买或使用该产品的消费者区别,整体视觉效果既不相同也不近似,不构成侵权。西安中院据此判决撤销被诉决定。


乙酒业公司不服一审判决,上诉至最高人民法院。最高人民法院经审理认为,首先,与商标区分商品来源的作用不同,外观设计保护的是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。判断被诉侵权设计是否落入外观设计专利权的保护范围,应当以外观设计是否相同或者近似为标准,而非以一般消费者是否会对商品来源产生混淆为标准。商品的知名度以及外观设计中的文字含义等因素,均不会对外观设计是否相同或者近似产生影响,不应作为判断外观设计侵权的判断标准。其次,一般消费者必然对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解,并对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定分辨力,其在对专利设计和被诉侵权设计作近似判断时,能够确定授权外观设计区别于现有设计的设计特征,并将该类特征作为对外观设计整体视觉效果更有影响的部分予以考虑。因此,确定授权外观设计区别于现有设计的设计特征,并据此判断对外观设计整体视觉效果的影响,是外观设计近似判断的必然要求。在行政裁决程序和诉讼过程中,当事人可以通过对现有设计进行举证或说明以明确授权外观设计区别于现有设计的设计特征。在当事人举证或者说明不充分的情况下,人民法院也应当基于一般消费者的知识水平和认知能力对此作出认定。再次,根据当事人的举证情况,一般消费者会认定涉案包装盒专利主视图的具体图案设计组合属于授权外观设计区别于现有设计的设计特征,被诉侵权产品与涉案包装盒专利就该设计存在实质性差异,故不构成近似的外观设计。最后,根据当事人的举证情况,一般消费者会认定涉案包装瓶专利瓶身的整体形状属于授权外观设计区别于现有设计的设计特征,被诉侵权产品与涉案包装瓶专利就该设计不存在实质性差异,故构成近似的外观设计专利。最高人民法院据此判决撤销一审判决,撤销宝鸡市知识产权局关于乙酒业公司不得继续制造、许诺销售、销售侵害甲酒公司专利权的包装盒产品的决定。


裁判规则


1.外观设计保护的是产品的设计而非产品设计区分商品来源的作用。判断被诉设计是否落入外观设计专利权的保护范围,应当以外观设计是否相同或者近似为标准,而非以一般消费者是否会对商品来源产生混淆为标准。

2.在外观设计近似判断中,需确定授权设计区别于现有设计的设计特征,并将该类特征作为对外观设计整体视觉效果更有影响的部分予以考虑。当事人可以通过对现有设计进行举证或说明以明确授权外观设计区别于现有设计的设计特征。在当事人举证或者说明不充分的情况下,人民法院也应当基于一般消费者的知识水平和认知能力对此作出认定。

3.判断被诉侵权产品设计是否构成涉案外观设计专利的近似设计时,应以一般消费者的知识水平和认知能力进行“整体观察、综合判断”,根据两设计中对整体视觉效果更有显著影响的部分是否存在实质性差异作出认定。


最高人民法院


浙江某公司与国家知识产权局、某科技公司实用新型专利权无效行政纠纷案


案号:(2022)最高法知行终836号
上诉人(一审原告):浙江某公司
被上诉人(一审被告):国家知识产权局
一审第三人(专利权人):某科技公司
案由:实用新型专利权无效行政纠纷


案情简介


专利号为201920062017.8、名称为“行驶设备”的实用新型专利权(以下简称涉案专利)的专利权人为某科技公司,发明人徐某、李某某。2021年3月10日,案外人叶某就涉案专利向国家知识产权局提起无效宣告请求,其后国家知识产权局作出51851号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定),宣告涉案专利权全部无效。2021年9月23日,浙江某公司以某科技公司、徐某、李某某侵害其商业秘密为由诉至江苏省苏州市中级人民法院,主张徐某、李某某在离职后将其知晓的技术秘密泄露给某科技公司,并申请了本专利权。该案审理过程中,某科技公司的代理人明确表示不准备就被诉决定提起行政诉讼。接着,浙江某公司就涉案专利权在浙江省杭州市中级人民法院另行提起专利权权属纠纷诉讼。此外,浙江某公司以其为利害关系人为由,针对被诉决定向北京知识产权法院(以下简称北京知产法院)提起行政诉讼,要求撤销被诉决定,并判令国家知识产权局重新作出无效决定,北京知产法院于2021年12月17日受理。

北京知产法院认为,浙江某公司并非被诉决定的行政相对人,并且其是否享有涉案专利权仍待另案判决确认,在案证据不足以证明浙江某公司与被诉决定具有法律上的利害关系。因此北京知产法院认为浙江某公司并非适格原告,裁定驳回起诉。

浙江某公司不服一审裁定,以其是被诉决定的利害关系人为由上诉至最高人民法院。最高人民法院认为,由于浙江某公司与某科技公司之间关于涉案专利权的权属纠纷正在审理,浙江某公司系被诉行政行为的潜在的利害关系人。在此情况下,一审法院以浙江某公司不具有原告主体资格为由,径行裁定驳回其起诉,适用法律有误。而且,本案一旦裁定驳回浙江某公司的起诉,专利权行政确权程序可能会就此终结,被诉决定将确定发生法律效力。即便专利权属纠纷案件最终认定浙江某公司系涉案专利的权利人,其可能亦难以另行通过法律渠道获得充分救济。因此,最高人民法院裁定撤销一审裁定,一审法院继续审理。

裁判规则


专利权权属纠纷的当事人与国家知识产权局对该专利作出无效宣告审查决定的行政行为具有潜在的利害关系,可以针对该无效决定提起行政诉讼。


  商 · 标  
商标民事纠纷

广东省高级人民法院


泰源公司与润景公司、振兴公司侵害商标权纠纷案


案号:(2023)粤民终6629号

上诉人(一审原告):佛山市顺德区泰源实业有限公司

上诉人(一审被告):哈尔滨市振兴装饰材料实业有限公司、江门市润景实业有限公司

案由:侵害商标权纠纷


案情简介


佛山市顺德区泰源实业有限公司(以下简称泰源公司)是核定使用在第1类工业用粘合剂、墙纸粘合剂等商品上的第9370332号“枫叶”商标(以下简称涉案商标)的商标权人。泰源公司认为,哈尔滨市振兴装饰材料实业有限公司(以下简称振兴公司)在玻璃胶产品(以下简称被诉侵权商品)使用“楓葉”商标(以下简称侵权标识),并授权委托江门市润景实业有限公司(以下简称润景公司)加工生产“楓葉”品牌的硅胶产品以及纸箱、瓶子的包装材料的行为,侵害了其涉案商标的注册商标专用权。泰源公司遂起诉至广州知识产权法院(以下简称广州知产法院),请求判令涉案商标构成驰名商标,禁止振兴公司、润景公司使用涉案商标,销毁侵权产品,消除影响,赔偿经济损失及合理开支3000万元。


广州知产法院认为,法院可径行作出商标是否侵权的判定,无需以商标驰名为裁判依据,故对涉案商标是否驰名不予审查。涉案商标核定使用商品与被诉侵权商品相同,且涉案商标与被诉标识仅存在简繁之别,读音、含义均相同,振兴公司在知晓涉案商标的情况下,却仍然超出自持商标核准范围使用与涉案商标近似的标识,主观难谓善意,客观易造成消费者混淆误认,其行为构成商标侵权。润景公司使用侵权标识、受托制造被诉侵权商品亦属于侵权行为,与振兴公司构成共同侵权。综合考虑振兴公司的主观恶意、侵权情节,确定适用1.5倍惩罚性赔偿,认定其应承担的赔偿经济损失数额为850万元(年销售额)×30%(利润率)×40%(商标贡献率)×3年(赔偿期间)x2.5(1+倍数)=765万元。同时,考虑到振兴公司是侵权源头,其与润景公司在共同侵权中所担角色及所起作用并不相同,故二者应承担的赔偿数额不同。结合润景公司作为受托生产方的审查义务大小、主观故意程度等因素,酌情认定润景公司对振兴公司前述赔偿数额承担连带责任。广州知产法院据此判决振兴公司、润景公司停止侵权,振兴公司赔偿经济损失765万元、合理开支108850元,润景公司对赔偿金额60万元承担连带赔偿责任。


泰源公司、振兴公司、润景公司不服一审判决,上诉至广东省高级人民法院(以下简称广东高院)。广东高院经审理认为,被诉侵权商品与涉案商标核定使用的商品属于同一种商品,且被诉侵权商品使用侵权标识超出核定商品范围。本案中,被诉侵权标识与涉案商标仅为繁体字与简体字的区别,读音、含义均相同,足以认定近似。振兴公司未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与涉案商标近似的商标,容易导致相关公众混淆,构成侵害涉案商标专用权。振兴公司作为泰源公司生产的“枫叶”牌玻璃胶曾经的代理商,在玻璃胶等商品上申请注册“楓葉”商标未果的情况下,却在玻璃胶类商品上使用“楓葉”商标,可以认定振兴公司具有明显的侵权故意。结合被诉侵权商品销售范围广、侵权持续时间长等因素,足以认定振兴公司侵权情节严重,具有适用惩罚性赔偿的必要性。振兴公司属于侵权源头,在近二十年的时间里持续不规范使用“楓葉”商标,公然欺骗经营者和消费者,侵权范围广,侵权规模大,销售数额巨大。为打击主观故意明显且情节严重的侵权行为,充分发挥法律的威慑作用,剥夺侵权人再次侵权的财产基础,有效遏制侵权行为,本案可以顶格确定倍数。现行商标法于2019年4月23日修正并于2019年11月1日施行,此前商标法规定惩罚性赔偿倍数上限为3倍。而振兴公司的侵权行为跨越现行商标法施行时间,故应当分段计算赔偿数额。第一阶段,2018年11月(自起诉日向前推算三年的时间点)至2019年10月期间的获利,适用3倍惩罚性赔偿为921.6万元。第二阶段,2019年11月之后三年的获利,适用5倍惩罚性赔偿为4147.2万元。最终赔偿数额为前两项数额相加的数额,鉴于最终赔偿数额已经超出泰源公司请求判令振兴公司赔偿经济损失(含合理维权开支)3000万元的诉讼请求,因此对泰源公司的赔偿请求予以全额支持。润景公司作为受托为振兴公司加工产品的企业,尽到审查义务,侵权主观故意不明显,一审法院酌情确定润景公司对振兴公司应当承担在部分赔偿数额范围内承担连带赔偿责任,基本合理。广东高院判决维持一审判决第一项,撤销第二至五项,振兴公司赔偿泰源公司经济损失及合理开支3000万元,并刊登声明消除影响,润景公司在60万元内承担赔偿责任。


上海知识产权法院


德力西集团公司与上海德力西公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案


案号:(2022)沪73民终541号

上诉人(一审原告):德力西集团有限公司

上诉人(一审被告):上海德力西开关有限公司

案由:侵害商标权及不正当竞争纠纷


案情简介


德力西集团有限公司(以下简称德力西集团公司)成立于1991年,是核定使用在第7类的阀(机器零件)、电磁阀等商品,第9类的整流器、交流接触器、继电器、电容器等商品上的多枚“德力西”相关商标(核准注册时间分布在1996年11月至2010年3月,以下统称涉案商标)的商标权人或被许可人,有权以自己名义就涉案商标进行维权。上海德力西开关有限公司(以下简称上海德力西公司)成立于1994年2月3日,与德力西集团公司之间发生过多起商标或字号纠纷。德力西集团公司认为,上海德力西公司在其生产销售的配电箱等多款产品(以下简称被诉侵权产品)或宣传页面上突出使用“上海德力西”“上海德力西开关”“上海德力西开关有限公司”以及在其注册的域名www.cndlx.com和www.dlxelc.com中使用“dlx”字样的行为构成商标侵权;上海德力西公司注册、使用该企业名称的行为构成对德力西集团公司“德力西”字号的侵害等。德力西集团公司遂起诉至上海市普陀区人民法院(以下简称普陀法院),请求判令上海德力西公司停止商标侵权及不正当竞争行为,变更企业名称且更改后企业名称中不得含有“德力西”字样并赔偿经济损失2000万元。

普陀法院经审理认为,被诉侵权产品与涉案商标核定使用的商品构成类似商品,上海德力西公司在宣传中使用的“上海德力西”“上海德力西开关”字样,完整包含涉案商标的“德力西”字样,上海德力西公司两域名的主体的主要识别要素“dlx”与第1197210号涉案商标构成近似,上述行为易使相关公众对商品来源产生混淆误认,故构成商标侵权。上海德力西公司注册成立时,德力西集团公司成立不足3年,“德力西”作为德力西集团公司字号的影响力范围主要集中在其所经营的浙江温州地区,德力西集团公司在上海仅有小规模、短时间的经营活动,在当时的历史条件下,无法得出其在上海乃至全国市场有一定影响力的结论,进而也无法得出上海德力西公司在上海申请注册该企业名称存在攀附德力西集团公司企业名称知名度,混淆公众认知的故意,故相关行为未构成不正当竞争。基于在案证据,结合上海德力西公司相关称号的取得时间及其在收到德力西集团公司关于机构资质的证据材料后已删除被诉宣传内容等情况,尚不足以单独从虚假宣传的角度予以评价规制。鉴于德力西集团公司实际损失、上海德力西公司侵权获利以及许可使用费的合理倍数均难以确定,普陀法院综合考量涉案商标的获得时间、知名度、上海德力西公司的主观过错、侵权性质、侵权后果等因素,判决上海德力西公司立即停止侵害涉案商标专用权的行为并赔偿德力西集团公司经济损失及合理开支200万元。

德力西集团公司、上海德力西公司均不服一审判决,上诉至上海知识产权法院。上海知识产权法院经审理认为,普陀法院对商标侵权的认定并无不当。关于上海德力西公司注册、使用含“德力西”字号的企业名称的行为是否构成不正当竞争,在上海德力西公司于1994年2月3日成立之前,德力西集团公司的前身乐清县德力西电子元件厂及其关联公司曾被浙江省人民政府评为全省先进企业;德力西集团公司1994年设立时实有资本已达约5000万元;相关报刊刊载了与乐清县德力西电子元件厂及其关联公司有关的报道。在案证据可以认定德力西集团公司的“德力西”字号在1994年之前已经具有一定的知名度,属于受《反不正当竞争法》保护的有一定影响的企业字号。上海德力西公司的前身上海德力西开关厂于1994年申请组建,而上海德力西开关厂原法定代表人为浙江省乐清市柳市镇人,其应当知道乐清县德力西电子元件厂及其关联公司的知名度。此外,德力西集团公司于1992年投资设立上海德力西电器经营部,于1993年投资设立上海德力西电器实业公司,其业务范围显然已经扩展至上海市。上海德力西公司及其前身上海德力西开关厂,以“德力西”为字号,主观上有“搭便车”的故意,客观上易导致相关公众的混淆误认,故其行为构成不正当竞争。普陀法院对此认定有误,予以纠正。本案商标侵权获利情况难以确定,且商标侵权情节亦难以认定已达到严重程度,因此,德力西集团公司就商标侵权部分适用惩罚性赔偿的主张,不予支持。

上海知识产权法院综合考虑上海德力西公司侵权恶意较强、侵权时间较长、侵权形式多范围广且企业经营规模较大、当事人之间的纠纷经历数次行政处理等诸多情况,改判:撤销一审判决;判令上海德力西公司立即停止使用包含“德力西”字样的企业名称;赔偿德力西集团公司经济损失500万元及合理支出168800元。

裁判规则


被告应当知道原告企业字号具有一定影响,在原告业务地域范围内将该企业字号作为企业名称中的字号使用,主观上有“搭便车”的故意,客观上易导致相关公众的混淆误认的,构成不正当竞争。


编者:



汪玉蓉

律师助理


北京隆诺律师事务所

王珏磷

律师助理


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责任编辑:刘雅婷 


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