隆诺视界 | 司法跟踪:最高法院明确组合使用产品落入专利权保护范围时的侵权责任人认定......

学术   2024-08-14 16:31   上海  


中国知识产权审判动态跟踪”是北京隆诺律师事务所为适应我国知识产权法律服务需求、打造专业化律师团队而推出的全新栏目。我们从2020年起,对最高人民法院及其知识产权法庭等全国主要知识产权审判机构作出的典型裁判进行定期跟踪和发布,帮助企业及时了解中国知识产权司法审判动向,并以我们精专的案例分析解读,助力企业创新驱动发展。

跟踪期间:2024年8月1日~2024年8月14日

本期案例:5个



2024年第19期(总第165期)

编号:LN-SFGZ-20240814

单位:隆诺律师事务所

编者:张斯羽周子琪、汪玉蓉



  专 · 利  
专利民事纠纷

最高人民法院


北京某医药公司与湖南某医疗公司等侵害发明专利权纠纷案


案号:(2021)最高法知民终2270号

上诉人(一审原告):北京某医药科技有限公司

被上诉人(一审被告):湖南某医疗科技有限公司、杭州某贸易有限公司、宁波某药房有限责任公司、宁波市某医院

案由:侵害发明专利权纠纷


案情简介


北京某医药科技有限公司(以下简称北京某医药公司)系专利号为200880108740.X,名称为“畸形耳朵的矫正”的发明专利(以下简称涉案专利)的独占被许可人。北京某医药公司发现,湖南某医疗科技有限公司(以下简称湖南某医疗公司)生产,宁波某药房有限责任公司(以下简称宁波某药房公司)、杭州某贸易有限公司(以下简称杭州某贸易公司)销售,宁波市某医院(以下与前述三公司并称为四被告)在诊疗活动中为患者安装的“尔立美”牌外耳矫形器(以下简称涉案产品1)和骨科定位片(以下简称涉案产品2)组合后涉嫌侵害涉案专利权。北京某医药公司遂起诉至杭州市中级人民法院(以下简称杭州中院),请求判令四被告立即停止侵权,赔偿北京某医药公司损失共计260万元,合理开支58765元并承担本案诉讼费用。四被告抗辩称涉案产品1与涉案产品2均可独立使用,不应组合对比,而单独对比时均不落入涉案专利权保护范围等。


杭州中院经审理认为,涉案产品1与涉案产品2不能组合进行侵权比对。首先,在形式上,涉案产品1和涉案产品2系相互独立的产品,仅凭在案证据不能证明二者系配套出售、搭配使用。其次,本案中,尽管存在涉案产品1与涉案产品2需要结合使用才能实现治疗某些耳朵畸形形态,但涉案产品2可以独立地使用以治疗耳朵畸形,而并非涉案产品1的专用配件,且涉案产品2独立使用的实施方式被排除在涉案专利权利要求限定的技术方案之外。也即涉案产品2具有实质性非侵权用途,现有证据仍不足以证明二者系配合使用、实现涉案专利技术方案的专用产品。而单独比对时,涉案产品1和涉案产品2均不落入涉案专利权的保护范围,不构成侵权。杭州中院据此判决驳回北京某医药公司的全部诉讼请求。


北京某医药公司不服一审判决,上诉至最高人民法院。最高人民法院经审理查明,涉案产品2包含I型和II型两种型号产品,其中I型产品单独即可正常发挥其功能,但II型产品的两端设置有与涉案产品1卡接固定的安装脚,在单独使用的情况下,该安装脚会压迫婴幼儿的耳朵,严重影响矫正效果。最高人民法院据此认定,I型产品是否与涉案产品1组合,是由消费者自己的消费需求所决定,不应将I型产品与涉案产品1组合作为本案的被诉侵权产品。而通常情况下消费者购买II型产品的目的在于将II型产品与其购买的涉案产品1组合使用,且是II型产品自身的特定结构决定II型产品与涉案产品1组合使用,故组合后的技术方案实际上是由II型产品与涉案产品1的制造者所决定,应将II型产品与涉案产品1的组合作为本案的被诉侵权产品,而II型产品与涉案产品1的组合落入涉案专利权的保护范围,故湖南某医疗公司制造、销售Ⅱ型产品的行为构成侵害涉案专利权。但北京某医药公司在本案中没有提交证据证明杭州某贸易公司、宁波某药房公司以及宁波市某医院存在同时销售II型产品与涉案产品1的行为,不能认定上述三主体构成侵权。最高人民法院据此判决撤销一审判决,改判湖南某医疗科技有限公司立即停止制造、销售II型产品,销毁II型产品的专用生产模具,赔偿北京某医药公司经济损失25万元以及为制止侵权产生的合理开支5万元。


裁判规则


同一主体制造的不同产品可以组合使用,且组合使用才落入专利权保护范围的,应当依据使用时实际形成的技术方案,重点考虑该技术方案的形成系由消费者还是制造者决定,来确定侵权责任人。如果有关产品可以分别使用,但消费者根据自身需求,将其组合到一起使用,则可以认定该组合后产品的技术方案系由消费者决定,不应将制造者作为侵权责任人。如果有关产品无法分别使用而必须相互配合,则可以认定该组合后产品的技术方案系由制造者决定,应将该制造者作为侵权责任人。


  商 · 标  
商标民事纠纷

山东省高级人民法院


禾丰公司与佳牧公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案


案号:(2024)鲁民终535号

上诉人(一审被告):菏泽菏丰佳牧饲料有限公司、张某某1、张某某2

被上诉人(一审原告):禾丰食品股份有限公司

案由:侵害商标权及不正当竞争纠纷


案情简介


禾丰食品股份有限公司(以下简称禾丰公司)是核定使用在第31类饲料、动物饲料等商品上的第3031299号“禾豊”商标、第3031305号“”商标、第3031308号“”商标、第11779441号“禾丰奶黄金”商标、第13228146号“禾丰金乳健”商标(以下简称涉案商标)的商标权人。禾丰公司,菏泽菏丰佳牧饲料有限公司(以下简称佳牧公司)、张某某1、张某某2在其生产的饲料、动物饲料等商品(以下简称被诉侵权商品)上大量使用“禾豊佳牧””“”等与涉案商标完全相同或高度近似标识(以下简称侵权标识)的行为,并将“禾丰佳牧”作为其企业字号予以使用,造成了市场混淆和恶劣影响,构成侵害商标专用权及不正当竞争。禾丰公司遂起诉至菏泽市中级人民法院(以下简称菏泽中院),请求判令佳牧公司、张某某1停止涉案行为、变更企业名称,赔偿经济损失500万元及合理开支12万元,张某某2承担连带赔偿责任。


菏泽中院经审理认为,佳牧公司在被诉侵权商品使用“”“”等商标,与涉案商标在构成要素、视觉效果等方面近似,易使相关公众对商品来源产生混淆、误认,构成商标侵权。佳牧公司作为同行业经营者,理应知晓禾丰公司的企业名称,应合理避让。但佳牧公司仍使用“禾丰佳牧”作为其企业字号,并在产品包装上实际使用,易使相关公众误认为与禾丰公司存在特定联系,构成不正当竞争。根据佳牧公司提供的在案证据,无法证明佳牧公司资产与张某某1、张某某2清晰可分,可以认定佳牧公司资产与张某某1、张某某2构成人格混同,应当承担连带责任。综合考虑涉案商标的知名度、被诉侵权标识贡献度、佳牧公司的侵权故意、侵权持续时长、侵权情节等因素,在确定佳牧公司赔偿责任时可以适用惩罚性赔偿。菏泽中院据此判决佳牧公司、张某某1停止侵权,佳牧公司停止使用相关字号,并赔偿经济损失及合理开支3556470.59元,张某某1、张某某2承担连带责任。


佳牧公司、张某某1、张某某2不服一审判决,上诉至山东省高级人民法院(以下简称山东高院)。山东高院经审理认为,涉案商标经禾丰公司及其关联公司的大力宣传和使用,在饲料行业已经具有极高的知名度和影响力。考虑涉案商标的知名度,以一般消费者注意力隔离比对,被诉侵权商品上使用被诉侵权标识的行为,容易造成相关公众混淆,误认为被诉侵权商品来源于禾丰公司或与禾丰公司存在关联关系,故菏泽中院认定佳牧公司、张某某的被诉行为侵害了禾丰公司涉案商标专用权并无不当。佳牧公司作为生产经营饲料的同业经营者,应当知晓“禾丰”字号的知名度和影响力,理应进行合理避让1,但其仍将“禾丰”作为企业字号注册,并在经营活动中实际使用,主观上明显具有攀附禾丰公司商誉谋取市场竞争优势的恶意,其行为构成不正当竞争。佳牧公司即使规范使用企业名称全称,亦难以避免相关公众产生佳牧公司与禾丰公司之间存在特定联系的混淆误认。综合考虑佳牧公司主观故意程度、侵权持续时间等侵权行为性质、情节以及禾丰公司为制止本案侵权行为支出的合理必要开支等因素,在确定侵害商标权赔偿责任时适用惩罚性赔偿,并确定倍数为二倍并无不当。而被诉侵权产品上使用了张某某1享有商标权的“禾丰佳牧”等商标,并标注了生产商系菏丰佳牧公司,菏泽中院认定二者构成共同侵权并无不当。且张某某1、张某某2作为荷丰佳牧公司的股东,以其个人微信收取客户及代理商的货款,数额巨大,作为股东的个人财产和公司财产未能做到相互独立,菏泽中院认定张某某1、张某某2对菏丰佳牧公司的债务承担连带责任并无不当。综合考虑在案证据情况,山东高院判决驳回上诉,维持原判。


裁判规则


1.在商标侵权案件中,公司的实际控制人或股东以个人账户收取货款,数额巨大的,可认定公司与实际控制人或股东财产混同,判令公司的实际控制人或股东与公司承担连带责任。

2.在商标侵权案件中,公司使用的侵权商标为股东持有的,可认定该股东与公司构成共同侵权,就侵权行为承担连带责任。


北京市石景山区人民法院


某餐饮公司与某电子地图APP服务提供者等商标侵权及不正当竞争纠纷案


案号:(2024)京0107民初2007号

原告:某餐饮管理服务有限公司

被告:某餐饮店、某电子地图APP服务提供者

案由:侵害商标权及不正当竞争纠纷


案情简介


某餐饮管理服务有限公司(以下简称某餐饮公司)是核定使用在第43类提供餐饮住宿服务上的某商标(以下简称涉案商标)的商标权人。某餐饮公司认为,某餐饮店未经许可,擅自在其经营的店铺招牌、店内装潢等处使用与涉案商标相同及近似的标识,易导致相关公众混淆,构成商标侵权;同时在企业名称中使用涉案商标误导公众,构成不正当竞争行为。而且某电子地图APP服务提供者在其地图APP中为某餐饮店提供入驻及“V”字标识、搜索、预约订座、优惠券及用户点评信息等服务,使某餐饮店获得精准流量和特别营销,增加其曝光度,某互联网地图服务提供者与某餐饮店构成共同侵权。某餐饮公司遂起诉至北京市石景山区人民法院(以下简称石景山法院),请求判令某餐饮店停止侵权并更改企业名称,赔偿经济损失及合理开支共30万元,某电子地图APP服务提供者立即停止为某餐饮店在电子地图APP中进行宣传推广。


石景山法院经审理认为,首先,某餐饮店在其门口、外墙多处使用的招牌中突出使用涉案商标,构成商标侵权;同时在其自身商标申请因与涉案商标构成近似而被驳回申请后,仍将涉案商标在字号中继续突出使用,主观过错较为明显,构成不正当竞争。其次,某电子地图APP服务提供者在提供服务时依法需要对地理信息进行客观、真实的标注,因此其在地图上注明某餐饮店字号的行为不是商业宣传行为,与某餐饮店是否实施了涉案侵权行为无关。如果要求某电子地图APP服务提供者对所有地理信息内容是否存在侵权行为进行一一核实,势必会影响互联网地图导航功能的实现,不利于行业发展,也有损于社会公共利益。因此,某电子地图APP服务提供者不是本案适格被告。石景山法院据此判决某餐饮店承担停止侵权、变更企业字号、赔偿损失等法律责任,驳回某餐饮店的其他诉讼请求。


裁判规则


互联网地图服务提供者依法需对地理信息进行客观、真实标注,故其在互联网地图上标注店铺名称的行为不是商标性使用行为,互联网地图服务提供者对所有地理信息内容是否构成侵权无法进行一一核实,因此亦不存在过错,不构成侵权。

(本案判决尚未全文公开,相关规则系根据当前已公开内容归纳)


  不····争  

最高人民法院


立杰公司与亨信公司、第一工程公司等侵害商业秘密案


案号:(2022)最高法知民终2278号

上诉人(一审原告):株洲市立杰电热技术有限责任公司

上诉人(一审被告):宝鸡市亨信稀有金属有限公司

上诉人(一审被告):湖南省第一工程有限公司

被上诉人(一审被告):闵某某   

案由:侵害商业秘密纠纷


案情简介


株洲市立杰电热技术有限责任公司(以下简称立杰公司)是电子束熔炼炉产品相关五项技术信息及一项经营信息的权利人。立杰公司认为,其前员工闵某某将湖南省第一工程有限公司(以下简称第一工程公司)为立杰公司生产电子束熔炼炉一事告知宝鸡市亨信稀有金属有限公司(以下简称亨信公司),亨信公司遂委托第一工程公司利用立杰公司的技术图纸加工被诉侵权设备,且闵某某负责技术指导,因此第一工程公司、亨信公司及闵某某(以下并称三被告)共同侵害立杰公司的商业秘密。立杰公司遂起诉至湖南省长沙市中级人民法院(以下简称长沙中院),请求判令三被告停止侵权并赔偿经济损失及合理开支。


长沙中院经审理认为,立杰公司所主张的五项技术信息具备秘密性、保密性及价值性,构成技术秘密;其所主张的经营信息能够从公开途径获取,不构成经营秘密。在侵害商业秘密纠纷案件中,审查侵权的原则是“实质性相同+接触”原则。本案各被告均认可被诉侵权技术方案具备五项技术秘密的结构,闵某某亦认可其接触了原告立杰公司的图纸。在此基础上,转由被诉侵权人承担自己没有侵权的举证责任,倘若其不能证明其获得信息的正当性等免责事由,即应认定侵权成立。被实施反向工程的产品应当是从公开渠道取得的产品,且反向工程的实施人不能是对商业秘密负有保密义务的人。如果是以不正当手段知悉了他人商业秘密之后又以反向工程为由主张获取行为合法的,该抗辩主张不能成立。本案中,第一工程公司所举证据不能证明被实施反向工程的图纸或产品系其从公开渠道合法取得,亦不能就拆卸、测绘、分析等过程进行充分举证并且作出合理说明。故第一工程公司反向工程的抗辩主张不能成立。第一工程公司、亨信公司擅自使用涉案技术秘密的行为构成不正当竞争应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。长沙中院综合考虑涉案技术秘密的价值、技术秘密在产品中发挥的作用以及不正当竞争行为的情节等因素判决第一工程公司、亨信公司连带赔偿经济损失20万元、合理支出15万元。


立杰公司、亨信公司、第一工程公司均不服一审判决,上诉至最高人民法院。本案二审中,亨信公司提交证据拟证明立杰公司所主张的技术信息为公知信息,并非技术秘密。最高人民法院经审理认为,第一工程公司、亨信公司在使用涉案技术信息后,又主张该信息为公知常识,应当对此提供证据证明在公共领域或其他途径可以获得上述技术信息。第一工程公司、亨信公司未能提供证据证明其所使用的技术信息来源,也无法证明上述技术信息为公知常识,对其该主张不予支持。最高人民法院据此判决驳回上诉,维持原判。

裁判规则


1.在侵害商业秘密民事案件中,审查侵权的原则是“接触+实质性相同”原则,即权利人只需证明被诉侵权技术与其商业秘密相同或实质相同,以及被诉侵权人具有接触其商业秘密的事实,就转由被诉侵权人承担自己没有侵权的举证责任,倘若其不能证明其获得信息的正当性等免责事由,即应认定其侵权成立。

2.被实施反向工程的产品应当是从公开渠道取得的产品,且反向工程的实施人不能是对商业秘密负有保密义务的人,如果是以不正当手段知悉了他人商业秘密之后又以反向工程为由主张获取行为合法的,该抗辩主张不能成立。


  其 · 他  

最高人民法院


福建恒某公司与泉州日某公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案


案号:(2022)最高法知民终1861号

上诉人(一审被告):泉州日某仪器仪表有限公司

被上诉人(一审原告):福建恒某科技有限公司

案由:因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷


案情简介


泉州日某仪器仪表有限公司(以下简称泉州某公司)系专利号为CN00201624.9,名称为“内置式数显靶式流量计”的实用新型专利(以下简称涉案专利)的专利权人。2006年3月1日,涉案专利被国家知识产权局公告专利权终止(因未缴年费专利权终止)。


2006年5月23日,泉州某公司以福建恒某科技有限公司(以下简称福建某公司)及另一案外公司生产、销售的“智能靶式流量计”侵犯了涉案专利权及另一案外专利为由,向福建省泉州市中级人民法院(以下简称泉州中院)提起诉讼(以下简称第一次诉讼)。后泉州中院一审判决、福建省高级人民法院(以下简称福建高院)二审判决均未支持泉州某公司的诉讼请求。泉州某公司不服,向最高人民法院申请再审,后最高人民法院指令福建高院再审。2014年12月20日,福建高院就第一次诉讼作出(2009)闽民再终字第4号民事判决,认为被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围,福建某科技公司的行为构成专利侵权,判决撤销一审判决,福建某科技公司向泉州某公司赔偿12.5万元。


福建某公司不服(2009)闽民再终字第4号民事判决,向福建省人民检察院申请监督。福建省人民检察院提请最高人民检察院进行抗诉。2018年4月27日,最高人民检察院作出《不支持监督申请决定书》,认为该案不符合监督条件。理由是:现有证据足以证明国家知识产权局已经收取了泉州某公司缴纳的年费。现有证据不足以证明泉州某公司对其2005年欠缴300元年费存在过错。被诉侵权产品对泉州某公司涉案专利权实质上构成侵权。


2015年12月25日,泉州某公司以福建某公司在第一次诉讼发起后的2006年5月至2010年期间仍大量生产、销售侵害涉案专利权的产品为由,向泉州中院提起诉讼(以下简称第二次诉讼),请求判令福建某公司赔偿其经济损失350万元。2016年5月,泉州某公司申请撤诉。2017年1月4日,泉州某公司因不服国家知识产权局终止涉案专利权,向北京知识产权法院提起行政诉讼,而后泉州某公司申请撤回起诉。


2019年5月27日,泉州某公司向福建省福州市中级人民法院(以下简称福州中院)提起诉讼(以下简称第三次诉讼),以最高人民检察院已认定被诉侵权产品实质上构成专利侵权,福建某科技公司在2006年5月至2010年期间侵害涉案专利权为由,诉求福建某科技公司赔偿其经济损失450万元。而后,泉州某公司申请撤诉。


2020年7月8日,泉州某公司向厦门中院提起诉讼(以下简称第四次诉讼),依据同样的事实主张福建某科技公司侵害涉案专利权。2020年8月,厦门中院根据泉州某公司申请作出财产保全裁定,查封、冻结或扣押福建某公司的财产,以450万元为限。2021年2月8日,厦门中院驳回泉州某公司全部诉讼请求。泉州某公司不服,上诉至最高人民法院,但未依法缴纳受理费,且申请撤回上诉。


2022年,福建某公司主张泉州某公司提起第三次诉讼、第四次诉讼属于恶意诉讼,向厦门中院提起本案诉讼。厦门中院经审理认定,首先,泉州某公司曾就涉案专利权届满前终止的决定提起行政诉讼,后申请撤回起诉。可见,随着泉州某公司主动放弃启动权利恢复程序,涉案专利权终止的状态已经较为稳定,且泉州某公司应当知晓法律后果。现泉州某公司提起第三次、第四次诉讼所主张的侵权行为系发生在“2006年5月至2010年期间”,时间点均在涉案专利权被终止后,其就已经放弃的权利先后起诉,不具有权利基础。其次,泉州某公司该两次诉讼均提出高达450万元的损害赔偿请求,与第一次诉讼获得法院支持的12.5万元赔偿相比差异巨大,且泉州某公司在第四次诉讼中申请财产保全,冻结福建某科技公司450万元财产,难以认定泉州某公司提起第三次、第四次诉讼是以依法维权为目的、正当行使其诉讼权利。厦门中院据此认定泉州某公司主观上存在恶意,其在明知缺乏权利基础的情况下,仍然提起专利侵权诉讼,主观上有使福建某科技公司受到损失的故意,属于滥用诉讼权利,构成恶意提起知识产权诉讼,判决泉州某公司赔偿福建某公司经济损失(含合理费用)60000元。


泉州某公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。最高人民法院经审理认为,涉案专利已于2006年3月1日权利终止且该终止状态已经确定,第三次及第四次诉讼明显缺乏权利基础。而泉州某公司提起第三次及第四次诉讼系发生在涉案专利权被终止且2017年1月4日提起之行政诉讼撤诉之后,结合泉州某公司自认自第二次诉讼时已经明知涉案专利权被终止并撤回此次起诉,泉州某公司对其诉讼没有权利基础显然具有清晰认知,且泉州某公司第三次及第四次诉讼的行为造成他人损害。最高人民法院据此认定泉州某公司第三次及第四次诉讼构成恶意诉讼,判决驳回上诉,维持原判。


裁判规则


因恶意提起知识产权诉讼应当满足以下构成要件:1.所提诉讼明显缺乏权利基础或者事实根据;2.起诉人对此明知;3.造成他人损害;4.所提诉讼与损害结果之间存在因果关系。


编者:



张斯羽

律师助理


北京隆诺律师事务所

周子琪

律师助理


北京隆诺律师事务所

汪玉蓉

律师助理


北京隆诺律师事务

如欲了解更多资讯

请联系:

北京隆诺律师事务所

邮箱:LNBJ@lungtin.com


责任编辑:刘雅婷 


隆天知识产权
“隆天知识产权”由隆天知识产权代理有限公司和上海隆天律师事务所运营,为专业人士提供行业内最新的知识产权法律资讯,深度剖析知识产权领域热门话题,欢迎广大读者投稿与合作,联系方式:LTSH@lungtinlaw.com。
 最新文章