隆天律丛 | 浅谈PCT国际阶段关于单一性问题的应对策略
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2024-10-10 11:41
上海
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通过PCT（Patent Cooperation Treaty，专利合作条约）途径进入其他国家是企业经常采用的一种海外专利申请方式。一件PCT国际申请，想要在各个国家获得具体的保护，需要经历国际阶段和国家阶段。在国际阶段主要由受理局和国际检索单位进行审查，在国家阶段则由各个国家的专利局进行独立审查。在国际阶段，申请人会收到国际检索单位发出的国际检索报告，其中载明国际检索单位的检索结果和对新创性评价的书面意见。国际检索报告的结论可以作为企业后续选择是否进入到具体国家的重要参考。
国际检索单位的审查员在进行检索之前，首先会对单一性进行审查，如果认为不具有单一性，审查员会下发PCT/ISA/206表（缴纳附加费和适用时异议费的通知，以下简称为206表）。下面，笔者将对如何应对这类问题的一些策略进行具体介绍。
根据《专利合作条约》第3条第4款的规定，国际申请应该符合规定的发明单一性的要求。
根据《专利合作条约》第17条第3款的规定，如果国际检索单位认为国际申请不符合细则中规定的发明单一性的要求，该检索单位应要求申请人缴纳附加费。国际检索单位应对国际申请的权利要求中首先提到的发明（“主要发明”）部分作出国际检索报告；在规定期限内付清要求的附加费后，再对国际申请中已经缴纳该项费用的发明部分作出国际检索报告。
根据《PCT实施细则》第40条的规定，当审查员认为国际申请不符合单一性要求时，需要下发缴纳附加费和适用时异议费的通知，其中明确指出国际申请不符合单一性要求的理由、申请人需要1个月内缴纳附加费和附加费的数额、以及申请人在适用的情况下1个月内缴纳异议费以及异议费的数额。
因此，当国际申请中有多组权利要求，而国际检索单位的审查员认为多组权利要求之间缺乏单一性时，只会先对第一组权利要求进行检索，并且下发206表。只有申请人提出异议并且异议成功，或者补缴了附加费之后，国际检索单位才会继续对其他的权利要求进行检索。
1.在PCT国际阶段，收到国际检索单位下发的206表后，以中国知识产权局作为国际检索单位为例，主要有如下三种应对方式：
国际检索单位将不会继续对国际申请中未被检索的部分进行检索。该国际申请的国际检索报告将仅包含对第一组权利要求的检索结果。
国际检索单位将针对未被检索的部分进行检索，并出具包括所有发明的检索结果的国际检索报告。
申请人提出的异议内容可以是：认为国际申请具有单一性而不应当缴纳附加费；或者是认为国际申请要求缴纳的附加费数额过高。
国际检索单位内的复核组会对该异议进行审查，如果认为异议全部或部分成立，则退还附加费的全部或一部分给申请人，并且如果异议全部成立，则退还异议费给申请人。
2.需要注意，在收到国际检索单位下发的206表后，申请人不能修改权利要求来克服单一性的问题，也不能自行选择国际检索单位进行检索的权利要求。
（1）申请人不能修改权利要求来克服单一性的问题。
在PCT国际阶段，申请人只能在PCT规定的几个允许修改的时间节点来修改权利要求。而收到206表的时间节点并不允许申请人对权利要求进行修改。因此，申请人无法通过修改权利要求来使多项发明具有单一性。
基于此，建议申请人在提交PCT申请之前，预先评估多组权利要求之间的单一性，如果存在不具有单一性的问题，则最好在提交PCT申请之前先进行修改。
（2）申请人不能自行选择国际检索单位进行检索的权利要求
如上所述，根据《专利合作条约》第17条第3款的规定，如果审查员认为多个发明之间不具有单一性，会对首先提到的发明进行检索，也就是对排序最靠前的权利要求进行检索。
比如，一件PCT国际申请中权利要求1-6属于发明A，而权利要求7-10属于发明B，在审查员认为发明A和发明B不具有单一性时，会对权利要求1-6进行检索，权利要求1是国际检索报告中的必检项。申请人并不能请求审查员仅检索权利要求7-10而不检索权利要求1-6。
1.关于国际检索阶段未被检索的发明是否可以进入到具体国家
在PCT国际阶段收到206表后，如果没有提出异议也没有补缴附加费，导致PCT申请中部分发明未被检索，未被检索的这部分发明在进入具体国家时是否可以保留，取决于各个国家的具体规定。各个国家可以规定没有在国际检索阶段进行检索到的权利要求视为撤回，也可以规定在补缴一定费用后，接受这部分未被检索的权利要求。
以中国知识产权局为例，根据《专利审查指南》第三部分第二章第5.5条的规定，在PCT国际申请进入中国时，对于国际检索阶段因缺乏单一性而未被检索到的发明，首先判断国际检索单位作出的缺乏单一性的结论是否正确，如果认为结论正确，则审查员将下发缴纳单一性恢复费通知书，在申请人缴纳单一性恢复费后，这部分发明可以被中国专利局继续审查。
2.国际检索单位与各个国家专利局对于单一性的评判结果彼此独立
各个国家对于发明是否具有单一性的评判与国际检索单位的评判是相互独立的，因此，在国家阶段，各个国家对于单一性的评判结果与国际检索单位的评判结果可能有所不同。
比如，一件国际申请在国际申请阶段被认定为不具有单一性而缴纳了附加费，但是进入到具体国家时，该国家的专利局可能会认定为具有单一性而不会再指出该问题。此外，一件包括多项发明的国际申请在国际申请阶段没有被指出单一性问题，但是进入到具体国家时，该国家的专利局仍然可能会指出单一性问题。
3.在国际阶段缴纳附加费后，进入具体国家仍然可能存在单一性问题而需要分案
在PCT国际阶段，收到缴纳国际检索单位发出的206表后，即使根据国际检索单位的要求缴纳了附加费，获得了对全部权利要求进行检索的国际检索报告，在进入到具体国家时，仍然可能存在单一性问题。
以一件PCT国际申请进入欧洲为例，该PCT国际申请包括两项发明，权利要求1-6属于发明A，权利要求7-10属于发明B。在国际阶段根据国际检索单位的要求缴纳了对发明B进行国际检索的附加费。该PCT国际申请在进入到欧洲时，欧洲专利局在进行检索时，如果认为发明A和发明B不具有单一性，会下发仅包括发明A的检索结果的部分检索报告并要求申请人补缴发明B的补充检索费用。在申请人补缴了补充检索费用之后，欧洲专利局会下发包括发明A和发明B的完整扩展检索报告，但同时也会指出两项发明不具有单一性，如果均希望得到授权，则需要进行分案。
因此，在国家阶段遇到单一性问题时，针对该国家专利局的审查意见，申请人可以选择：（1）论述发明A和发明B具有单一性，（2）在不超出原申请范围的前提下修改权利要求使得发明A和发明B具有单一性，或者（3）选择其中一项发明提出分案申请。
以上是笔者根据代理实务和学习所总结的经验，如有不足，还请批评指正。作者：
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责任编辑：刘雅婷
