作者 l 詹守琴 编辑 l 探索
来源 | 专利人詹守琴
分享 l 专利质量（ID：patentQC）
今天我们来聊一个代理人在撰写的过程中极其少的碰见，但对于撰写又很重要的一个原则——捐献原则。也许您会问，捐献原则不是专利侵权判定原则中的一项法律原则吗？这跟作为专利撰写代理人的我有什么关系呢？今天我们就来详细的聊一聊。
一、捐献原则的含义和由来
捐献原则是专利侵权判定中的一项法律原则。其核心内容是：如果被控侵权产品的技术方案在涉案专利的说明书中公开，但并未落入权利要求的字面保护范围，则专利权人不得主张构成等同侵权。
这意味着，专利权人在说明书中公开但没有请求保护的技术方案被视为已经捐献给了公众。捐献原则实质上是对等同原则适用的一种限制，既体现了个人利益与公共利益的平衡，又确保了专利的公开性和第三人的信赖利益。
捐献原则最早由美国法院在审理专利侵权案件的过程中创立。1982年CAFC成立后，对等同原则的适用较为宽松，导致专利权人获得等同侵权判决过于容易。为了平衡专利权人和公众的利益，CAFC开始创立一系列司法规则来限制等同原则的适用。
二、捐献原则在中国的法律依据
我国对于专利侵权认定中如何适用捐献原则问题的认识较晚。
2001年，北京市高级人民法院颁布的《北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中的第15条规定：“仅记载在专利说明书及附图中，而未反映在专利权利要求书中的技术方案，不能纳入专利权保护范围。”
虽然上述规定没有明确指出捐献原则概念，但从其内容分析，这是我国法院首次引进捐献原则的理念。
2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”这被认为是正式确立了中国的捐献原则。
三、 产生原因
总的来说，捐献原则是由于说明书中公开的技术方案内容大于其权利要求书中主张的专利保护范围而产生的。
说明书公开的技术方案大于其权要中主要的保护范围产生的原因可能是：
A、在撰写申请文本时，在权要中仅限定了说明书中所描述的一部分实施例的技术方案；
B、专利审查过程中上位技术方案未被审查员接受，或在申请专利时为更易于获得授权而主动限定较小的保护范围，因而造成放弃某些技术方案；
C、在无效时，上位技术方案被无效，获得较小的保护范围，而造成放弃某些技术方案。
也就是说，捐献原则是在专利撰写过程中或者答复审查意见，以及无效的过程中产生的，因此，捐献原则和撰写代理人是紧密相关的，可能你的稍有不慎，就会导致申请人被捐献原则限制，而不能再适用于等同原则。
四. 捐献原则的适用情况
由于篇幅原则，不适合将相关案例在此分享，根据相关案例推导出捐献原则的适用情况如下：
如果构成“特定化”描述，则其下位概念将一并认为被捐献。例如：独权限定支架的材料是金属，从权进一步限定材料是钢；说明书描述了金属包括钢、铁、铝等，支架的材料还可以是塑料，那么塑料支架作为特定化的另一种选择也被捐献。
“未记载”不要求权要中的相关表述与说明书的完全一致。例如：权要前序部分的主题名称限定为“一种电动绿篱机”，但说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等可以理解到专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的技术方案，采用燃油发动机的技术方案将被视为捐献。
如果专利权人主观意愿要求保护，例如表现为在授权或确权阶段没有主动删除该技术方案，但在确权阶段权利要求被无效，则不属于捐献了该技术方案。
五、针对捐献原则的撰写策略
申请人会在说明书中公开尽可能多的实施方式，在捐献原则引入后，如果仅写入说明书，但未写入权要的技术方案将会被视为捐献，不得主张等同，显然，再按照现有的方式进行撰写，对申请人会造成限制。
那么在引入捐献原则后，申请人应当如何做出适当的调整，以避免对自己造成限制呢？
根据笔者的撰写经验，提供以下几种撰写策略供大家参考：
第一、概括性独权+实施方式从权方式
先撰写一个能够覆盖所有实施方式的概括性的独立权利要求，并针对每一个实施方式分别撰写一个从属权利要求，同时在说明书中尽可能多地描述实施方式。
如果在授权或确权阶段，覆盖所有实施方式的上位的权利要求无法授权或者被无效，则还能保留基于每个实施方式的保护范围，避免某个实施方式所对应的技术方案被捐献掉。
第二，在说明书中尽量少写实施方式。即在说明书和附图中不对替代的方案进行明确的、具体的、特定化的列举性描述，而改为在说明书中写明列举的权利要求中限定的技术方案的基本原理。
该策略要求申请人在撰写之前对现有技术进行充分的检索，以保证申请不会因为缺乏新颖性或创造性而被驳回。
此外，为了使没有在说明书描述的实施方式在将来的侵权诉讼中易于通过等同原则予以保护，可考虑通过其他的方式将其公开。
第三，仍然像以前那样在说明书中尽可能多地描述实施方式，通过分案的方式使每个实施方式都被权利要求所覆盖。这是最稳妥的策略，但也是最昂贵的策略。此外，该策略还受到关于提交分案期限的规定的限制。
这些策略可以帮助申请人更好地应对捐献原则带来的挑战。
合作提供：
往期推荐
