专利申请策略之背景技术中引证文件需谨慎！

百科 2024-11-18 17:00 北京

随着科学技术的不断更新，专利申请成为了保护革新技术的重要手段。在专利申请文件中说明书应当从现有技术出发，明确地反映出发明或者实用新型想要做什么和如何去做，使所属技术领域的技术人员能够确切地理解该发明或者实用新型要求保护的主题。而从现有技术出发即需要在背景技术部分写明发明或者实用新型的提出背景，以及存在的问题和缺点。

关于背景技术，《专利法实施细则》第二十条中规定了：“背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件”。

那么，是否要在背景技术中引证反映背景技术的文件呢？

在背景技术中引证反映背景技术的文件，可以方便审查员或者阅读专利申请文件的人可以充分理解本申请的技术方案与对比文件的区别，以及精准定位本申请的发明点，还可以使得审查员或者阅读专利申请文件的人能够充分了解本申请提出的背景。

另一方面，在背景技术中引证反映背景技术的文件，可能会被认为是现有技术，例如，在美国的专利审查中，记载在背景技术中的内容可能会被视为自认的现有技术。

在这种情况下，有可能会将背景技术中引证的文件作为最接近的现有技术，再结合其他文件，以评判专利申请所保护的方案不具备新创性。例如，在一篇关于复合材料的制作方法的专利申请的背景技术中引证了两篇专利文件，引证的专利文件公开的均是制备复合材料的方法。在评价该专利申请的新创性时，将引证的其中一篇专利文件作为最接近的现有技术，并结合了其他专利文件，指出该专利申请不具备创造性。

另外，在专利无效程序中，背景技术中的引证文件也容易被无效请求人利用，作为支持其无效理由的证据。例如，在一篇关于制造瓷砖的方法及设备的专利中，其背景技术中引证了一篇专利文件，该专利文件记载了丰富的实施例。无效请求人在发起专利无效时，使用了多种证据组合方式，其中一种证据组合方式就是以该引证的专利文件作为最接近的现有技术，并结合其他证据来主张该专利不具备创造性，最终专利权人修改主权项，缩小主权项的保护范围，来维持专利部分有效。

由此可见，在专利申请的背景技术中引证文件需谨慎。

当技术方案的实施需要依赖于特定的现有技术时，可以在背景技术中引证关于该特定的现有技术的文件。例如，在一篇关于制作某一化合物的方法的专利申请中，记载了制作该化合物需要一种特定的酶。审查员在对该专利申请进行审查时，认为这种特定的酶具有特殊性，但说明书中没有公开所使用的酶的来源，使得说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定。

申请人在答复审查意见时，说明了这种特定的酶是由一种菌株产生的，并且提供了菌株的保藏编号。还提供了一篇专利文件对这种特定的酶进行了说明。虽然专利最终获得了授权，但也经历了多次答复审查意见的过程。那么，可以思考一下，如果申请人在撰写背景技术时，能够引证答复审查意见时提供的证明文件，是不是就会加快授权的进程呢？

专利申请文件每一部分都至关重要，背景技术更是一个专利的基础，通过背景技术才能引出技术问题，进而确定出解决技术问题的技术方案。因此，专利代理师应该从案件本身出发，从实际出发，选择适用于案件的背景技术撰写方式，最大程度保证申请人的权益。

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