最高法院:即使当事人有约定,技术秘密应按法定标准进行审查|民商事裁判规则

👉作者：唐青林 李舒 赵佳星  (北京云亭律师事务所*)

在涉嫌侵害技术秘密相关的合同案件审理过程中，即使双方当事人曾通过签订和解协议的方式就技术秘密的构成、归属及侵害行为达成过约定，人民法院仍需就当事人主张的技术信息是否构成反不正当竞争法意义上的技术秘密问题进行审查认定。

二、杭州运某科技有限公司、顾某洁、胡某、乔某伟曾因侵害商业秘密与杭州丙某科技有限公司签订和解协议，承认侵权并承诺不再侵害杭州丙某科技有限公司的各项知识产权，若再侵害则向杭州丙某科技有限公司支付违约金500万元。

三、后杭州运某科技有限公司、顾某洁、胡某、乔某伟又用窃取的图纸申请专利，故请求判令该四方连带支付违约金500万元及维权合理开支2万元。

四、杭州运某科技有限公司、顾某洁、胡某、乔某伟反诉主张，杭州丙某科技有限公司主张的技术信息不构成技术秘密，已被在先专利、产品实物公开；杭州运某科技有限公司申请的专利与杭州丙某科技有限公司主张的技术信息不同。

五、浙江省杭州市中级人民法院认为，在杭州丙某科技有限公司与杭州运某科技有限公司及顾某洁、胡某、乔某伟存在和解协议的情况下，可免除杭州丙某科技有限公司就其所主张技术信息具有秘密性的举证责任。

六、据此，杭州市中级人民法院作出（2020）浙01民初1617号民事判决，判令：杭州运某科技有限公司支付杭州丙某科技有限公司违约金400万元等。

七、杭州运某科技有限公司不服，提出上诉，最高人民法院于2023年6月5日作出（2021）最高法知民终1530号民事判决，驳回上诉，维持原判。

1.技术信息构成技术秘密，应从商业价值、保密措施、是否为公众所知悉角度进行审查。

2. 就当事人主张的技术秘密与所对应的技术信息进行相同或实质相同比对时，应根据其主张来确定需要保护的技术秘密的范围。若当事人主张的技术秘密是一个完整的技术方案，应予保护的对象及技术比对的内容就是一个完整的技术方案；若当事人主张的技术秘密是某一项或某几项技术信息，则技术比对的内容就是该技术信息本身，而非整体技术方案。

第四百六十五条　依法成立的合同，受法律保护。

依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

《中华人民共和国反不正当竞争法》

第九条　经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：

（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；

（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；

（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。

经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的，视为侵犯商业秘密。

第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

根据某甲公司的上诉主张，本案二审争议的焦点问题是：(一)某乙公司所主张的技术信息是否构成技术秘密；(二)某甲公司提出的涉案专利申请是否披露了某乙公司所主张的技术秘密；(三)某甲公司是否应向某乙公司支付400万元违约金，以及某乙公司是否应向某甲公司返还保证金5万元并支付相应利息。

(一)关于某乙公司所主张的技术信息是否构成技术秘密的问题

反不正当竞争法第九条第三款规定，本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。也就是说，反不正当竞争法所保护的技术秘密，应具备不为公众所知悉、具有商业价值、权利人对其采取了相应保密措施三个构成要件。

本案中，某乙公司所主张的技术秘密以“新设备下料图纸”及按照图纸内容生产的设备为载体，具体包括5个秘密点。某甲公司上诉主张某乙公司的该5点技术信息不具备商业价值和秘密性，不构成反不正当竞争法意义上的技术秘密。

1.在商业价值方面。反不正当竞争法第九条第三款规定的“具有商业价值”是指有关信息具有现实或者潜在的商业价值，能为技术信息的拥有者带来竞争优势。本案中，承载某乙公司技术信息的摆料机虽未在市场上对外销售，但其能为某乙公司充气保护膜的生产过程提高装箱效率和节约装箱成本，由此为某乙公司在与包括某甲公司在内的同行企业竞争中赢得优势。因此，某乙公司所主张的技术信息具有商业价值。

2.在保密措施方面。权利人为防止信息泄露所采取的与其商业价值等相适应的合理保护措施，应当认定为反不正当竞争法第九条第三款规定的“采取相应保密措施”。某乙公司主张，顾某某、胡某、乔某某作为其员工期间，与其签订有保密协议，保密内容包括在工作过程中接触到的某乙公司的图纸；顾某某、胡某、乔某某对此不持异议。由此可见，某乙公司通过与其员工签订保密协议的方式针对承载了其技术信息的图纸提出保密要求，这种方式构成某乙公司对其技术信息采取的保密措施。

3.在是否已为公众所知悉方面。某甲公司上诉主张某乙公司的5点技术信息已通过三种方式被公众知悉，一是通过观察某丙公司销售的折箱机，二是通过观察某乙公司销售的摆料机，三是被某丙公司申请的在先专利所公开。

(1)如前所述，某甲公司未能举证证明在某乙公司的技术信息形成之前，其所谓的“某丙公司制造的折箱机”已在市场上销售。至于某乙公司自行生产的摆料机，某乙公司陈述仅是用来供其在充气薄膜生产过程中的装箱时使用，并不对外销售。某甲公司虽不认可某乙公司的以上陈述，但亦未提交证据证明某乙公司的摆料机曾在市场上销售或可通过其他方式被公众获得。因此，某甲公司关于某乙公司的技术信息已被某丙公司销售的折箱机或某乙公司生产的摆料机公开的主张，缺乏事实依据，不能成立。

(2)某乙公司认可在先专利技术方案的形成时间早于其主张的技术秘密的形成时间，且公众可以通过公开查询的方式获知在先专利技术方案的具体内容。因此，在先专利可以作为审查认定某乙公司所主张技术信息是否具备秘密性的依据。二审中，某甲公司就某乙公司所主张5点技术信息中的两项是否具有秘密性的问题，与某乙公司存在争议，即滚筒的相对位置关系，以及实现摆料板往复运动的曲柄与连接杆的特定连接结构。

将上述两项双方存在争议的技术信息与在先专利权利要求书、说明书及其附图的内容对照来看。

关于滚筒的设置位置。根据已查明的事实可知，为了实现对加工完成后待折叠薄膜的引导，在先专利采用的是导向板这一技术手段。与之相比，某乙公司的图纸中显示有两个并排设置的滚筒，加工完成后的薄膜穿过两滚筒之间的缝隙后随摆料板摆动，以作进一步折叠。在先专利中的薄膜输送机构8虽然也包括两组主动驱动的压轮组以及若干辊轴，但该两组辊轴并非并排设置，而是相互间隔有一段距离呈分立设置，且该薄膜输送机构8并未设置在摆料板上方，而是位于摆动件2的左侧。因此，某乙公司要求保护的与滚筒设置位置相关的技术内容并未在在先专利权中得以体现，公众通过查询在先专利文件并不能知悉某乙公司要求保护的该项技术信息。

关于实现摆料板往复运动的曲柄与连接杆的特定连接结构。在先专利公开了相当于某乙公司技术信息中曲柄及连接杆的第一连杆、第二连杆、第三连杆，以及相互之间通过转轴相连接的方式。与之相比，某乙公司要求保护的技术信息具体是指连接杆与摆料板直接铰接，且某乙公司提交的图纸显示连接杆与摆料板的铰接点位于摆料板背面。在先专利中的第三连杆并未与摆料板直接相连，而是通过第三连杆与转轴铰接、转轴贯穿于摆料板一端的方式实现驱动组件与摆料板的间接连接，且在先专利说明书附图显示的铰接点位于摆料板一侧、而非背面。因此，某乙公司要求保护的该项技术信息与在先专利之间存在上述差异，则公众通过查询在先专利文件亦不能知悉某乙公司要求保护的曲柄与连接杆特定连接结构的技术信息。

综上，某甲公司与某乙公司在本案二审过程中存在争议的两项技术信息，即滚筒的设置位置，以及实现摆料板往复运动的曲柄与连接杆的特定连接结构在某甲公司提出涉案专利申请前，均未被公众所知悉。双方争议的上述两项技术信息构成反不正当竞争法意义上的技术秘密，某甲公司的相反主张不能成立。

(二)关于某甲公司提出的涉案专利申请是否披露了某乙公司所主张技术秘密的问题

就当事人主张的技术秘密与所对应的技术信息进行相同或实质相同比对时，应根据其主张来确定需要保护的技术秘密的范围。若当事人主张的技术秘密是一个完整的技术方案，应予保护的对象及技术比对的内容就是一个完整的技术方案；若当事人主张的技术秘密是某一项或某几项技术信息，则技术比对的内容就是该技术信息本身，而非整体技术方案。具体到本案而言，某乙公司明确请求保护的是“新设备下料图纸”中的各项技术信息，某甲公司在二审中主张涉案专利未披露其中涉及滚筒设置位置、曲柄与连接杆的特定连接结构这两项技术秘密。本院认为，若涉案专利权利要求书、说明书或附图中显示的内容包含有某乙公司所主张的任何一项技术秘密，即使涉案专利在该项技术秘密之外需结合其他技术特征才能形成了一个完整的技术方案，也应当认定涉案专利中存在与某乙公司所主张技术秘密相同或实质相同的技术信息。

1.关于“滚筒设置位置”技术秘密是否已被涉案专利申请文件披露的问题。

从已查明的事实可知，涉案专利权利要求书、说明书均记载了机架上安装有主动滚筒和从动滚筒、主动滚筒下方设置有摆料板的技术特征，说明书附图中也有相应部件及其位置关系的显示。以上内容与某乙公司提交图纸中的相应技术信息相同。原审判决由此认定涉案专利披露了某乙公司关于“滚筒相对位置关系”的技术秘密，具有事实依据，并无不当。

2.关于“曲柄与连接杆的特定连接结构”技术秘密是否已被涉案专利申请文件披露的问题。

在界定需要保护的技术秘密的具体内容时，应将该技术信息与现有技术之间的差异作为考量依据。本案中，以某乙公司的“新设备下料图纸”所记载内容为依据，结合在先专利中记载的驱动组件与摆动件之间的连接方式来审查，某乙公司要求保护的曲柄与连接杆的特定连接结构是指连接杆直接铰接于摆料板正背面，其中包括三个技术要点，即连接方式为铰接、连接杆与摆料板直接连接、连接位置为摆料板正背面。该技术秘密点由此三部分共同组成，缺一不可。理由在于：其一，该技术信息中的“铰接”连接方式已被在先专利公开；其二，直接将连接杆铰接于摆料板一侧的结构无法推动摆料板做平稳、顺畅的往复运动。在先专利中，连接杆并未与摆料板直接铰接，而是通过连接杆与转轴铰接、转轴穿过摆料板的方式，使连接杆将电机输出的驱动力传至转轴上，摆料板随着转轴的转动而摇摆，即围绕转轴在一定弧度内作往复运动。与在先专利技术公开的连接方式相比，某乙公司要求作为技术秘密保护的曲柄与连接杆特定连接结构，是将连接杆直接铰接于摆料板上。这一直接铰接方式确实能够使驱动力直接作用于摆料板，减少了驱动力先传递至转轴、再通过转轴带动摆料板往复运动时的损耗，同时也能减少转轴与摆料板之间相互运动而带来的磨损。但是，由于摆料板是具有一定体积的四方体，若对其提供摇摆驱动力的连接杆仅仅铰接于该摆料板的一侧，则仅仅作用于一侧的力难以推动摆料板做平稳、顺畅的往复运动。也就是说，直接铰接于摆料板一侧而非其正背面的连接结构并不能达到某乙公司所称“提高摆动效率、降低驱动力需求”的效果。正基于此，某乙公司才选择将曲柄铰接于摆料板的正背面，即摆料板朝向电机一面的正中位置，以此连接结构使摆料板在连接杆所传递驱动力的作用下平稳摇摆、较为匀速地作往复运动，最终实现连续地将充气膜折叠后铺于箱体中。本案诉讼中，某乙公司认为只要连接杆与摆料板直接铰接、无需限定具体铰接位置即与其技术秘密相同或实质相同的主张，与其关于该技术秘密用于实现摆动效率更高、摆动所需动力更少的陈述相矛盾，不能成立。

与某乙公司要求保护的曲柄与连接杆前述特定连接结构相比，涉案专利权利要求书记载的内容公开了摇摆机构的组件以及摇摆机构与摆料板相铰接，即公开了铰接这一连接方式，以及摇摆机构与摆料板之间是直接连接、而非通过其他部件间接连接。至于具体的铰接位置。涉案专利权利要求书、说明书中虽无文字记载，但其说明书附图中明确显示了摇摆机构与摆料板的铰接点位于摆料板朝向电机的一面。以上内容与某乙公司提交图纸中的相应技术信息相同。原审判决由此认定涉案专利披露了某乙公司关于“曲柄与连接杆的特定连接结构”的技术秘密，具有事实依据，并无不当。

综上，某甲公司申请的涉案专利披露了某乙公司就滚筒的设置位置，以及曲柄与连接杆的特定连接结构所享有的技术秘密，原审判决由此认定某甲公司的上述披露行为构成对和解协议的违反、某甲公司应承担违约责任并无不当。

(三)关于某甲公司是否应向某乙公司支付400万元违约金，以及某乙公司是否应向某甲公司返还保证金5万元并支付相应利息的问题

如前所述，因某甲公司申请涉案专利的行为披露了某乙公司关于“滚筒相对位置关系”的技术秘密，构成对双方签订的和解协议的违反，原审法院由此判令某甲公司承担违约责任具有事实依据和法律依据。违约金数额方面，原审法院在约定数额500万元的基础上酌情调低为400万元，某乙公司对此未提出上诉，故本院不再予以调整。此外，鉴于某甲公司存在前述违约行为，则和解协议约定的5万元保证金返还条件未能成就，原审法院未支持某甲公司关于某乙公司向其返还5万元保证金及其利息的请求亦无不当，本院予以维持。

杭州丙某科技有限公司与杭州运某科技有限公司、顾某洁、胡某、乔某伟合同纠纷案[最高人民法院(2021)最高法知民终1530号]

本期执行主编：赵佳星律师 北京云亭律师事务所

责任编辑：徐淑明 微信号：17310145421