深圳企业应对337调查的实务要点
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科技
2024-10-14 18:30
广东
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337调查是指美国国际贸易委员会（International Trade Commission，ITC）根据美国《1930年关税法》的1337节及相关修正案进行的调查，其针对的对象是进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平行为。当前，中国企业在美国知识产权纠纷中，337 调查数量逐年增多。337 调查的主要程序包括：申请、立案、应诉、听证前会议、取证、听证会、行政法官初裁、委员会复议并终裁、总统审议。如果任何一方当事人对 ITC 的裁决结果不服，可以向美国联邦巡回上诉法院（CAFC）提起上诉。
337调查具有程序快捷、救济措施严厉、被诉人应诉难度大等特征，常常使中国企业面对 337 调查时处于不利地位。但仍可以从近年来国内企业应对337调查的成功案例中总结出可供参考的有益经验，此处归纳为以下几点。
337调查的救济措施严厉，ITC在337调查程序中向权利人提供的救济措施主要包括：发布有限排除令（Limited Exclusion Orders）、普遍排除令（General Exclusion Orders）、临时排除令（Temporary Exclusion Orders）和禁止令（Cease and Desist Orders）。其中，最严厉的当属普遍排除令，其可排除 337 程序中原告涉案知识产权所涵盖的所有侵权产品（不论由谁生产）进入美国，具有对物性（与有限排除令具有的对人性相对）。但上述救济措施各有其颁布条件和程序要求，只要被诉企业积极采取措施，并非不可避免。对于面向美国市场的深圳企业而言，若遭遇 337 调查，应当及时采取措施，积极应诉，争取和解、谈判和胜诉的机会。否则，一旦ITC缺席判决，导致侵权产品被禁止进口美国等严重后果，将对被诉企业的美国市场造成严重打击。企业面对337调查时，应当综合考量律师的执业资格、专长业务领域、收费报价方式等，选择合适的代理律师。非美国执业律师代理337调查程序可能会给深圳企业带来诸多严重法律风险。美国法严格禁止非美国律师提供美国法法律服务，并针对此行为追究其刑事责任。非美国律师代理337调查在调查程序上有诸多劣势。比如，当事人将丧失美国法下赋予寻求法律服务当事人之“律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）”及“律师与客户工作成果特权（Work Product Doctrine）”的法律保护，导致中国企业与非美国律师之间的交流也作为呈堂证供被提交法院和对方。对方可能在迫在眉睫的法律程序前突然提出申请，以代理律师并非美国执业律师为由请求ITC责令被诉企业必须更换代理律师，甚至请求责令撤回所有该代理律师参与准备并提交的全部文件。非美国执业律师还无义务遵守美国执业律师的职业道德准则、无法接触到337调查程序中相当数量的诉讼文件和资料，甚至无权在证人询问环节参与对对方证人的询问。因此，建议深圳企业在面对337调查程序时，仔细甄别代理律师身份，核查代理人是否具有美国律师执业资格。较为可靠的查询方式是在律所获得执业资格所在州的律协或州最高院网站上查询。337调查中代理律师的业务领域选择具有特殊性。约90%和知识产权有关的337调查案都是专利侵权纠纷，但由于337调查程序与美国知识产权诉讼程序有较大差异，擅长知识产权诉讼的律师并不一定擅长代理337调查程序。因此，企业可以通过律师的业绩、所写文章、演讲题目等信息判断其是否能胜任337案件的代理。在代理律师的收费方式的选择与评估方面，深圳企业应当了解美国律师的收费方式与标准，并就律师工作内容、分工与各阶段封顶报价等事项约定清楚。一般而言，一次337调查程序和一场联邦法院专利诉讼的律师费用大致相同，但由于337调查的程序进展较快，律师费将在更短时间内收取完。中国律所美国执业律师与美国律所美国执业律师共同代理，是深圳企业面对337调查选择代理律师的最优策略。工作效率方面，若中国所美国律师也同时具有中国律师资格，更能保障两国法律制度的精准翻译解读，提高工作衔接精确度。中国所美国律师代理337调查案件的，其还可在中国大陆提起“反制性”法律程序进行“双战场”打击，以之作为战略牵制，有效应对337调查案原告的整体诉讼策略，也大大增加了被诉的中国企业在337调查案中尽快达成和解的可能性。此外，中国所美国律师可与美国所美国律师利用时差进行配合，确保有昼夜时差的两地律师可“不间断地”为案件进行服务，大幅度提高了工作效率，在应对程序进展快的337调查中优势十分明显。在权益保障方面，中国所美国律师受到中美两国监督与管理规定的约束，更能避免其侵害客户行为。中国所美国执业律师与深圳企业的关系更加紧密，且不存在语言和文化差异，通常也代表中国企业监督美国所律师工作，还能大幅度节省差旅费、翻译费等律师费支出。三、安排绕道设计（或称“规避设计”，design around）
对337调查中的被诉企业来说，基本应诉目的是保留产品继续进入美国市场的资格，采用的常见策略是进行绕道设计。绕道设计的目的是设计新的产品，确保其不落入原告涉案专利的保护范围。CAFC和ITC在裁决先例中多次认为，ITC有权对已经被进口至美国的绕道设计产品进行评估与裁决。中国企业常会有“做绕道设计是否意味着承认侵权事实”之顾虑，对此大可不必担心，做绕道设计并不意味着被诉企业承认了侵权事实，行政法官也不会因此而增加其认定侵权的心证砝码。实际上，CAFC曾表示，合法的绕道设计是发展新技术的通道，应当一贯被鼓励。需要注意的是，原告可能会要求被告对绕道设计进行证据开示，以求将被告的绕道设计纳入本次337调查程序的救济中。若认定绕道设计不构成侵权，ITC还可能在排除令中明确将此绕道设计排除在外。对于尚未被ITC就是否侵权作出过裁决的设计，ITC和海关机关各自均有评估程序。海关机关的程序中仅允许进口方或评估申请人参与此评估程序。但是，在此单方程序（进口方或评估申请人与海关机关之间存在正式沟通渠道的程序） 下，不论海关机关的决定是什么，对于尚未被ITC就是否侵权作出过裁决的设计，进口方或评估申请人都可能面临一个新的法律风险：权利人针对此新设计提起一个新的337调查程序，且不受一事不再理的程序性限制。在ITC的评估程序中， 在任何人提出申请的情况下，ITC均可就新行为是否违反排除令、禁止令或和解裁定进行评估，并出具结论性意见，但此结论性意见不可被受到不利影响的一方提出上诉。根据案件的具体情况，深圳企业还可以在337调查中主张多种抗辩事由。337调查程序中常见的抗辩事由包括涉案产品未落入专利权利要求保护范围、涉案产品非“进口”产品、专利无效抗辩、先用权抗辩、专利权人不应获得救济 （unenforceable）、“国内产业”要件未满足、原告未证明“损害”、被告获得了原告的授权或不起诉承诺、原被告间签署过仲裁协议或仲裁条款，ITC对此纠纷无主管权、反垄断法层面的专利权滥用、原告授权或维权过程中存在不正当行为、原告并非有权提起维护法律程序的知识产权权利人、原告启动程序时未满足知识产权权利人维权的程序性要件、原告提起的诉讼无事实或法律依据，系滥诉等。被诉企业除了被动应诉之外，还可以通过反制措施争取主动地位，进行反击。被诉企业可以选择在美国、中国或其他国家针对337调查原告提起新的法律程序，具体方式与效果各有不同。（一）在美国提起新的法律程序若企业选择在美国提起新的法律程序，主要有以下几种路径供选择。一种路径针对337调查原告的专利提起无效程序，包括IPR 、PGR或EPR。对于利用何种美国专利无效程序，企业应当及时咨询熟悉相关程序的律师，充分利用每个程序的优势之处。比如，EPR 可匿名提出，但无效申请人不能在程序中发表意见；PGR可提的专利无效理由多；IPR在被诉后1年内均可提，但IPR只能以102 条和 103 条作为无效理由等。另一种路径是针对337调查的原告提起知识产权侵权诉讼（或提起反制 337 调查）或在此337调查程序中提起反诉（其会被移送至联邦法院审理）。但这一路径需要满足两个前提：第一，企业需在美国有充分知识产权权利储备，可供针对该原告予以反击。第二，该反制诉讼应具有充分的实施和法律依据，切勿滥诉，否则提起滥诉的一方当事人和代理律师都可能遭受惩处，包括支付对方律师费、法庭罚款、吊销律师执照等。满足特定条件时，被诉企业还可针对原告提起其他法律程序，比如反垄断、不正当竞争等，但同样不能是缺乏事实或法律依据的滥诉。此外，若 337调查的原告律师存在任何违反律师职业道德的行为，可考虑针对该律师向监管机构（一般为执业所在州最高法院的律师执业纪律监管部门）提起投诉，或者向ITC提出申请，要求认定违反职业道德的律师无权代理本案，在特定条件下，还可能有权直接针对该律师提起民事诉讼。（二）在中国（或其他国家）针对美国337调查原告提起新的法律程序除了在美国提起新的法律程序外，被诉企业也可以在中国或其他国家提起新的法律程序，目的是牵制与制衡337调查的原告，迫使其应对多场战役，增大与之和解的可能性。比如，被诉企业可以针对337调查原告的专利在中国提起无效程序，使原告在中国的核心专利被无效，且中国专利无效程序进展速度快，在时间进程上具有显著优势。若被诉企业在中国有充分知识产权权利储备，还可针对该原告予以跨境反击，即，可针对原告在中国提起知识产权侵权诉讼或提起行政投诉（后者速度快，可快速出结果，但不能获得赔偿）。其他可供选择的法律程序还包括提起反垄断、不正当竞争、合规审查等程序。除了在遭遇337调查后的及时应对，在美国市场上有重大经济利益的深圳企业还应防患于未然，采取避免被诉337调查的长远防御性措施。（一）完善内部知识产权管理体系，建立专业法律团队。对内管理上，企业应完善内部知识产权管理体系，建立专业的法律队伍。企业可自行建立或是或者长期聘用一家具有美国律师执业资格的知识产权律师团队。企业也应当协调技术研发部门与知识产权保护部门之间的有序和有效沟通。对外布局上，企业应安排其在美国的知识产权布局。企业应当关注和跟进美国知识产权法律动向，据此适时调整企业在美国知识产权布局策略，及时进行知识产权的申请，并维护在美知识产权资产。资金投入上，企业可以加大通过知识产权交易或者原始研发的方式获得新的知识产权资产的资金投入。（二）聘请美国律师对在美上市且存在风险的产品进行FTO尽职调查。企业在产品上市前，应尽早聘请美国律师进行FTO尽职调查。FTO尽职调查是对实施某项技术可能侵犯他人专利权进行评估，其最核心部分是对已公开或已授权的专利文献进行检索，仔细将其与欲实施的技术进行对比，评估后者是否落入前者的保护范围。若企业可以提供律师对其所使用技术不会侵犯他人专利权的意见，则该意见可被用作证明企业的侵权行为不构成故意侵权的初始证据，有助于企业减少经济损失。若FTO尽职调查结果显示该产品存在侵犯他人专利权的可能，则企业可以作出减少侵权风险的商业决策，可供选择的方案有：修改欲实施的技术方案，以免落入在先专利权的保护范围；等待在先专利权保护期期满后再开发和实施该技术；针对在先专利权提起专利无效程序；与在先专利权人就专利转让、许可使用、交叉许可、建立专利联盟等进行协商；彻底放弃实施该技术。337调查程序中对事实部分的证据开示范围超过联邦法院诉讼，所涉及的证据开示信息特别广泛、全面、具体、详细。无合理理由，拒绝或不能向原告依据其证据开示清单所列要求提供信息的，被告将可能承担对已不利的法律后果。因此，对于销售至美国市场的产品，深圳企业应保存该产品详细与全面的生产与经营记录。企业应建立完善的档案管理制度及严格落实制度的对应措施。若无此制度和措施，原告可能会对被告提供的留存文件提出质疑，并认为此文件涉嫌为了此337调查程序而临时“制作”出来的，缺乏可信度。设立完善的留存制度，要求企业常规性、系统性地定期且及时将信息保存在技术可靠性强的电子或物理介质上。需要提供证据资料时，避免以“还需若干日的时间方可调取到”作为理由请求延期提供，这会严重影响到材料的可信度。若保存的文件全部标有“xx 公司档案文件”或“张三公司存档文件——保密”等自动生成的字样，将有更高的可信度。需要特别提示的是，若中国企业已知某款销售至美国的产品有侵权风险，不应盲目删除、销毁或藏匿可能对己方不利的生产信息，更应当立即完善与改进该款产品生产信息（包括绕道设计）的留存制度，并应立刻就如何应对向美国知识产权律师进行咨询，切勿对存在侵权风险的产品生产信息造假。337调查启动后程序进展极快，企业可能没有充分时间准备对己方有利的证据。因此，企业已知有某专利可能是产品在美上市的绊脚石时，应巧妙且充分运用美国专利无效的几个程序，及早对“绊脚石”专利提起专利无效。
作者：桂佳
单位：北京市环球律师事务所
简介：桂佳，北京市环球律师事务所合伙人，国家海外知识产权纠纷应对指导中心的首批专家、粤港澳大湾区国际知识产权人才港专家库的首批专家，拥有中国和美国加州律师执业资格；善于为中国企业在美国诉讼与行政投诉（含337调查）中提供法律服务，特别擅长在美国联邦法院诉讼中代表中国企业应诉知产等诉讼。
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