【法律天地】创造性判断中“三步法”适用的整体逻辑思路探讨

文丨许艳 谭远 陈旭暄

本文针对审查实践中存在的问题，从“三步法”的整体逻辑判断思路出发，结合具体案例，就最接近的现有技术的选取、区别特征和发明实际解决的技术问题的确定以及显而易见性的判断三个方面，对“三步法”的适用作出诠释。

根据《专利审查指南》（下文称“指南”）的规定，判断发明相对于现有技术是否显而易见通常采用“三步法”。“三步法”的提出是为了站位本领域普通技术人员的角度，尽可能重塑发明过程，使得对于发明是否具备创造性的判断更为客观公正。

笔者对60余件近年来机械领域驳回复审案件进行跟踪调研，发现部分案件在创造性的法律适用上存在值得商榷之处，究其原因主要是没有理顺“三步法”各步骤之间的逻辑关系。本文将基于三步法整体逻辑判断思路，分析各步骤的逻辑判断方法，以期对创造性的客观判断提供一定的参考。

“三步法”的三个步骤依次推进、相互关联，共同构成了判断创造性的基本逻辑关系。在创造性判断时应对三个步骤进行整体分析，笔者尝试以流程图的形式梳理了三步法的整体逻辑判断思路（如图1所示）。

图1 创造性判断的整体逻辑判断图

下面将说明图1“三步法”中每个步骤的适用逻辑，从整体上分析创造性判断的全过程。

（一）最接近的现有技术的确定   

“确定最接近的现有技术”是创造性判断“三步法”中的第一步。最接近的现有技术选取是否恰当，直接关系到创造性说理的合理性和难易程度，甚至会影响对创造性结论的判断。根据指南的规定，确定最接近的现有技术，应从现有技术所属的技术领域、所要解决的技术问题、产生的技术效果、用途及技术方案本身等多个角度综合判断。如何考虑上述多个角度之间的关系，以在众多现有技术中筛选出最适合作为发明起点的现有技术，系审查实践中较为常见的困惑。

最接近的现有技术的选取是为了使本领域技术人员以尽可能贴近发明创造的过程确定发明的起点。但是，重塑发明的过程并非只从发明人视角出发而是从本领域技术人员的角度出发，因而本领域技术人员所确定的最接近的现有技术并不一定是发明人所面对的背景技术。另一方面，做出一项发明创造的动因通常是为了实现某一技术目的或者解决某一技术问题，虽然本领域技术人员能够获知该领域中所有的现有技术，但技术目的的实现或者技术问题的解决是促使本领域技术人员在众多现有技术中选择确定发明起点（即最接近的现有技术）的重要考量因素。《欧专局上诉委员会判例法》也指出，发明主题的指定、原始问题的提出、预定用途和所要达到的效果等方面的权重通常应大于最大数量的相同技术特征所获得的权重。

因此，笔者认为，可按照图1所示的逻辑判断方法进行最接近的现有技术的筛选。具体为：第一，应当首先考虑技术领域相同的现有技术；当现有技术的技术领域与要求保护的发明的技术领域不相同时，考虑是否存在将其转用或者应用于发明所属技术领域中的可能性，如果不存在转用的可能性，则该现有技术通常不适合作为最接近的现有技术来评价发明的创造性。第二，当现有技术的技术领域与发明所属技术领域相同或者可以转用于发明所属技术领域时，需要进一步考虑两者要解决的技术问题是否有关联，即二者要解决的技术问题是否相同或者本领域技术人员是否能够意识到该现有技术存在发明所要解决的技术问题。如果两者要解决的技术问题有关联，则本领域技术人员会考虑将其作为改进基础；如果该现有技术呈现的整体信息与发明要解决的技术问题在技术上不存在关联，则这样的现有技术通常不会被本领域技术人员考虑作为改进基础，因此在审查过程中也不适合作为最接近的现有技术来评价发明的创造性。

（二）区别特征和发明实际解决的技术问题的确定  

创造性判断“三步法”的第二步为“确定区别特征和发明实际解决的技术问题”。区别特征的确定，是在充分理解发明和现有技术的技术方案的基础上，通过比较与发明最接近的现有技术得来的，其体现的是发明相对于现有技术的创新点。根据区别特征在发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题，体现的是发明相对于该最接近的现有技术的技术效果。只有准确确定发明相对于最接近的现有技术的区别特征，才能够准确认定发明的创新之处，进而为确定发明实际解决的技术问题奠定基础，为寻求技术启示指明方向。

但是，在实践中我们发现，在适用“三步法”中的第二步时，存在一些问题，主要体现为两点：一是对于区别技术特征的认定不够客观与全面，出现遗漏区别技术特征的情况，或者在划分技术特征时，没有充分考虑技术特征之间的关联性，割裂了技术特征的整体性；二是由于区别技术特征认定有误以及局限于发明说明书的记载，导致对发明相对于现有技术作出的实际贡献认定不准，从而在确定发明实际解决的技术问题时出现偏差。

准确理解发明是认定区别特征的基础，而区别特征的准确认定则是合理确定发明实际所要解决的技术问题的前提。在确定区别特征和发明实际解决的技术问题时，需要从三个方面考虑。首先，应客观、全面比对发明权利要求与现有技术的技术方案，不能遗漏区别特征。在划分技术特征时，要充分考虑技术特征之间的关联性，如果技术方案中多个技术手段之间互不依存、彼此独立，通过各自发挥不同作用分别解决不同的技术问题、产生不同的技术效果，则应当将其划分为不同的技术特征；相反，如果技术方案中多个技术手段之间紧密联系、相互依存，共同解决同一技术问题、产生相应技术效果，则应当将其作为一个或一组特征来整体考量，以确保这种通过技术手段之间相互配合作出的贡献不会被忽略。其次，在确定区别特征产生的技术效果时，需要将权利要求记载的各部分内容与其在技术方案中所起的作用、解决的技术问题、产生的技术效果等内容综合起来考虑分析。最后，需要依据区别特征在整体方案中所能达到的客观技术效果确定发明实际解决的技术问题，其既不是区别特征本身的性能，也不受限于说明书本身的记载。

（三）技术启示的判断

创造性“三步法”的第三步为“判断要求保护的发明对于本领域技术人员来说是否显而易见”。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，使得本领域技术人员在面对第二步所确定的发明实际解决的技术问题时，有动机改进第一步所确定的最接近的现有技术并获得要求保护的发明。笔者认为，对技术启示的整体考量，通常需要按图1所示的三个步骤进行。第一个步骤是要判断现有技术是否公开了与区别特征对应的技术手段；第二个步骤是判断该技术手段在该现有技术中所起的作用是否与本申请相同；第三个步骤是要判断该技术手段能否用于最接近的现有技术，尤其是当将另一份对比文件与最接近的现有技术相结合时是否存在结合的障碍。技术手段与作用的考虑缺一不可，只有两者相同，且不存在将现有技术进行结合的障碍时，才具有技术启示。笔者调研发现，对于技术手段和作用的判断，容易仅关注技术特征本身，忽略对比文件所公开的技术方案的整体性；对于现有技术是否存在“结合的障碍”而言，则往往会被忽略，或者由于涉及多篇现有技术之间的关联而容易出现判断失误。下面将分别从其他对比文件、最接近的现有技术、区别特征三个角度说明如何在“技术启示”的判断中进行整体考量，以及怎样判断是否存在结合障碍。

1. 结合使用的其他对比文件

审查实践中，容易出现只孤立考虑其他对比文件所公开的技术特征，而忽略其所公开的技术方案的整体性，从而对区别特征是否被对比文件所公开且具有相同作用的判断出现偏差。而一旦出现偏差，也往往会影响对该对比文件是否与最接近的现有技术存在“结合障碍”的进一步判断。

对对比文件是否公开了区别特征的判断，需要考虑对比文件的整体技术方案，也即不仅考量区别特征本身，还需重点考量对比文件中与该区别特征相关联的其他技术特征，判断本领域技术人员是否会为解决相同的技术问题而将该区别特征从其整体的技术方案中剥离出来。若该相关特征与其他特征密切关联，作为一个整体的技术手段在对比文件中发挥作用，则不能认为对比文件公开了该区别特征。反之，若对比文件中的相关特征独立实现了与区别特征相同的作用，则认为对比文件公开了该区别特征。

在对比文件确实公开了区别特征的基础上，再进一步考虑现有技术之间是否存在“结合的障碍”。此时，需要关注现有技术之间是否存在技术领域或具体应用环境的差异性；若两者之间存在差异，需要进一步判断本领域技术人员从实际解决的技术问题出发，是否存在将该区别特征应用到最接近的现有技术中的障碍。

2. 最接近的现有技术

在其他对比文件公开了相应的区别特征的情况下，在审查实践中，也常存在忽略最接近的现有技术的整体方案本身，而将该区别特征机械地结合应用于最接近的现有技术从而否定创造性的问题。

在判断是否存在结合的障碍时，还需要整体考量最接近的现有技术，判断将其他对比文件公开的技术手段（即区别技术特征）应用于最接近的现有技术时，是否存在导致相应的技术方案无法正常实施或工作的情况。如果将区别技术特征应用到最接近的现有技术中会导致改进后的技术方案在其自身的使用环境下不能正常工作，通常会认为二者之间存在结合的障碍，这种障碍使得本领域技术人员没有动机将其他对比文件所公开的区别技术特征应用于最接近的现有技术。

3. 区别特征

审查实践中也存在对于解决同一技术问题的整体区别特征，分别采用不同现有技术结合评述的情形。对于这种情况，容易仅关注不同的现有技术是否公开了其中部分特征，而忽略需要考虑不同现有技术整体是否能够给出共同解决同一技术问题的结合启示。

对于技术启示的判断，必须要考量区别技术特征的整体性。当一份现有技术不能完全公开对应解决同一个技术问题的区别技术特征，而需要进一步结合其他现有技术或公知常识时，不能将散落于不同现有技术中的零散技术特征或者技术特征的局部简单拼凑在一起，而是需要从该技术问题出发，考虑该另一现有技术或公知常识是否给出了解决该技术问题的技术启示，使本领域技术人员会将上述不同的现有技术与最接近的现有技术显而易见地结合。

在判断技术启示时，不能简单地将应当从整体上考量的技术手段割裂开，分别认定为所属技术领域的公知常识，而忽略两者之间的协同贡献。

本文对“三步法”判断创造性的整体逻辑判断思路进行了梳理。总的来说，在确定最接近的现有技术时，原则上首先要考虑的是现有技术与发明的技术领域是否相同或相近，若二者不相同或不相近，要考虑是否存在将其转用或应用于本申请所属技术领域的可能性；其次，要考虑二者的技术问题是否相关联。在确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题时，应客观、全面地考量发明与最接近的现有技术，准确划分技术特征，对于共同解决同一技术问题、产生关联技术效果的技术特征应当整体考量，以确保通过技术特征之间相互配合作出的贡献不会被忽略。在技术启示的判断中，不仅要判断现有技术整体上是否公开了区别技术特征以及该区别技术特征在该现有技术中所起的作用与其在本申请中是否相同，还要整体考量在将其应用于最接近的现有技术时，二者是否存在结合的障碍。