来源：民法典实务
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【裁判要旨】根据专利法第六十五条及相关司法解释的规定，侵害专利权的赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。但是，在确认不侵害专利权纠纷中，并不满足法定的赔偿合理开支的适用条件，上述规定的适用范围限于侵犯专利权纠纷，并不及于确认不侵害专利权纠纷。因此，东仪公司主张研华公司赔偿其包含律师费在内的合理开支，缺乏法律依据。确认不侵害专利权纠纷系保护被警告人或利害关系人免受是否侵害他人专利权这一不确定状态干扰的补救性诉讼，在诉的分类上属于民事消极确认之诉，一般不涉及损害赔偿责任的承担。除有证据证明专利权人存在权利滥用或者实施商业诋毁等不正当竞争行为之外，通常也难以认定专利权人具有主观上的可责性。而且，我国民事诉讼不实行律师强制代理制度，律师代理费以各自负担为原则，以败诉方负担为例外。本案中，双方当事人的争议为东仪公司制造、销售给君洋公司并使用于珠海建工质监站的“DY-KS5FZZ”型号全自动抗渗仪是否侵害了研华涉案专利权，解决的是被警告人或利害关系人是否存在专利侵权行为的争议，东仪公司并未在本案中主张研华公司存在权利滥用、不正当竞争等行为，在不涉及损害赔偿争议的情形下，本案单独审理律师费转付的争议缺乏基础。上诉人南京研华智能科技有限公司（以下简称研华公司）因与被上诉人无锡东仪制造科技有限公司（以下简称东仪公司）确认不侵害专利权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院于2021年8月4日作出的（2020）苏05民初738号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年6月22日立案后，依法组成合议庭，对本案进行了书面审理。本案现已审理终结。研华公司上诉请求：撤销原审判决第二项，由东仪公司承担本案一、二审诉讼费用。事实与理由：在确认不侵权之诉中，不应审查和支持关于赔偿律师费的主张，原审判决研华公司支付东仪公司为本案诉讼支出的律师费1万元没有依据。（一）确认不侵害知识产权纠纷属于确认之诉，不属于侵权之诉，其裁判结果只是作出一种宣告性的判决，不应当涉及对其它法律关系的判断，也不存在判令承担民事责任的问题。（二）东仪公司基于权利人发出侵权警告的同一事由已经另行提起不正当竞争诉讼，本案亦是由于侵权警告而引起，不应在两案中同时主张损害赔偿。（三）法律关于律师费的明确规定有12种情形，但并不包含确认不侵害知识产权之诉。即便本案按照侵权之诉的法理来裁判，也不应当支持律师费。专利权人发函并不存在主观过错，不符合侵权责任的构成要件。东仪公司辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。东仪公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2020年7月3日立案受理。东仪公司起诉请求：1.确认东仪公司销售给深圳市君洋实验设备有限公司（以下简称君洋公司）的全自动抗渗仪设备未侵犯研华公司专利号为20172062××××.5、名称为“混凝土抗渗性能试验装置”的实用新型专利（以下简称涉案专利）权；2.判令研华公司承担东仪公司为维权支出的律师费2.12万元；3.本案诉讼费用由研华公司承担。事实和理由：君洋公司为东仪公司广东省总经销。2020年4月10日研华公司向君洋公司发出告知函，声明君洋公司销售给珠海市建设工程质量监测站（以下简称珠海建工质监站）的全自动抗渗仪设备涉嫌侵犯研华公司涉案专利权。2020年4月22日，东仪公司委托律师向研华公司发出律师函，要求其在收到律师函之日起一个月内撤回告知函或向法院提起侵权诉讼，但迄今为止研华公司未撤回也未就告知函上的内容提起诉讼。经比对，东仪公司销售给君洋公司的全自动抗渗仪设备并未侵犯研华公司涉案专利权。研华公司发函的行为严重影响了东仪公司的正常经营，且其拖延不予诉讼的行为使得东仪公司的产品是否侵权一直处于不确定的状态，故东仪公司提起本案诉讼。研华公司原审辩称：东仪公司的诉讼请求不能成立，应予驳回。（一）东仪公司制造、销售的全自动抗渗仪设备落入涉案专利权的保护范围，应当确认为侵权。（二）本案是确认不侵害知识产权纠纷，属于确认之诉，并非给付之诉，东仪公司主张律师费混淆了两种诉讼的性质。（三）东仪公司已就侵权警告函引发的损失向江苏省无锡市中级人民法院提起了不正当竞争之诉，提出了赔偿请求。（四）东仪公司主张不侵权的多个案件涉及同一侵权设备，多个案件同时开庭、勘验，工作量仅相当于一个案件，东仪公司请求的律师费金额不当。研华公司成立于2018年3月28日，注册资本2000万元，登记经营范围为：智能技术开发；仪器仪表、电子产品、机械设备研发、制造、销售及维修；软件开发、技术转让、技术服务等。东仪公司成立于2002年6月7日，注册资本850万元，登记经营范围为：试验机研发、生产、销售；仪器仪表、通用设备、专用设备、电器机械的研究开发和销售；计算机软件开发、销售等。研华公司先后向国家知识产权局申请了系列专利，包括涉案专利、20151033××××.5号“升降装置及采用升降装置的全自动混凝土抗渗仪”发明专利、20151033××××.6号“密封渗透装置及采用密封装置的全自动混凝土抗渗仪”发明专利、20183039××××.X号“混凝土抗渗仪”外观设计专利、20192068××××.9号“混凝土抗渗仪锁紧装置”实用新型专利。其中，涉案专利于2017年5月31日申请，2018年1月23日获得授权。2019年11月26日，珠海建工质监站向君洋公司采购型号为“DY-KS5FZZ”的“全自动抗渗仪（5层书柜式）”2台。就上述两台设备，君洋公司向东仪公司采购后向珠海建工质监站供货。2020年4月10日，研华公司向君洋公司发出了《告知函》。其内容为：“我司通过了解，贵司已销售给珠海市建设工程质量检测站全自动抗渗仪设备，该产品相关技术指标数据疑似侵犯我司知识产权，我司已经取得自动抗渗仪设备相关专利，发明专利2项（专利号：20151033××××.5、20151033××××.6），实用新型专利2项（专利号：20172062××××.5、20192068××××.9），外观设计1项（20183039××××.X），请贵司在销售时予以考虑相关知识产权，否则贵司销售的全自动抗渗仪会涉及知识产权纠纷，我司近期已对相关侵害知识产权公司进行证据保全，将会对侵害我司知识产权公司进行诉讼，请贵司充分考虑其知识产权的重要性。”2020年4月21日，东仪公司委托江苏金易律师事务所向研华公司发出《律师函》，告知其向君洋公司发出的《告知函》所涉设备系君洋公司向东仪公司采购，并由东仪公司直接发往珠海建工质监站，要求研华公司在收到律师函之日起一个月内向有管辖权的法院提起侵权诉讼，否则视为撤回《告知函》，如在收到律师函之日起一个月内既不提起诉讼，也不撤回告知函，东仪公司将采取一切合法手段保护自身合法权益。后研华公司并未就《告知函》所涉的20151033××××.5号、20151033××××.6号、20183039××××.X号、20192068××××.9号专利以及涉案专利向东仪公司提起侵权诉讼。东仪公司遂提起本案诉讼。关于本案侵权判断，双方经协商，一致同意以存放于苏州市相城区建设工程质量监测站有限公司处由东仪公司生产的同型号“DY-KS5FZZ”全自动抗渗仪为侵权比对对象。2021年6月22日，原审法院组织双方当事人进行了现场勘验。研华公司主张，该设备落入涉案专利权利要求1保护范围。东仪公司主张该设备不具备涉案专利权利要求1中的自密封弯折部，且渗水检测组件与涉案专利不同。涉案专利权利要求1内容为：一种混凝土抗渗性能试验装置，其特征在于：包括试件密封筒、密封底座、渗水检测组件、测试监控模块，所述试件密封筒为底部开口且具有容纳混凝土试块的空腔的圆柱体，所述密封底座设置在所述试件密封筒的底部开口处，以将所述试件密封筒密封，在所述密封底座上开设向所述试件密封筒的空腔内注入压力水的注水通孔，在所述试件密封筒的侧壁的内壁上设置橡胶密封套，所述橡胶密封套包括与试件密封筒的顶壁紧密配合的自密封弯折部，以通过所述自密封弯折部将所述试件密封筒的侧壁与顶壁之间密封，所述渗水检测组件设置在所述试件密封筒的顶部，并与所述试件密封筒的空腔连通，所述渗水检测组件包括测水电极和测水量调节帽，所述测水量调节帽设置在所述测水电极的端部，所述测水量调节帽与所述测水电极之间螺纹连接，以使所述测水量调节帽与所述测水电极之间的高度差能够调节，所述渗水检测组件与所述测试监控模块电性连接，以通过所述渗水检测组件检测所述试件密封筒中的混凝土试块是否渗水，所述测试监控模块根据渗水检测组件检测的情况判断受检测的混凝土是否合格。关于渗水检测组件，涉案专利说明书第[0010]段记载，所述渗水检测组件包括与所述筒体的上端固定连接的固定座、测水电极、弹簧和测水量调节帽，所述固定座上设置有竖直的电极通孔，所述测水电极穿入所述电极通孔，所述测水电极的下端设有外螺纹，所述测水量调节帽开设有上下贯通的螺纹孔，所述测水量调节帽的螺纹孔的内螺纹与所述测水电极的外螺纹相匹配，以使所述测水电极的下端通过螺纹旋入所述测水量调节帽的螺纹孔，所述弹簧设置在所述测水电极的周围，所述电极通孔内设置有弹簧凸台，所述弹簧的上端与所述弹簧凸台接触，所述弹簧的下端与所述测水量调节帽的上端接触。第[0011]段记载，所述测水量调节帽具有空心的内腔，在所述空心的内腔内壁上设有与所述测水电极配合的内螺纹，在所述测水量调节帽的下端对称设有两个通气凹槽，所述通气凹槽将所述测水量调节帽的空心内腔与所述测水量调节帽的外壁连通，以防止所述空心内腔的空间内的气压阻止渗水的进入，导致渗水不能与所述测水电极的下端接触。另查，东仪公司就上述《告知函》所涉5项专利侵权警告，共提起包含本案在内的5件确认不侵害专利权诉讼。2020年4月25日，东仪公司与江苏金易律师事务所签订《委托代理协议》，约定东仪公司委托该律所代理其与研华公司确认不侵害知识产权纠纷事宜，代理费10万元。2020年4月26日，东仪公司向江苏金易律师事务所开具金额为10.6万元（含税额6000元）的增值税发票一张。东仪公司主张，上述10.6万元律师费在5案中平均分配。此外，东仪公司还就《告知函》以及后续引发的诉讼，在江苏省无锡市中级人民法院对研华公司提起了不正当竞争之诉，请求判令研华公司停止不正当竞争行为并赔偿其经济损失10万元。东仪公司称该案的索赔不包括本案主张的律师费。1.关于“自密封弯折部”技术特征的争议。东仪公司认为，该公司制造、销售的全自动抗渗仪的橡胶密封套为平滑设计，没有自密封弯折部，不是通过自密封弯折部实现密封，而是通过锁紧杆与卡板卡接后实现密封。研华公司认为，自密封弯折部的作用是将密封筒的设备与顶壁之间密封，东仪公司产品中黑色橡胶密封套的上端突出，其作用也是将试件密封筒的侧壁与顶壁之间密封，两者作用相同。原审法院认为，根据现场勘验以及东仪公司提交的照片、视频，东仪公司全自动抗渗仪的橡胶密封套没有自密封弯折部，橡胶密封套与支撑圈之间通过密封结构密封，二者采用的技术手段不同，达到的技术效果也不同，不相同亦不等同。2.关于“渗水检测组件”技术特征的争议。东仪公司认为，该公司制造、销售的全自动抗渗仪的渗水检测组件位置与涉案专利权利要求1不同，渗水检测组件的组成也不同。涉案专利权利要求1渗水检测组件包括测水电机和测水量调节帽，并且该两者之间是用螺纹连接，但被诉侵权设备为光电检测方式，没有测水电机和测水量调节帽。研华公司认为，渗水检测组件设置的位置，不管是设置在顶部还是侧顶部，都是对是否渗水进行检测，东仪公司全自动抗渗仪中的渗水检测组件在检测时位于侧顶部，当试块低一些的时候也相当于是位于顶部，与涉案专利相同。原审法院认为，首先，关于渗水检测组件设置位置的争议，采用调节组件调节检测组件的检测位置，不论是设置在侧壁靠近顶部的位置还是设置在顶部，二者采用的手段基本相同，实现的技术功能、达到的技术效果也基本相同，且本领域技术人员无需付出创造性劳动即可以想到，可以认定为等同特征。其次，关于渗水检测组件的组成，涉案专利的渗水检测组件采用的是设置在试件密封筒顶部的测水电机和测水量调节帽，东仪公司全自动抗渗仪采用的是设置在试件密封筒侧边靠近顶部的光电检测组件。测水电极一般利用水的导电性能，根据涉案专利说明书第[0011]段的记载可以得出，测水电极需与渗水接触以完成检测，这将可能导致电极被腐蚀从而影响渗水检测；光电检测渗水时不依赖液体导电性，而是依据探头内部光线改变判断渗水且发出信号，这种方式环境适应性更强，不会引起腐蚀导致的检测组件损坏。据此，二者不相同也不等同。综上，原审法院认定东仪公司制造、销售的全自动抗渗仪并不具备涉案专利权利要求1的全部技术特征，未侵害研华公司的专利权。原审法院认为，确认不侵权诉讼系因权利人发出侵权警告而引发，在其侵权指控不成立的情况下，被警告方因提起确认不侵权诉讼而支付的调查取证、聘请律师等诉讼开支属于因权利人侵权警告不当而额外产生的费用，对该笔费用的发生，权利人在发出侵权警告时应当有所预见并负一定的审慎义务。因此，在侵权指控不成立的情况下，被警告方主张由权利人负担提起确认不侵权之诉产生的诉讼开支，应当在合理范围内予以支持。考虑本案涉及的是专利侵权争议，涉及较为复杂的侵权比对，东仪公司聘请律师参与诉讼具有必要性，所产生的律师费属于合理的诉讼开支。关于研华公司抗辩主张本案诉讼开支混淆确认之诉与给付支付，以及东仪公司已经就警告函提起不正当竞争诉讼从而构成重复主张的问题，原审法院认为，东仪公司在本案中仅主张为本案诉讼而支付的合理费用，并非就侵权警告函对东仪公司造成的损害提出赔偿请求，且东仪公司也当庭明确其在无锡中院提起的不正当竞争诉讼中主张的律师费并不包括本案律师费，对研华公司的上述抗辩意见不予采纳。因本案与东仪公司提起的其他确认不侵害专利权诉讼涉及同一产品，客观上减轻了东仪公司的诉讼负担以及律师代理的工作量。原审法院结合系列案件实际情况，酌情对东仪公司主张的律师费数额予以调整。原审法院依照《中华人民共和国专利法》（2008修正，以下简称专利法）第五十九条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、第十八条之规定，判决：一、确认无锡东仪制造科技有限公司生产、销售给深圳市君洋实验设备有限公司并使用于珠海市建设工程质量监测站的“DY-KS5FZZ”型号全自动抗渗仪不侵害南京研华智能科技有限公司ZL20172062××××.5号“混凝土抗渗性能试验装置”实用新型专利权；二、南京研华智能科技有限公司于判决生效之日起十日内支付无锡东仪制造科技有限公司为本案诉讼支出的律师费1万元；三、驳回无锡东仪制造科技有限公司其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2017年修正）第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费330元，由南京研华智能科技有限公司负担。本院另查明：基于《告知函》等相关事实，东仪公司对研华公司另案提起不正当竞争诉讼，后又撤回起诉。2021年8月2日，江苏省无锡市中级人民法院作出（2021）苏02民初243号民事裁定书，准许东仪公司撤回起诉。二审中，双方当事人对东仪公司制造、销售的全自动抗渗仪未侵害研华公司的涉案专利权不持异议。本院认为，根据双方当事人诉辩意见和查明事实，本案二审的争议焦点为：研华公司是否应当赔偿东仪公司为本案支付的律师代理费。关于该争议焦点，本院认为，在确认不侵害专利权诉讼中，不宜支持被警告人或者利害关系人要求权利人赔偿律师代理费等合理开支的诉讼请求，主要理由如下：首先，从现行法律和司法解释的规定来看，并无在确认不侵害专利权纠纷中支持原告律师代理费等合理开支的特别规定。合理开支是权利人为维护知识产权市场价值，进行调查取证和制止侵权行为而遭受的间接损失，是知识产权侵权损害赔偿中的特殊制度设计，体现了严格知识产权保护的政策和全面赔偿的原则，在制裁侵权、救济权利中具有重要价值。根据专利法第六十五条及相关司法解释的规定，侵害专利权的赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。但是，在确认不侵害专利权纠纷中，并不满足法定的赔偿合理开支的适用条件，上述规定的适用范围限于侵犯专利权纠纷，并不及于确认不侵害专利权纠纷。因此，东仪公司主张研华公司赔偿其包含律师费在内的合理开支，缺乏法律依据。其次，从确认不侵害专利权诉讼涉及的具体争议来看，亦不存在律师代理费转付的基础。确认不侵害专利权纠纷系保护被警告人或利害关系人免受是否侵害他人专利权这一不确定状态干扰的补救性诉讼，在诉的分类上属于民事消极确认之诉，一般不涉及损害赔偿责任的承担。除有证据证明专利权人存在权利滥用或者实施商业诋毁等不正当竞争行为之外，通常也难以认定专利权人具有主观上的可责性。而且，我国民事诉讼不实行律师强制代理制度，律师代理费以各自负担为原则，以败诉方负担为例外。本案中，双方当事人的争议为东仪公司制造、销售给君洋公司并使用于珠海建工质监站的“DY-KS5FZZ”型号全自动抗渗仪是否侵害了研华涉案专利权，解决的是被警告人或利害关系人是否存在专利侵权行为的争议，东仪公司并未在本案中主张研华公司存在权利滥用、不正当竞争等行为，在不涉及损害赔偿争议的情形下，本案单独审理律师费转付的争议缺乏基础。东仪公司在确认不侵害专利权纠纷中聘请律师是其根据自身情况主动选择确定的民事行为，与研华公司的行为之间亦不存在必然的因果关系。缺乏过错和行为的因果关系要件，在没有法律特别规定的情形下，损害赔偿的全部归责构成要件就无法成立。最后，专利侵权判断具有较强的专业性，不宜对专利权行使方式施加严格限制或者在没有明确法律依据的情况下判令权利人承担责任。实施严格的知识产权保护，需要公正、便捷、高效的维权机制维护专利权人的权益，激发其创新创造活力。侵权警告函是较为简便、有效、广泛使用的专利维权方式，仅因发出侵权警告函而让专利权人承担不利后果，既缺乏法律依据，也不利于专利权保护。因此，专利权人不应仅因其发送侵权警告的行为而承担赔偿责任。当然，需要指出的是，专利权人对所发侵权警告也负有必要的审慎注意义务，使其行为符合合法性、正当性要求，遵循诚实信用、权利不得滥用等原则，防止对被警告人或利害关系人权利的正当行使和正常经营秩序造成妨害。此外，如果专利权人存在权利滥用、实施不正当竞争等行为致被警告人或利害关系人权益受损的，受损害方可以依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》等法律、司法解释的规定另行主张损害赔偿。在本案审理过程中，东仪公司另案提起不正当竞争诉讼之后又申请撤诉，是其对自身诉讼权利的处分，若有新的事实和证据，其仍可另行主张权利。综上所述，研华公司的上诉请求成立，应予支持；原审判决认定事实基本清楚，但裁判结果有误，应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：1、维持江苏省苏州市中级人民法院（2020）苏05民初738号民事判决第一项；2、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2020）苏05民初738号民事判决第二项、第三项；一审案件受理费330元，由无锡东仪制造科技有限公司负担130元，由南京研华智能科技有限公司负担200元；二审案件受理费50元，由无锡东仪制造科技有限公司负担。
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